BPatG, 4 Ni 34/12 (EP): Zur Disclaimer-Lösung

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Patentrecht, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

BPatG, Entsch. v. 8. April 2014, 4 Ni 34/12 (EP)

Amtlicher Leitsatz:

Anders als beim nationalen Patent führt die auf eine unzulässige Erweiterung des Inhalts der
Anmeldung gestützte Nichtigkeitsklage bei einem angegriffenen EP-Patents nach Art. II § 6
Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst c EPÜ auch dann zur Nichtigerklärung des
Streitpatents, wenn die unzulässige Erweiterung in der unzulässigen Aufnahme eines
einschränkenden Merkmals besteht (uneigentliche Erweiterung) und der Patentinhaber das
Streitpatent auch durch Aufnahme einer entsprechenden Schutzrechtserklärung (Disclaimer)
verteidigt.

Europäisches Patent und Opt-Out: Unklarheit über anwendbares materielles Recht

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

Das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) wird nach seinem Inkrafttreten nicht nur für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung, sondern grundsätzlich auch für die europäischen Patente gelten, für die keine einheitliche Wirkung eingetragen wurde (Art. 3c, d EPGÜ).

Art. 83(3) EPGÜ sieht für einen Übergangszeitraum die Möglichkeit eines Opt-out vor. Ein Opt-out hat die Wirkung, dass die Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts ausgeschlossen wird. Fraglich und Gegenstand einer Kontroverse ist, ob durch ein Opt-out auch das materielle Recht des EPGÜ ausgeschlossen wird.

In der Literatur wurde weithin die Auffassung vertreten, dass durch ein Opt-out nur die Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts derogiert wird, das materielle Recht des EPGÜ aber auch für das europäische Patent ohne einheitliche Wirkung anwendbar bleibt, für das ein Opt-out erklärt wurde.

Das Preparatory Committee hat zwischenzeitlich jedoch in einem Dokument ( Interpretative note – Consequences of the application of Article 83 UPCA ) die Auffassung vertreten, dass durch ein Opt-out nicht nur die Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts, sondern auch das materielle Recht des EPGÜ derogiert wird. Begründet wird das u.a. damit, dass mit dem Einheitspatentpaket keine Vollharmonisierung des nationalen Patentrechts beabsichtigt war. Dieses Argument lässt außer Betracht, dass selbst bei Anwendung des materiellen Rechts des EPGÜ auf europäische Patente ohne einheitliche Wirkung nach Opt-out das nationale Recht immer noch Anwendung auf die nationalen Schutzrechte finden würde (ähnlich wie bei Marken und Designs).

Die Frage, ob für ein Patent nach Opt-out nationales Recht oder das materielle Recht des EPGÜ anwendbar ist, kann wesentliche Konsequenzen haben, z.B.:

a) Unterlassungsanspruch bei Patentverletzung: Nach Art. 63(1) EPGÜ wird dem Gericht Ermessen eingeräumt, ob der Unterlassungsanspruch zugesprochen wird, nach § 139 Abs. 1 PatG besteht kein derartiges Ermessen.

b) Mittelbare Verletzung: Die Lieferung eines erfindungswesentlichen Mittels in Deutschland zur Benutzung der Erfindung in England oder Frankreich ist eine mittelbare Verletzung nach dem EPGÜ (vgl. hier), nicht aber eine mittelbare Verletzung nach deutschem, englischem oder französischem nationalen Patentrecht.

Die Auffassung des Preparatory Committee dürfte keine Klärung dieser wichtigen Frage bringen. Denn da das einheitliche Patentgericht für Bündelpatente nach Opt-out nicht kognitionsbefugt ist, werden allein die nationalen Gerichte zur Entscheidung berufen sein, ob ein europäisches Patent ohne einheitliche Wirkung nach Opt-out dem materiellen Recht des EPGÜ oder allein dem nationalen Recht unterliegt.

Nachveröffentlichter Stand der Technik für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

Die Problematik, dass eine in nur einem Staat existierende nachveröffentlichte nationale Patentanmeldungen das komplette europäische Patent mit einheitlicher Wirkung zu Fall bringen kann, wurde bereits früher in diesem Blog , in anderen Blogs und Fachzeitschriften (vgl. epi Information 1/2014, S. 30-31) diskutiert.

In einem Artikel von A. Hüttermann in Mitt. 2014, S. 72-73 mit dem Titel „Sind einige Patentinhaber gleicher als andere (?) – Ältere Rechte im kommenden Einheitspatentsystem“ wird die Auffassung vertreten, dass nur nachveröffentlichte Patentanmeldungen aus demjenigen Staat, dessen Recht nach Art. 7 der VO 1257/2012 (im Folgenden: EPeW-VO) anwendbar ist, dem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung entgegenstehen können. Die Argumentation beruht auf der Auffassung, Art. 7 EPeW-VO würde auch definieren, was als „nationale“ Patentanmeldung i.S.v. Art. 139 Abs. 2 EPÜ für ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung zu verstehen ist.

Es gibt jedoch gewichtige Gründe dafür, dass nicht nur nachveröffentlichte nationale Patentanmeldungen in dem Staat, dessen Recht nach Art. 7 EPeW-VO auf das europäische Patent als Gegenstand des Vermögens anzuwenden ist, Stand der Technik für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung sind, sondern auch die nachveröffentlichten Anmeldungen aus allen anderen Staaten, für die die einheitliche Wirkung eingetragen wurde:

1. Art. 7 EPeW-VO betrifft nur die Bestimmung des anwendbaren Rechts für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung „als Gegenstand des Vermögens“. Dieser Begriff dürfte ähnlich wie im EPÜ auszulegen sein und somit nur Fragen wie die Übertragung, Lizenzierung oder dingliche Rechte am europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung betreffen, nicht jedoch die materiellen Schutzvoraussetzungen.

2. Sowohl die EPeW-VO als auch das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) enthalten keine Vorschriften zu materiellen Schutzvoraussetzungen, da auch ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung den entsprechenden Vorschriften des EPÜ unterliegt. Nach Art. 138 i.V.m. Art. 139 Abs. 2 EPÜ sind nachveröffentlichte Anmeldungen jedes Staates, für den das europäische Patent erteilt ist, Stand der Technik.

3. Eine Beschränkung des Stands der Technik derart, dass nur nachveröffentlichte Patentanmeldungen aus dem nach Art. 7 EPeW-VO bestimmten Staat dem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung entgegenstehen können, würde auch dem Normzweck des Art. 139 Abs. 2 EPÜ widersprechen. Art. 139 Abs. 2 EPÜ soll eine Doppelpatentierung verhindern. Wäre beispielsweise nach Art. 7 EPeW-VO auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung als Gegenstand des Vermögens das Recht Deutschlands anwendbar, könnten gegenstandsgleiche ältere nachveröffentlichte Patente aus jedem anderen Staat (FR, GB, …) nicht zur Nichtigkeit des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung führen. Gegenstandsgleiche Patente könnten in allen Staaten mit Ausnahme des nach Art. 7 EPeW-VO bestimmten Staates koexistieren, was durch Art. 139 Abs. 2 EPÜ gerade ausgeschlossen werden soll.

Zusammenfassend dürften also entgegen der in Mitt. 2014, S. 72-73 geäußerten Auffassung nationale nachveröffentlichte Patentanmeldungen aller Staaten, für die das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung erteilt wurde, Stand der Technik nach Art. 139 Abs. 2 EPÜ sein.

Die Problematik, dass einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung potenziell sehr umfangreicher nachveröffentlichter Stand der Technik entgegenstehen kann, hat in jüngerer Zeit auch zu Vorschlägen sowohl des Select Committee als auch des EEPC des epi (vgl. epi Information 1/2014, S. 20) geführt. Nach diesen Vorschlägen soll durch nationale Gesetzgebung ermöglicht werden, dass nach einer aufgrund eines kollidierenden älteren Rechts erfolgten Nichtigerklärung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung eine Validierung in denjenigen Staaten erfolgen kann, in denen der entsprechende nachveröffentlichte Stand der Technik nicht existiert. Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung würde so nachträglich in ein Bündel zerfallen. Sinnvoller wäre es natürlich gewesen, entsprechende Regelungen gleich in die EPeW-VO aufzunehmen, wie dies in den ersten Verordnungsentwürfen im Ansatz vorgesehen war, oder im EPGÜ zu vereinbaren. Eine derartige nationale Regelung könnte auch im Hinblick auf Art. 4 Abs. 2 EPeW-VO problematisch sein, nach der die beteiligten Staaten sicherstellen müssen, dass die Wirkungen des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung als nationales Patent nicht eintreten, soweit die einheitliche Wirkung eingetragen wurde.

BGH, X ZR 107/12 – Kommunikationskanal

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Patentrecht, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 – X ZR 107/12 – Kommunikationskanal

Amtlicher Leitsatz (zu EPÜ Art. 88):

Die Priorität einer Voranmeldung kann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen technischen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist.

Aus der Urteilsbegründung:

Bei Anmeldung eines europäischen Patents kann das Prioritätsrecht einer vorangegangenen Anmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen.

a) Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist (BGH, Urteil vom 11. September 2001 X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 388 Luftverteiler; Urteil vom 30. Januar 2008 X ZR 107/04, GRUR 2008, 597, 599 Betonstraßenfertiger). Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss im Prioritätsdokument identisch offenbart sein; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln (EPA GBK, Beschluss vom 31. Mai 2001 – G2/98, GRUR Int. 2002, 80; BGH, Urteil vom 14. Oktober 2003 X ZR 4/00, GRUR 2004, 133, 135 Elektronische Funkti-onseinheit). Dabei ist die Offenbarung des Gegenstands der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Ansprüche beschränkt, vielmehr ist dieser aus der Gesamt-heit der Anmeldeunterlagen zu ermitteln.

b) Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 Elektronische Funktionseinheit). Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen „unmittelbar und eindeutig“ (BGH, Urteil vom 11. September 2001 – X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 389 – Luftverteiler; Urteil vom 8. Juli 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, Rn. 62 – Fälschungssicheres Dokument; Urteil vom 14. August 2012 X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 – UV-unempfindliche Druckplatte) als mögli-che Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 – X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 – Drehmomentübertragungseinrichtung; Urteil vom 18. Februar 2010 – Xa ZR 52/08, GRUR 2010, 599 Rn. 22, 24 Formteil). Zu ermitteln ist mithin, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen allgemeinen Lehre entnimmt (BGH, Urteil vom 16. De-zember 2008 – X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 – Olanzapin). Maßgeblich ist da-bei das Verständnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung der prioritätsbe-anspruchenden Patentanmeldung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 – Elektronische Funktionseinheit).

c) Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss dabei in einer Weise angewendet werden, die berücksichtigt, dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet. Insoweit ist zugrunde zu legen, dass das Interesse des Anmelders regelmäßig erkennbar darauf gerichtet ist, möglichst breiten Schutz zu er-langen, also die Erfindung in möglichst allgemeiner Weise vorzustellen und nicht auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele zu beschränken. Soweit in der Anmeldung bereits Ansprüche formuliert sind, haben diese vorläufigen Charakter. Erst im Verlauf des sich anschließenden Prüfungsverfahrens ist herauszuarbeiten, was unter Berücksichtigung des Standes der Technik schutzfähig ist und für welche Ansprüche der Anmelder Schutz begehrt. Erst mit der Erteilung des Patents mit bestimmten Ansprü-chen erfolgt eine endgültige Festlegung des Schutzgegenstands.

aa) Dieser Gesichtspunkt liegt der Rechtsprechung des Senats zugrunde, wo-nach bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen werden. Danach ist ein „breit“ formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung – sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen – als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 – X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 52 – Polymerschaum). Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (ständige Rechtsprechung seit BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 – X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 Spleißkammer; aus jüngerer Zeit BGHZ 194, 107 Rn. 52 – Polymerschaum; BGH, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 f. – UV-unempfindliche Druckplatte).

bb) Nach vergleichbaren Maßgaben ist die Prüfung vorzunehmen, ob der Gegenstand der Erfindung im Prioritätsdokument identisch offenbart ist. Die Priorität einer Voranmeldung kann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort an-hand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist.

Lokalkammern für einheitliches Patentgericht in Deutschland

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Topartikel. Schreibe einen Kommentar

Nach Information des Bundesjustizministeriums sollen die Lokalkammern des einheitlichen Patentgerichts in Deutschland ihren Sitz in Düsseldorf, Hamburg, Mannheim und München haben.

Die maximal zulässige Anzahl von Lokalkammern pro Mitgliedsstaat wurde damit voll ausgeschöpft. Gerade in der Anfangsphase des neuen Gerichtssystems wäre eine Konzentration auf eine geringere Anzahl von Lokalkammern, die dann entsprechend größere Fallzahlen zu bearbeiten haben, möglicherweise der bessere Weg gewesen.

UPC-Übereinkommen – ein Jahr nach Unterzeichnung

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel. 1 Kommentar

In seinem President’s Blog vom 21.2.2014 drückt der Präsident des EPA seine Freude darüber aus, dass die Ratifikation des vor etwas mehr als einem Jahr unterzeichneten Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht „Fahrt aufnimmt“. Auslöser für diese Freude war, dass neben Österreich, das bislang als einziger Staat das Übereinkommen ratifiziert hat, sich nunmehr die Parlamente Frankreichs und Maltas mit den Ratifikationsgesetzen befasst haben. Ob dieser Stand der Ratifikation ein Jahr nach Unterzeichnung Grund zur Freude sein kann, mag man kritisch hinterfragen.

Eine weitere – wenn auch hoffentlich eher hypothetische – Überlegung angesichts der neu aufflammenden Diskussion um ein Referendum zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ist, welchen Einfluss ein etwaiger EU-Austritt des Vereinigten Königreichs auf das UPC-Übereinkommen hätte:

Nach Art. 89 Abs. 1 UPC-Übereinkommen muss das Vereinigte Königreich das UPC-Übereinkommen ratifizieren, damit das UPC-Übereinkommen in Kraft tritt. Ohne eine Ratifikation des UPC-Übereinkommens durch das Vereinigte Königreich erhält auch die Einheitspatent-VO keine Geltung (Art. 18 Abs. 2 Einheitspatent-VO).

Was wäre nun, wenn das Vereinigte Königreich das UPC-Übereinkommen ratifiziert und nach einem entsprechenden Referendum tatsächlich die EU verlassen würde? Dann wäre mit dem Vereinigten Königreich ein Nicht-EU-Mitgliedsstaat Vertragspartner des UPC-Übereinkommens. Eine solche Konstellation, in der das Patentgerichtssystem durch ein Übereinkommen zwischen EU-Mitgliedsstaaten und Drittstaaten errichtet ist, hatte der EuGH jedoch bereits im Gutachten 1/09 als mit dem Unionsrecht unvereinbar angesehen. Ein wesentlicher Aspekt des EuGH-Gutachtens war, dass ein solches Übereinkommen mit Drittstaaten den mitgliedsstaatlichen Gerichten Rechtsprechungsbefugnisse entziehen würde.

Ein – hoffentlich nicht realistischer – EU-Austritt des Vereinigten Königreichs dürfte also wesentliche Folgen auch für das Einheitspatentgerichtssystem haben, selbst wenn er nach dem Inkrafttreten des UPC-Übereinkommens erfolgen würde.

BGH, I ZR 143/12 – Geburtstagszug: Zur urheberrechtlichen Schöpfungshöhe für Werke der angewandten Kunst

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Topartikel, Urheberrecht. 1 Kommentar

BGH, Urteil vom 13. November 2013 – I ZR 143/12 – Geburtstagszug

Amtliche Leitsätze:

a) An den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG sind grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen als an den Urheberrechtsschutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens. Es genügt daher, dass sie eine Gestaltungshöhe erreichen, die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer „künstlerischen“ Leistung zu sprechen. Es ist dagegen nicht erforderlich, dass sie die Durchschnittsgestaltung deutlich überragen (Aufgabe von BGH, Urteil vom 22. Juni 1995 – I ZR 119/93, GRUR 1995, 581 = WRP 1995, 908 – Silberdistel).

b) Bei der Beurteilung, ob ein Werk der angewandten Kunst die für einen Urheberrechtsschutz erforderliche Gestaltungshöhe erreicht, ist zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen kann, soweit sie nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer künstlerischen Leistung beruht. Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine zwar Urheberrechtsschutz begründende, gleichwohl aber geringe Gestaltungshöhe zu einem entsprechend engen Schutzbereich des betreffenden Werkes führt.

c) Der Anspruch auf Zahlung einer (weiteren) angemessenen Vergütung nach § 36 Abs. 1 UrhG aF oder § 32 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2 UrhG und § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG ist bei der Verwertung eines Werkes der angewandten Kunst, das einem Geschmacksmusterschutz zugänglich ist und die Durchschnittsgestaltung nicht deutlich überragt, nicht für Verwertungshandlungen begründet, die bis zum Inkrafttreten des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 am 1. Juni 2004 vorgenommen worden sind.

Aus der Urteilsbegründung:

Eine Gestaltung kann aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit zum vorbekannten Formenschatz einem Geschmacksmusterschutz zugänglich sein, ohne die für einen Urheberrechtsschutz erforderliche Gestaltungshöhe zu erreichen.

EPA: Geplante Änderungen der Regeln zur europäischen Teilanmeldung

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

Laut einem Bericht von Marks&Clerk UK werden die derzeitigen 24-Monatsfristen für Teilanmeldungen ab 1. April 2014 abgeschafft und statt dessen zusätzliche Gebühren für Teilanmeldungen erhoben werden. Die zusätzlichen Gebühren sollen von der Generation der Teilanmeldung abhängen (2te Generation 200 Euro, 3te Generation 400 Euro, 4te und jede weitere Generation 800 Euro).

BGH, I ZR 188/11 – Hard Rock Cafe

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Markenrecht, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

BGH, Urteil vom 15. August 2013 – I ZR 188/11 – Hard Rock Cafe

Amtliche Leitsätze:

a) Nach Umsetzung des Art. 6 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2005/29/EG ins deutsche Recht besteht der lauterkeitsrechtliche Schutz aus § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und § 5 Abs. 2 UWG neben dem individualrechtlichen Schutz aus dem Markenrecht.

b) An dem Grundsatz, dass in Fällen der Irreführung eine Verwirkung des Unterlassungsanspruchs im Allgemeinen ausscheidet, wird jedenfalls für die Fallgruppe der Irreführung über die betriebliche Herkunft gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 UWG nicht festgehalten (Klarstellung zu BGH, Urteil vom 29. September 1982 – I ZR 25/80, GRUR 1983, 32, 34 = WRP 1983, 203 Stangenglas I).

c) Soweit Nummer 13 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG die Absicht des Werbenden voraussetzt, über die betriebliche Herkunft zu täuschen, reicht es aus, dass der Werbende mit bedingtem Vorsatz handelt, also eine Täuschung von Verbrauchern für möglich hält und billigend in Kauf nimmt.

d) Für die Anwendung der Nummer 13 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG kommt es nicht darauf an, welche der Parteien den Vertrieb der Waren oder Dienstleistungen zuerst aufgenommen hat.

e) Gleichartige, jeweils abgeschlossene Verletzungshandlungen lösen jeweils einen neuen Unterlassungsanspruch aus; im Rahmen der Verwirkung ist daher für das Zeitmoment auf die letzte Verletzungshandlung abzustellen (im Anschluss an BGH, Urteil vom 18. Januar 2012 I ZR 17/11, GRUR 2012, 928 Rn. 23 = WRP 2012, 1104 – Honda-Grauimport).

BGH, I ZB 71/12 – Aus Akten werden Fakten: Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Markenrecht, Topartikel. 2 Kommentare

BGH, Beschluss vom 18. April 2013 – I ZB 71/12 – Aus Akten werden Fakten

Amtlicher Leitsatz:

Für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen (Aufgabe von BGH, Beschluss vom 15. Januar 2009 – I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 = WRP 2009, 439 – STREETBALL; Beschluss vom 9. Juli 2009 – I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 = WRP 2010, 260 Rocher- Kugel; Anschluss an EuGH, Beschluss vom 23. April 2010 C332/09, MarkenR 2010, 439 HABM/ Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]).

Aus der Beschlussbegründung:

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, von der Eintragung ausgeschlossen. Ist die Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintra-gung ausgeschlossen, wird die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen und die Marke nach § 41 Satz 1 MarkenG nicht in das Register eingetragen. Ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden, wird die Eintragung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist allerdings sowohl im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) als auch im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) bei der Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen ist oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens als Marke abzustellen (zum Eintragungsverfahren BGH, Beschluss vom 15. Januar 2009 I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 14 = WRP 2009, 439 – STREETBALL; zum Nichtigkeitsverfahren BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 – I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 48 = WRP 2010, 260 – Rocher-Kugel, mwN; vgl. zum Warenzeichengesetz BGH, Beschluss vom 13. Mai 1993 I ZB 8/91, GRUR 1993, 744, 745 MICRO CHANNEL, mwN; vgl. weiter zum absoluten Schutzhindernis der bösgläubigen Markenanmeldung BGH, Beschluss vom 27. April 2006 – I ZB 96/05, BGHZ 167, 278 Rn. 42 – FUSSBALL WM 2006; Beschluss vom 2. April 2009 I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Rn. 11 = WRP 2009, 820 – Ivadal; vgl. ferner Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 15 und 18; Kirschneck in Ströbele/Hacker aaO § 37 Rn. 3, § 50 Rn. 5; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 32; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 37 MarkenG Rn. 18; Kramer in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, Bd. 1, 2. Aufl., § 37 MarkenG Rn. 4; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl., Rn. 574; Bingener in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 2. Aufl., Markenverfahren DPMA Rn. 282).

Das Abstellen auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens statt auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens wird vor allem damit begründet, dass es sich bei dem Eintragungsverfahren um ein auf schnelle Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen gerichtetes Registrierungsverfahren handelt, in dessen Rahmen für eingehende, langwierige Ermittlungen kein Raum ist (BGH, GRUR 1993, 744, 745 – MICRO CHANNEL; vgl. auch BGH, Beschluss vom 23. Mai 1984 – I ZB 6/83, BGHZ 91, 262, 270 – Indorektal). Zwischen der Anmeldung des Zeichens und der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens könnten – insbesondere wenn gegen die Eintragungsentscheidung Rechtsbehelfe eingelegt würden – mehrere Jahre liegen. Wäre der Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens maßgeblich, müssten bei der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens oft schwierige Ermittlungen zum Vorliegen von Schutzhindernissen am Anmeldetag angestellt werden. Komme es dagegen auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens an, könne das Vorliegen von Schutzhindernissen schneller und zuverlässiger festgestellt werden (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rn. 15).

Der Anmelder muss nach dieser Ansicht sowohl im Eintragungsverfahren als auch im Nichtigkeitsverfahren nach der Anmeldung des Zeichens und vor der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens entstandene Eintragungshindernisse – wie hier den Verlust der Unterscheidungskraft des Zeichens – gegen sich gelten lassen.

Nach der neueren Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zur Gemeinschaftsmarkenverordnung ist dagegen für die Prüfung eines auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF) gestützten Antrags auf Nichtigerklärung allein der Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich (EuGH, Beschluss vom 5. Oktober 2004 C-192/03, Slg. 2004 I8993 Rn. 37 bis 41 – Alcon/HABM [BSS]; Beschluss vom 23. April 2010 C332/09, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 46 – HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]). Nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF) wird die Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt, wenn sie entgegen den Vorschriften des Art. 7 GMV eingetragen worden ist. Gemäß Art. 7 Buchst. b GMV sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.

Nach Ansicht des Gerichtshofs lässt sich nur mit dieser Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF) vermeiden, dass ein Verlust der Eintragungsfähigkeit einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je länger das Eintragungsverfahren dauert (EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 47 bis 54 – HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]). Daraus folgt, dass auch für die Prüfung, ob die Anmeldung einer Marke gemäß Art. 38 Abs. 1 GMV aF (Art. 37 Abs. 1 GMV nF) zurückzuweisen ist, weil sie nach Art. 7 GMV und insbesondere wegen Fehlens der Unterscheidungskraft nach Art. 7 Buchst. b GMV von der Eintragung ausgeschlossen ist, allein der Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich ist. Denn nur mit dieser Auslegung von Art. 38 Abs. 1 GMV aF (Art. 37 Abs. 1 GMV nF) lässt sich vermeiden, dass ein Verlust der Eintragungsfähigkeit einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je länger das Eintragungsverfahren dauert.

Der Anmelder muss danach weder im Eintragungsverfahren noch im Nichtigkeitsverfahren eine nach dem Zeitpunkt der Anmeldung eingetretene nachteilige Veränderung der Marke, wie den Verlust ihrer Unterscheidungskraft oder ihre Umwandlung in eine gebräuchliche Bezeichnung, gegen sich gelten lassen (vgl. EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 53 – HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]).

Der Senat hält im Blick auf diese Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht an seiner bisherigen Rechtsprechung fest. Für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen. Dafür spricht nicht nur das Interesse des Anmelders, durch die Dauer des Eintragungsverfahrens keine Nachteile zu erleiden. Hinzu kommt das Interesse der Allgemeinheit an einer grundsätzlich einheitlichen Auslegung dieser miteinander übereinstimmenden Regelungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung einerseits und des Markengesetzes andererseits (vgl. Bölling, GRUR 2011, 472, 477). Diese Interessen des Anmelders und der Allgemeinheit sind jedenfalls in ihrer Gesamtheit – höher zu bewerten als das Interesse an einer schnellen Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen.