G 3/14: Klarheit im EPA-Einspruchsverfahren

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 3/14 vom 24.3.2015 wurde nunmehr bereits auf der EPA-Website veröffentlicht.

Die Entscheidung befasst sich mit den – in der patentamtlichen Praxis sehr relevanten – Fragen, unter welchen Umständen die Einspruchsabteilungen des EPA einen Einwand mangelnder Klarheit bei der Einreichung geänderter Ansprüche im Einspruchsverfahren prüfen dürfen und müssen. Ausgangspunkt der Vorlageentscheidung war, ob auch bei einer Kombination zweier erteilter Ansprüche durch den Patentinhaber, die dazu führt, dass der im Einspruchsverfahren verteidigte Gegenstand grundsätzlich schon von der Prüfungsabteilung auf Klarheit geprüft worden sein sollte, im Einspruchsverfahren eine Prüfungsbefugnis der Einspruchsabteilung im Hinblick auf das Klarheitserfordernis des Art. 84 EPÜ eröffnet ist.

BGH X ZR 81/31 – Kochgefäß: Äquivalente Patentverletzung

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Leitsätze, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

In dem Urteil BGH X ZR 81/31 – Kochgefäß vom 13.1.2015 beschäftigt sich der Bundesgerichtshof erneut mit Fragen der äquivalenten Patentverletzung. Über die Leitsätze wurde bereits auf diesem Blog berichtet.

Das Berufungsgericht hatte die äquivalente Verletzung bejaht, das Berufungsurteil aber maßgeblich auf die Verwirklichung der Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs und die damit erzielten „erfindungswesentlichen“ Wirkungen gestützt.

Nach Auffassung des Revisionsgerichts wurden Unterschiede im Oberbegriff und die damit erzielten Wirkungen vom Berufungsgericht nicht ausreichend berücksichtigt. Entsprechend erhebt der Senat zum Leitsatz:

1. Zur Prüfung der Gleichwirkung ist es erforderlich, den Patentanspruch darauf zu untersuchen, welche der Wirkungen, die mit seinen Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe erfindungsgemäß zusammenkommen müssen. Die Gesamtheit dieser Wirkungen repräsentiert die patentgemäße Lösung; ihre weitere Unterteilung in „erfindungswesentliche“ und „zusätzliche“ Wirkungen ist verfehlt.

Dies zeigt wieder einmal, wie viel Bedacht der Patentanmelder und sein Vertreter nicht nur bei der Formulierung des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs, sondern auch bei der Formulierung des Oberbegriffs, der den nächstliegenden Stand der Technik wiedergibt, walten lassen muss. Nur wenn überflüssige Einschränkungen im Oberbegriff des Patentanspruchs vermieden werden, kann der Anmelder das Risiko minimieren, dass ein potenzieller Verletzer durch Abwandlungen, die nicht den Kern der Erfindung betreffen, den Schutz des Patentes leicht umgehen kann.

Der zweite Leitsatz betont, dass der Gutglaubensschutz nach Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG a.F. auch für denjenigen streitet, der die fehlerhafte Übersetzung nicht kannte, in Kenntnis derselben aber zu dem Schluss hätte kommen dürfen, das Patent würde einen anderen Gegenstand als den nach der Sprache des Erteilungsverfahrens tatsächlich beanspruchten Gegenstand schützen.

EPÜ: Rechtsfolge der verfristeten Zahlung der Beschwerdegebühr

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In der Vorlageentscheidung T 1553/13 wird der Großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, ob eine Beschwerde unzulässig ist oder als nicht eingelegt gilt, wenn die Beschwerdegebühr erst nach Ablauf der maßgeblichen Frist gezahlt wird.

Die Beantwortung dieser Frage hat Einfluss darauf, ob die verfristet gezahlte Beschwerdegebühr vom Amt zurückzuzahlen ist. Ist die Beschwerde bei verfristeter Gebührenzahlung unzulässig, ist die Beschwerdegebühr verfallen. Gilt die Nichteinlegungsfiktion, wenn die Gebührenzahlung nach der maßgeblichen Frist erfolgt, ist die Beschwerdegebühr vom Amt zurückzuerstatten.

Die vorlegende Beschwerdekammer tendiert zu der Auffassung, die Beschwerde sei bei verfristeter Zahlung der Beschwerdegebühr unzulässig. Dies begründet die vorlegende Kammer damit, die Vorschrift des Art. 108 S. 2 EPÜ („Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist.“) könne nicht ausgelegt werden im Sinne von: „Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr rechtzeitig entrichtet worden ist.“ Die Kammer verweist auch auf zwei Absätze aus den travaux préparatoires, Dokument IV/6.514/61-D, die die Frage von Rechtsbehelfen gegen die Feststellung, dass die Beschwerdegebühr nicht rechtzeitig gezahlt wurde, betreffen.

Art. 8 S. 1 GebO stellt den Grundsatz auf, dass nur bei rechtzeitiger Zahlung des vollen Gebührenbetrags die Zahlungsfrist eingehalten ist. Eine Zahlung des vollen Gebührenbetrags, die nicht rechtzeitig erfolgt, steht insoweit einer Nichtzahlung gleich. Im Lichte dieser Wertung sollte Art. 108 S. 2 EPÜ tatsächlich ausgelegt werden im Sinne von: „Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr rechtzeitig entrichtet worden ist.“

Auf die Gebührenordnung wurde auch in den von der Kammer zitierten Dokument IV/6.514/61-D der travaux préparatoires hingewiesen, und zwar unmittelbar nach der von der Kammer zitierten Textpassage.

Die Vorlagefrage sollte folglich von der Großen Beschwerdekammer – entgegen der Auffassung der vorlegenden Kammer – dahin beantwortet werden, dass die verfristete Zahlung der Beschwerdegebühr zur Fiktion der Nichteinlegung der Beschwerde führt.

Die Beantwortung der Vorlagefrage, die spezifisch im Kontext der Beschwerdegebühr gestellt ist, dürfte übrigens auch für die verfristete Zahlung der Einspruchsgebühr relevant sein, da Art. 99 Abs. 1 S. 2 EPÜ insoweit eine Art. 108 S. 2 EPÜ ähnliche Regelung enthält.

BPatG, 25 W (pat) 79/12: Festsetzung des Gegenstandswerts

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Markenrecht, Topartikel. 1 Kommentar

BPatG, Beschl. v. 13. November 2014 – 25 W (pat) 79/12

Amtliche Leitsätze:

Bei der Festsetzung des Gegenstandswerts im Widerspruchs(beschwerde)verfahren ist das
wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke am
Erhalt seiner Marke maßgeblich (st.Rspr.).

Mangels ausreichender tatsächlicher Anhaltspunkte für eine betragsmäßige Schätzung
dieses wirtschaftlichen Interesses ist bei der Festsetzung des Gegenstandswerts von dem in § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG normierten Regelwert auszugehen (abw. BPatG Beschluss vom 8. August 2013 – 30 W (pat) 57/11).

Der erkennende Senat hält entgegen der Mehrheit der Marken-Beschwerdesenate des
Bundespatentgerichts, die einer BGH-Praxis folgend den Gegenstandswert regelmäßig mit
50.000,– Euro festsetzen, an seiner Rechtsprechung fest, dieses wirtschaftliche Interesse bei unbenutzten angegriffenen Marken ohne werterhöhende Faktoren in der Form zu bemessen, dass der Ausgangsregelwert nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG verfünffacht wird (vgl. Senatsbeschluss vom 9. August 2012 – 25 W (pat) 510/11, BlPMZ 2012, 421 – Gegenstandswert im Widerspruchs- bzw. Widerspruchsbeschwerdeverfahren). Daraus ergibt sich im vorliegenden Verfahren ein Gegenstandswert in Höhe von 20.000,– Euro.

Bei der Bemessung des Gegenstandswerts für das Beschwerdeverfahren ist auf die
Gesetzeslage zum Zeitpunkt der Anhängigkeit des Beschwerdeverfahrens abzustellen
(Rechtsgedanke des § 40 GKG), und der zu diesem Zeitpunkt gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2
RVG normierte Regelwert zu Grunde zu legen.

Aus den Entscheidungsgründen:

Insgesamt zeigen die vorstehenden Zahlen, dass die Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahren
mit steigender Höhe der Gegenstandswerte und damit
steigender Kostenbelastung sich zunehmend von dem ursprünglichen gesetzgeberischen
Zweck und Ideal entfernen, den Beteiligten ein schnelles und im Wesentlichen
an der Registerlage orientiertes und deshalb im Vergleich zum Verletzungsprozess
einfacheres und auch deutlich kostengünstigeres Verfahren zur Klä-
rung markenrechtlicher Kollisionen (regelmäßig vor der Benutzungsaufnahme einer
jüngeren Marke) zur Verfügung zu stellen. Dass dieser gesetzgeberische
Zweck, der auch in den sehr niedrigen Gebühren für die Erinnerung vor dem Patentamt
und die Beschwerde vor dem Bundespatentgericht in Höhe von aktuell
150,– bzw. 200,– € zum Ausdruck kommt, durch unangemessen hohe Gegenstandswerte
und den daraus folgenden entsprechend hohen Anwaltskosten konterkariert
wird, ergibt sich aus dem vorstehend dargestellten Zahlenwerk ohne
Weiteres. Angesichts der inflationären Tendenzen beim Gegenstandswert (Verfünffachung
des Werts von 2006 bis 2012) und der dadurch bedingten gestiegenen
Kostenbelastung für die Beteiligten ist es auch wenig überraschend, dass das
Instrument des markenrechtlichen Widerspruchsverfahrens zur Klärung von streitigen
Kollisionslagen von den Markeninhabern zunehmend zurückhaltend genutzt
wird. Die durchschnittliche Zahl der Widerspruchsbeschwerdeentscheidungen
beim Bundespatentgericht pro Jahr war in den Jahren 1995 bis 2004 etwa um einen
Faktor 3 und in den Jahren 2005 bis 2008 etwa um einen Faktor 2 höher als
in der jüngeren Vergangenheit der Jahre 2009 bis 2013, wohingegen die Zahl der
Verfahren zu Fragen der absoluten Schutzfähigkeit bezogen auf den Zeitraum von
1995 bis 2012 (mit Ausnahme der Jahre 2001 bis 2004 mit um circa 40 % höheren
Entscheidungszahlen) nahezu konstant geblieben ist. Der erkennende Senat hält
es für außerordentlich bedauerlich, dass das markenrechtliche Widerspruchsverfahren
als wertvolles Instrument der „Regulierung“ und „Vorabklärung“ vor einem
tatsächlichen Aufeinandertreffen der Marken im Markt wohl nicht zuletzt auch aufgrund
des signifikant gestiegenen Kostenaufwands zunehmend ungenutzt bleibt.

BPatG, 4 Ni 34/12 (EP): Zur Disclaimer-Lösung

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Patentrecht, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

BPatG, Entsch. v. 8. April 2014, 4 Ni 34/12 (EP)

Amtlicher Leitsatz:

Anders als beim nationalen Patent führt die auf eine unzulässige Erweiterung des Inhalts der
Anmeldung gestützte Nichtigkeitsklage bei einem angegriffenen EP-Patents nach Art. II § 6
Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst c EPÜ auch dann zur Nichtigerklärung des
Streitpatents, wenn die unzulässige Erweiterung in der unzulässigen Aufnahme eines
einschränkenden Merkmals besteht (uneigentliche Erweiterung) und der Patentinhaber das
Streitpatent auch durch Aufnahme einer entsprechenden Schutzrechtserklärung (Disclaimer)
verteidigt.

Europäisches Patent und Opt-Out: Unklarheit über anwendbares materielles Recht

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

Das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) wird nach seinem Inkrafttreten nicht nur für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung, sondern grundsätzlich auch für die europäischen Patente gelten, für die keine einheitliche Wirkung eingetragen wurde (Art. 3c, d EPGÜ).

Art. 83(3) EPGÜ sieht für einen Übergangszeitraum die Möglichkeit eines Opt-out vor. Ein Opt-out hat die Wirkung, dass die Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts ausgeschlossen wird. Fraglich und Gegenstand einer Kontroverse ist, ob durch ein Opt-out auch das materielle Recht des EPGÜ ausgeschlossen wird.

In der Literatur wurde weithin die Auffassung vertreten, dass durch ein Opt-out nur die Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts derogiert wird, das materielle Recht des EPGÜ aber auch für das europäische Patent ohne einheitliche Wirkung anwendbar bleibt, für das ein Opt-out erklärt wurde.

Das Preparatory Committee hat zwischenzeitlich jedoch in einem Dokument ( Interpretative note – Consequences of the application of Article 83 UPCA ) die Auffassung vertreten, dass durch ein Opt-out nicht nur die Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts, sondern auch das materielle Recht des EPGÜ derogiert wird. Begründet wird das u.a. damit, dass mit dem Einheitspatentpaket keine Vollharmonisierung des nationalen Patentrechts beabsichtigt war. Dieses Argument lässt außer Betracht, dass selbst bei Anwendung des materiellen Rechts des EPGÜ auf europäische Patente ohne einheitliche Wirkung nach Opt-out das nationale Recht immer noch Anwendung auf die nationalen Schutzrechte finden würde (ähnlich wie bei Marken und Designs).

Die Frage, ob für ein Patent nach Opt-out nationales Recht oder das materielle Recht des EPGÜ anwendbar ist, kann wesentliche Konsequenzen haben, z.B.:

a) Unterlassungsanspruch bei Patentverletzung: Nach Art. 63(1) EPGÜ wird dem Gericht Ermessen eingeräumt, ob der Unterlassungsanspruch zugesprochen wird, nach § 139 Abs. 1 PatG besteht kein derartiges Ermessen.

b) Mittelbare Verletzung: Die Lieferung eines erfindungswesentlichen Mittels in Deutschland zur Benutzung der Erfindung in England oder Frankreich ist eine mittelbare Verletzung nach dem EPGÜ (vgl. hier), nicht aber eine mittelbare Verletzung nach deutschem, englischem oder französischem nationalen Patentrecht.

Die Auffassung des Preparatory Committee dürfte keine Klärung dieser wichtigen Frage bringen. Denn da das einheitliche Patentgericht für Bündelpatente nach Opt-out nicht kognitionsbefugt ist, werden allein die nationalen Gerichte zur Entscheidung berufen sein, ob ein europäisches Patent ohne einheitliche Wirkung nach Opt-out dem materiellen Recht des EPGÜ oder allein dem nationalen Recht unterliegt.

Nachveröffentlichter Stand der Technik für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

Die Problematik, dass eine in nur einem Staat existierende nachveröffentlichte nationale Patentanmeldungen das komplette europäische Patent mit einheitlicher Wirkung zu Fall bringen kann, wurde bereits früher in diesem Blog , in anderen Blogs und Fachzeitschriften (vgl. epi Information 1/2014, S. 30-31) diskutiert.

In einem Artikel von A. Hüttermann in Mitt. 2014, S. 72-73 mit dem Titel „Sind einige Patentinhaber gleicher als andere (?) – Ältere Rechte im kommenden Einheitspatentsystem“ wird die Auffassung vertreten, dass nur nachveröffentlichte Patentanmeldungen aus demjenigen Staat, dessen Recht nach Art. 7 der VO 1257/2012 (im Folgenden: EPeW-VO) anwendbar ist, dem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung entgegenstehen können. Die Argumentation beruht auf der Auffassung, Art. 7 EPeW-VO würde auch definieren, was als „nationale“ Patentanmeldung i.S.v. Art. 139 Abs. 2 EPÜ für ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung zu verstehen ist.

Es gibt jedoch gewichtige Gründe dafür, dass nicht nur nachveröffentlichte nationale Patentanmeldungen in dem Staat, dessen Recht nach Art. 7 EPeW-VO auf das europäische Patent als Gegenstand des Vermögens anzuwenden ist, Stand der Technik für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung sind, sondern auch die nachveröffentlichten Anmeldungen aus allen anderen Staaten, für die die einheitliche Wirkung eingetragen wurde:

1. Art. 7 EPeW-VO betrifft nur die Bestimmung des anwendbaren Rechts für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung „als Gegenstand des Vermögens“. Dieser Begriff dürfte ähnlich wie im EPÜ auszulegen sein und somit nur Fragen wie die Übertragung, Lizenzierung oder dingliche Rechte am europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung betreffen, nicht jedoch die materiellen Schutzvoraussetzungen.

2. Sowohl die EPeW-VO als auch das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) enthalten keine Vorschriften zu materiellen Schutzvoraussetzungen, da auch ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung den entsprechenden Vorschriften des EPÜ unterliegt. Nach Art. 138 i.V.m. Art. 139 Abs. 2 EPÜ sind nachveröffentlichte Anmeldungen jedes Staates, für den das europäische Patent erteilt ist, Stand der Technik.

3. Eine Beschränkung des Stands der Technik derart, dass nur nachveröffentlichte Patentanmeldungen aus dem nach Art. 7 EPeW-VO bestimmten Staat dem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung entgegenstehen können, würde auch dem Normzweck des Art. 139 Abs. 2 EPÜ widersprechen. Art. 139 Abs. 2 EPÜ soll eine Doppelpatentierung verhindern. Wäre beispielsweise nach Art. 7 EPeW-VO auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung als Gegenstand des Vermögens das Recht Deutschlands anwendbar, könnten gegenstandsgleiche ältere nachveröffentlichte Patente aus jedem anderen Staat (FR, GB, …) nicht zur Nichtigkeit des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung führen. Gegenstandsgleiche Patente könnten in allen Staaten mit Ausnahme des nach Art. 7 EPeW-VO bestimmten Staates koexistieren, was durch Art. 139 Abs. 2 EPÜ gerade ausgeschlossen werden soll.

Zusammenfassend dürften also entgegen der in Mitt. 2014, S. 72-73 geäußerten Auffassung nationale nachveröffentlichte Patentanmeldungen aller Staaten, für die das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung erteilt wurde, Stand der Technik nach Art. 139 Abs. 2 EPÜ sein.

Die Problematik, dass einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung potenziell sehr umfangreicher nachveröffentlichter Stand der Technik entgegenstehen kann, hat in jüngerer Zeit auch zu Vorschlägen sowohl des Select Committee als auch des EEPC des epi (vgl. epi Information 1/2014, S. 20) geführt. Nach diesen Vorschlägen soll durch nationale Gesetzgebung ermöglicht werden, dass nach einer aufgrund eines kollidierenden älteren Rechts erfolgten Nichtigerklärung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung eine Validierung in denjenigen Staaten erfolgen kann, in denen der entsprechende nachveröffentlichte Stand der Technik nicht existiert. Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung würde so nachträglich in ein Bündel zerfallen. Sinnvoller wäre es natürlich gewesen, entsprechende Regelungen gleich in die EPeW-VO aufzunehmen, wie dies in den ersten Verordnungsentwürfen im Ansatz vorgesehen war, oder im EPGÜ zu vereinbaren. Eine derartige nationale Regelung könnte auch im Hinblick auf Art. 4 Abs. 2 EPeW-VO problematisch sein, nach der die beteiligten Staaten sicherstellen müssen, dass die Wirkungen des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung als nationales Patent nicht eintreten, soweit die einheitliche Wirkung eingetragen wurde.

BGH, X ZR 107/12 – Kommunikationskanal

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BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 – X ZR 107/12 – Kommunikationskanal

Amtlicher Leitsatz (zu EPÜ Art. 88):

Die Priorität einer Voranmeldung kann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen technischen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist.

Aus der Urteilsbegründung:

Bei Anmeldung eines europäischen Patents kann das Prioritätsrecht einer vorangegangenen Anmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen.

a) Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist (BGH, Urteil vom 11. September 2001 X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 388 Luftverteiler; Urteil vom 30. Januar 2008 X ZR 107/04, GRUR 2008, 597, 599 Betonstraßenfertiger). Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss im Prioritätsdokument identisch offenbart sein; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln (EPA GBK, Beschluss vom 31. Mai 2001 – G2/98, GRUR Int. 2002, 80; BGH, Urteil vom 14. Oktober 2003 X ZR 4/00, GRUR 2004, 133, 135 Elektronische Funkti-onseinheit). Dabei ist die Offenbarung des Gegenstands der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Ansprüche beschränkt, vielmehr ist dieser aus der Gesamt-heit der Anmeldeunterlagen zu ermitteln.

b) Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 Elektronische Funktionseinheit). Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen „unmittelbar und eindeutig“ (BGH, Urteil vom 11. September 2001 – X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 389 – Luftverteiler; Urteil vom 8. Juli 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, Rn. 62 – Fälschungssicheres Dokument; Urteil vom 14. August 2012 X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 – UV-unempfindliche Druckplatte) als mögli-che Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 – X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 – Drehmomentübertragungseinrichtung; Urteil vom 18. Februar 2010 – Xa ZR 52/08, GRUR 2010, 599 Rn. 22, 24 Formteil). Zu ermitteln ist mithin, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen allgemeinen Lehre entnimmt (BGH, Urteil vom 16. De-zember 2008 – X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 – Olanzapin). Maßgeblich ist da-bei das Verständnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung der prioritätsbe-anspruchenden Patentanmeldung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 – Elektronische Funktionseinheit).

c) Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss dabei in einer Weise angewendet werden, die berücksichtigt, dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet. Insoweit ist zugrunde zu legen, dass das Interesse des Anmelders regelmäßig erkennbar darauf gerichtet ist, möglichst breiten Schutz zu er-langen, also die Erfindung in möglichst allgemeiner Weise vorzustellen und nicht auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele zu beschränken. Soweit in der Anmeldung bereits Ansprüche formuliert sind, haben diese vorläufigen Charakter. Erst im Verlauf des sich anschließenden Prüfungsverfahrens ist herauszuarbeiten, was unter Berücksichtigung des Standes der Technik schutzfähig ist und für welche Ansprüche der Anmelder Schutz begehrt. Erst mit der Erteilung des Patents mit bestimmten Ansprü-chen erfolgt eine endgültige Festlegung des Schutzgegenstands.

aa) Dieser Gesichtspunkt liegt der Rechtsprechung des Senats zugrunde, wo-nach bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen werden. Danach ist ein „breit“ formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung – sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen – als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 – X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 52 – Polymerschaum). Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (ständige Rechtsprechung seit BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 – X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 Spleißkammer; aus jüngerer Zeit BGHZ 194, 107 Rn. 52 – Polymerschaum; BGH, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 f. – UV-unempfindliche Druckplatte).

bb) Nach vergleichbaren Maßgaben ist die Prüfung vorzunehmen, ob der Gegenstand der Erfindung im Prioritätsdokument identisch offenbart ist. Die Priorität einer Voranmeldung kann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort an-hand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist.

Lokalkammern für einheitliches Patentgericht in Deutschland

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Topartikel. Schreibe einen Kommentar

Nach Information des Bundesjustizministeriums sollen die Lokalkammern des einheitlichen Patentgerichts in Deutschland ihren Sitz in Düsseldorf, Hamburg, Mannheim und München haben.

Die maximal zulässige Anzahl von Lokalkammern pro Mitgliedsstaat wurde damit voll ausgeschöpft. Gerade in der Anfangsphase des neuen Gerichtssystems wäre eine Konzentration auf eine geringere Anzahl von Lokalkammern, die dann entsprechend größere Fallzahlen zu bearbeiten haben, möglicherweise der bessere Weg gewesen.

UPC-Übereinkommen – ein Jahr nach Unterzeichnung

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel. 1 Kommentar

In seinem President’s Blog vom 21.2.2014 drückt der Präsident des EPA seine Freude darüber aus, dass die Ratifikation des vor etwas mehr als einem Jahr unterzeichneten Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht „Fahrt aufnimmt“. Auslöser für diese Freude war, dass neben Österreich, das bislang als einziger Staat das Übereinkommen ratifiziert hat, sich nunmehr die Parlamente Frankreichs und Maltas mit den Ratifikationsgesetzen befasst haben. Ob dieser Stand der Ratifikation ein Jahr nach Unterzeichnung Grund zur Freude sein kann, mag man kritisch hinterfragen.

Eine weitere – wenn auch hoffentlich eher hypothetische – Überlegung angesichts der neu aufflammenden Diskussion um ein Referendum zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ist, welchen Einfluss ein etwaiger EU-Austritt des Vereinigten Königreichs auf das UPC-Übereinkommen hätte:

Nach Art. 89 Abs. 1 UPC-Übereinkommen muss das Vereinigte Königreich das UPC-Übereinkommen ratifizieren, damit das UPC-Übereinkommen in Kraft tritt. Ohne eine Ratifikation des UPC-Übereinkommens durch das Vereinigte Königreich erhält auch die Einheitspatent-VO keine Geltung (Art. 18 Abs. 2 Einheitspatent-VO).

Was wäre nun, wenn das Vereinigte Königreich das UPC-Übereinkommen ratifiziert und nach einem entsprechenden Referendum tatsächlich die EU verlassen würde? Dann wäre mit dem Vereinigten Königreich ein Nicht-EU-Mitgliedsstaat Vertragspartner des UPC-Übereinkommens. Eine solche Konstellation, in der das Patentgerichtssystem durch ein Übereinkommen zwischen EU-Mitgliedsstaaten und Drittstaaten errichtet ist, hatte der EuGH jedoch bereits im Gutachten 1/09 als mit dem Unionsrecht unvereinbar angesehen. Ein wesentlicher Aspekt des EuGH-Gutachtens war, dass ein solches Übereinkommen mit Drittstaaten den mitgliedsstaatlichen Gerichten Rechtsprechungsbefugnisse entziehen würde.

Ein – hoffentlich nicht realistischer – EU-Austritt des Vereinigten Königreichs dürfte also wesentliche Folgen auch für das Einheitspatentgerichtssystem haben, selbst wenn er nach dem Inkrafttreten des UPC-Übereinkommens erfolgen würde.