BPatG – Präklusion im Nichtigkeitsverfahren

BPatG – Präklusion im Nichtigkeitsverfahren (Anmerkung zu BPatG, Urteil vom 12. Februar 2014, 5 Ni 59/10 (EP))

In der Entscheidung BPatG, Urteil vom 12.02.2014, 5 Ni 59/10 (EP) hatte sich der 5. Nichtigkeitssenat des BPatG mit den Präklusionsvorschriften nach dem neuen Nichtigkeitsverfahrensrecht auseinanderzusetzen. Deutlich wird, wie streng die Präklusionsvorschriften im Ermessen des Gerichts auch gegen den Patentinhaber wirken können, wenn dieser das Patent beschränkt mit – streitgegenständlichen, da ebenfalls mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen – Ansprüchen verteidigt, die auf die Merkmalskombination eines oder mehrerer Unteransprüche gerichtet sind.

So führt der 5. Nichtigkeitssenat aus:

Beruft sich im Nichtigkeitsverfahren der Patentinhaber erstmals in der mündlichen Verhandlung (bzw. nach Ablauf einer gemäß § 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist) darauf, die Merkmalskombination eines Unteranspruchs oder eine solche aus mehreren Unteransprüchen sei neu und erfinderisch, liegt darin eine Verteidigung mit einer geänderten Fassung des Patents und ein neues Verteidigungsmittel im Sinne des § 83 Abs. 4 PatG. (Leitsatz)

Insoweit unterscheidet sich die Geltendmachung der eigenständigen erfinderischen Qualität eines Unteranspruchs nicht grundsätzlich von der Geltendmachung der Patentfähigkeit einer (hilfsweise) durch Aufnahme eines oder mehrerer Merkmale aus der Beschreibung beschränkten Fassung. (Ziff. 3 a) aa) der Entscheidungsgründe)

Diese Auffassung des 5. Nichtigkeitssenats erscheint sehr weitgehend, jedenfalls soweit sie sich auf mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Unteransprüche bezieht. Ein abhängiger Patentanspruch, der im Nichtigkeitsverfahrens angegriffen wird, definiert einen Gegenstand, der – ganz unabhängig davon, ob der übergeordnete Anspruch sich als rechtsbeständig erweist – auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen ist (BGH GRUR 1980, 166 Doppelachsaggregat; BGH, Urteil vom 29.09.2011, X ZR 109/08 Sensoranordnung). Es würde also einiges dafür sprechen, die beschränkte Verteidigung des Patentinhabers durch hilfsweise Beschränkung auf einen erteilten, mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Unteranspruchs nur als eine Einschränkung auf einen bereits immer verfahrensgegenständlichen, von der Prüfung des übergeordneten Anspruchs unabhängigen Streitgegenstand anzusehen, die nicht verspätet sein kann.

Die Berufung gegen BPatG, Urteil vom 12.02.2014 – 5 Ni 59/10 (EP) scheint anhängig zu sein (BGH X ZR 41/14). Dies ist übrigens bereits das zweite Mal, dass dieses Nichtigkeitsverfahren zur Fortbildung der Rechtsprechung beiträgt. Im ersten Urteil (BPatG, Urteil vom 15.02.2012, 5 Ni 59/10 (EP)) hatte der 5. Nichtigkeitssenat die Übertragung des Prioritätsrechts als unwirksam angesehen und den deutschen Teil des europäischen Patents im angegriffenen Umfang für nichtig erklärt. Im Nichtigkeitsberufungsurteil (BGH, Urteil vom 16.04.2013, X ZR 49/12 Fahrzeugscheibe) konnte der Bundesgerichtshof zur Klärung der Frage beitragen, welche Formerfordernisse für die wirksame Übertragung des Prioritätsrechts gelten (Qualifikation nach dem Forderungsstatut, Art. 14 Abs,. 2 Rom-I-VO bzw. Art. 33 Abs. 2 EGBGB a.F.; Formfreiheit der Übertragung des Prioritätsrechts nach dem im entschiedenen Fall maßgeblichen deutschen Recht, insoweit Abgrenzung zur EPA-Beschwerdekammerentscheidung T 62/05).

Für die Praxis empfiehlt es sich vorerst, innerhalb der mit dem qualifizierten Hinweis gesetzten Frist ausdrücklich auch eine Verteidigung auf Basis der abhängigen, angegriffenen Ansprüche zu beantragen, sofern diese die Patentfähigkeit zu stützen vermögen. Eine Beschränkung darauf erst in der Verhandlung kann jedenfalls nach den Kriterien der Entscheidung BPatG, Urteil vom 12.02.2014, 5 Ni 59/10 (EP) präkludiert sein.

Gebührenrechtlicher Fallstrick: Beschwerdeeinlegung durch Mehrheit von Anmeldern oder Patentinhabern

In der Entscheidung BGH, Beschluss vom 18.08.2015, X ZB 3/14, Mauersteinsatz , deren Leitsätze bereits hier in diesem Blog berichtet wurden, hat der Bundesgerichtshof die Auffassung des 10. Senats des Bundespatentgerichts (BPatG, Beschluss vom 03. Dezember 2013, 10 W (pat) 17/14) bestätigt, dass bei Beschwerdeeinlegung durch mehrere Patentanmelder (Anmelderbeschwerde) oder mehrere Patentinhaber (Einspruchsbeschwerde) auch die Beschwerdegebühr für jeden der Beschwerdeführer separat anfällt.

Grund hierfür ist die schon mehrere Jahre zurückliegende Änderung der Vorbemerkung zu Teil B des als Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG erlassenen Gebührenverzeichnisses durch das „Gesetz zur Änderung des patentamtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes“ vom 21. Juni 2006. Die Vorbemerkung ordnet nunmehr an, dass die Gebühren mit den Gebührennummer 400 000 bis 401 300 in Teil B des Gebührenverzeichnisses (insbesondere die Beschwerdegebühr) für „jeden Antragsteller“ fällig sind.

Diese Entscheidung ist von großer praktischer Relevanz und weicht von der langjährigen Übung der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts ab, die aufgrund der notwendigen Streitgenossenschaft von Anmeldern oder Schutzrechtsinhabern auch nach der Änderung der Vorbemerkung zu Teil B des Gebührenverzeichnisses davon ausgegangen sind, dass nur eine Beschwerdegebühr fällig wird (vgl. etwa BPatG, Beschluss vom 05. März 2015, 35 W (pat) 12/13).

Die Entscheidung BGH, Beschluss vom 18.08.2015, X ZB 3/14, Mauersteinsatz wird nicht nur für das patentrechtliche Verfahren, sondern auch für marken-, gebrauchsmuster- und designrechtliche Beschwerdeverfahren Bedeutung haben, auf die Teil B des PatKostG ebenfalls anwendbar ist. Derzeit dürfte eine nicht unerhebliche Anzahl von Beschwerdeverfahren anhängig sein, in denen eine Anmelder- oder Schutzrechtsinhabermehrheit Beschwerdeführer ist, aber nur eine einzige Beschwerdegebühr entrichtet wurde.

Für derartige Fälle ist zu prüfen, ob die entrichtete Beschwerdegebühr einem der Beschwerdeführer zugeordnet werden kann. So wurde in der Entscheidung BGH, Beschluss vom 18.08.2015, X ZB 3/14, Mauersteinsatz die Angabe des Namens nur eines der gemeinschaftlichen Patentinhaber auf dem vom anwaltlichen Vertreter unterzeichneten Lastschriftmandat abweichend von der Vorinstanz als ausreichend angesehen, die Zahlung der Beschwerdegebühr eben diesem (Mit-)Inhaber zuzuordnen.

Sowohl die Entscheidung BGH, Beschluss vom 18.08.2015, X ZB 3/14, Mauersteinsatz als auch die erstinstanzliche Entscheidung BPatG, Beschluss vom 03. Dezember 2013, 10 W (pat) 17/14 stützen sich unter anderem darauf, die Gesetzesbegründung des Gesetzes zur Änderung des patentamtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes“ vom 21. Juni 2006 lasse nicht erkennen, dass eine gebührenrechtliche Privilegierung einer Mehrheit von Anmeldern oder Schutzrechtsinhabern gegenüber einer Mehrheit von Einsprechenden, Widersprechenden oder Löschungsantragstellern (Marke, Gebrauchsmuster) vom Gesetzgeber gewollt war. Dies scheint jedoch nur bedingt zuzutreffen. Zwar wird in der Gesetzesbegründung ausgeführt, die Gebührentragungspflicht im Beschwerdeverfahren treffe jeden Verfahrensbeteiligten, dies jedoch nur ebenso wie im patentamtlichen Verfahren … (siehe Begründung zur Vorbemerkung zu Teil A des Gebührenverzeichnisses)“ (BlPMZ 2006, 235, li. Spalte). Da in der Vorbemerkung zu Teil A des Gebührenverzeichnisses eine jeden Antragsteller treffende Gebührentragungspflicht bei den technischen Schutzrechen nur für Einsprechende im patentrechtlichen Einspruchsverfahren (Gebührenziffer 313 600) und Löschungsantragsteller im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (Gebührenziffer 323 100) angeordnet wird, könnte die Gesetzesbegründung durchaus dafür streiten, dass im Beschwerdeverfahren unterschiedliche Regeln für Personenmehrheiten auf Seiten des Schutzrechtsinhabers einerseits, die dem Zwang einer einheitlichen Antragsstellung unterliegen, und auf Seiten desjenigen, der das Schutzrecht angreift und keinem Zwang zur einheitlichen Antragsstellung unterliegt, gelten könnten.

Die in der Entscheidung BGH, Beschluss vom 18.08.2015, X ZB 3/14, Mauersteinsatz nunmehr geklärte Gebührentragungspflicht bei einer Personenmehrheit auf Seiten des Anmelders oder Schutzrechtsinhabers hat übrigens auch schwer nachvollziehbare praktische Konsequenzen. So ist eine Folge beispielsweise, dass bei einem patentamtlichen Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren mehrere gemeinschaftliche Patentinhaber nur eine einzige Gebühr 313 700 zu entrichten haben, da Vorbemerkung (2) zu Teil A des Gebührenverzeichnisses PatKostG nicht anordnet, dass diese Gebühr für jeden Antragsteller zu entrichten ist, aber
bei einem nachfolgenden Beschwerdeverfahren jeder beschwerdeführende Schutzrechtsinhaber eine Beschwerdegebühr entrichten muss.

BGH, I ZB 74/14: Auslegung eines Vollstreckungstitels, der eine Auskunftspflicht tituliert

BGH, Beschluss vom 5. März 2015 – I ZB 74/14

Amtlicher Leitsatz:

Bei der Auslegung eines Vollstreckungstitels, der eine Auskunftspflicht tituliert, ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Dieser kann es gebieten, die titulierte Verpflichtung zur Auskunftserteilung über die Herkunft und den Vertriebsweg markenrechtlich nicht erschöpfter Waren dahin auszulegen, dass sie sich nicht auf Waren erstreckt, bezüglich derer der Auskunftspflichtige auch nach zumutbaren Nachforschungen über keine Anhaltspunkte verfügt, dass sie ohne Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht worden sind.

BGH: Bundesgerichtshof erklärt Patent zur Entsperrung eines Touchscreens für nichtig

Mitteilung der Pressestelle Nr. 151/2015 zu Urteil vom 25. August 2015 – X ZR 110/13

Die beklagte Apple Inc. ist Inhaberin des auch in Deutschland geltenden europäischen Patents 1 964 022 (Streitpatents). Die Klägerin Motorola Mobility Germany GmbH hat das Streitpatent mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen.

Die Erfindung betrifft eine Maßnahme zum Entsperren einer tragbaren elektronischen Vorrichtung mit berührungsempfindlichem Bildschirm (Touchscreen), beispielsweise eines Mobiltelefons. Nach den Ausführungen der Patentschrift war es bekannt, solche Geräte gegen unabsichtliche Funktionsauslösung durch zufälligen Berührungskontakt zeitweise zu sperren und durch Berührung bestimmter Bildschirmbereiche in einer vorgegebenen Reihenfolge wieder zu entsperren. Das Streitpatent möchte das Entsperren benutzerfreundlicher gestalten. Es schlägt daher im Wesentlichen vor, dass der Nutzer zum Entsperren des Geräts eine bestimmte (Finger-)Bewegung (Wischbewegung) auf der Berühroberfläche ausführt. Dabei wird ihm auf dem Bildschirm eine grafische Hilfestellung gegeben, indem sich ein Entsperrbild „im Einklang mit der Fingerbewegung“ auf einem vorgegebenen Pfad auf dem Bildschirm bewegt.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent gemäß Art. II § 6 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜbkG* mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt und auch die hilfsweise verteidigten beschränkten Fassungen des Patents für nicht rechtsbeständig gehalten. Der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig (Art. 52 Abs. 1 EPÜ**), weil er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Art. 56 Satz 1 EPÜ***). Das von dem schwedischen Hersteller Neonode vertriebene Mobiltelefon N1 nehme alle Merkmale der Erfindung bis auf die Anweisung vorweg, dem Nutzer auf dem Bildschirm ein Entsperrbild anzuzeigen, das sich im Einklang mit der – als solche bekannten – Fingerbewegung auf einem vorgegebenen Pfad auf dem Bildschirm bewegt. Dieses Merkmal sei jedoch bei der Beurteilung der Patentfähigkeit nicht zu berücksichtigen, weil es kein technisches Problem löse, sondern lediglich auf die Vorstellung des Benutzers einwirke, indem es durch grafische Maßnahmen die Bedienung des Geräts vereinfache.

Der u.a. für das Patentrecht zuständige X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Er hat zwar bei der Prüfung der Patentfähigkeit – anders als das Bundespatentgericht – berücksichtigt, dass die Erfindung insofern über den durch das Mobiltelefon Neonode N1 verkörperten Stand der Technik hinausgeht, als die Entsperrung dem Benutzer durch eine den Entsperrvorgang begleitende grafische Darstellung angezeigt wird. Eine solche benutzerfreundlichere Anzeige war dem Fachmann jedoch durch den Stand der Technik nahegelegt. Denn dort wird ein „virtueller Schalter“ beschrieben, der durch eine Wischbewegung auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm mittels „Verschiebens“ eines grafischen Objekts einen Schieberegler imitiert. Das Streitpatent beruht daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

EuGH zu SEPs: Wurde das Standard-Spundfass (BGH KZR 40/02) aufgebohrt?

Das EuGH-Urteil vom 16.07.2015 in der Rechtssache C-170/13 – Huawei/ZTE hat wegen seiner Bedeutung für Patentstreitigkeiten weithin Beachtung gefunden und wurde bereits früher in diesem Blog sowie zahlreichen anderen Blogs wie IPkat kommentiert. Schwerpunkt der Betrachtungen waren dabei die Antworten auf die Vorlagefragen 1 bis 4, die die Umstände betrafen, unter denen der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch entgegengehalten werden kann.

Ein weiterer wichtiger und bislang – soweit für den Verfasser dieses Beitrags ersichtlich – deutlich weniger kommentierter Aspekt des EuGH-Urteils vom 16.07.2015 in der Rechtssache C-170/13 – Huawei/ZTE betrifft die Frage, inwieweit der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand dem patentrechtlichen Schadensersatzanspruch und den Annexansprüchen wie Rechnungslegungs- und Auskunftsansprüchen entgegengehalten werden kann. Der EuGH führt aus (Rn. 73-75 des Urteils):

Wie sich aus den Rn. 52 und 53 des vorliegenden Urteils ergibt, kann es unter Umständen wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden als missbräuchlich eingestuft werden, wenn der Inhaber des SEP seine Rechte des geistigen Eigentums dadurch ausübt, dass er Klagen auf Unterlassung oder Rückruf erhebt, da derartige Klagen geeignet sind, zu verhindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.

So, wie die Klagen des Inhabers eines SEP auf Rechnungslegung über die vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf dieses SEP bzw. auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen in der Vorlageentscheidung geschildert sind, haben sie jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen darauf, ob von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.

Folglich können sie unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens nicht als missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV angesehen werden.

Insoweit unterscheidet sich die Auffassung des EuGH zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand aus europäischem Kartellrecht deutlich von der Auffassung des Bundesgerichtshofs, der im Urteil vom 13.07.2004 in der Sache KZR 40/02 – Standard-Spundfaß entschieden hatte, dass ein Zwangslizenzeinwand aus deutschem Kartellrecht auch für den vermeintlichen Patentverletzer streiten kann, der auf Schadensersatz und Rechnungslegung in Anspruch genommen wird.

Eine spannende Frage, die sich aus dem EuGH-Urteil vom 16.07.2015 in der Rechtssache C-170/13 – Huawei/ZTE ergibt, dürfte somit sein, ob die deutschen Instanzgerichte und schließlich auch der Bundesgerichtshof an den in der Standard-Spundfaß-Entscheidung aufgestellten Grundsätzen festhalten werden. Falls nicht, hätte der Patentinhaber jedenfalls durch die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und den zugehörigen Annexansprüchen ein Mittel zur Hand, mit dem er den vermeintlichen Patentverletzer zur zügigen Fortführung von Lizenzverhandlungen motivieren könnte. Für den Patentinhaber könnte auch die gerichtliche Geltendmachung zunächst nur von Schadensersatzansprüchen attraktiv werden, wenn derartige Verfahren nicht durch Diskussionen über den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand belastet werden, die – gerade bei FRAND-Szenarien – regelmäßig komplexe Fragestellungen dazu aufwerfen, welche Lizenzbedingungen fair und nicht-diskriminierend wären.

BGH, X ZR 103/13 – Kreuzgestänge

BGH, Urteil vom 2. Juni 2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge

Amtliche Leitsätze:

a) Das Verletzungsgericht hat das Klagepatent selbständig auszulegen und ist weder rechtlich noch tatsächlich an die Auslegung durch den Bundesgerichtshof in einem das Klagepatent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gebunden.

b) Werden in der Beschreibung eines Patents mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Beispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können. Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden.

Aus der Urteilsbegründung:

Die Bestimmung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist Rechtserkenntnis und vom Verletzungsgericht, wie von jedem anderen damit befassten Gericht, eigenverantwortlich vorzunehmen (BGH, Urteil vom 31. März 2009 – X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 Rn. 16 – Straßenbaumaschine; BGH, Beschluss vom 29. Juni 2010 – X ZR 193/03, BGHZ 186, 90 Rn. 15 – Crimpwerkzeug III). Dies schließt die Möglichkeit ein, dass das Verletzungsgericht zu einem Auslegungsergebnis gelangt, das von demjenigen abweicht, das der Bundesgerichtshof in einem dasselbe Patent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gewonnen hat. Eine solche Divergenz rechtfertigt zwar, wenn sie entscheidungserheblich ist, die Zulassung der Revision (BGHZ 186, 90 Rn. 11 ff. – Crimpwerkzeug III). Sie unterscheidet sich darin aber nicht von anderen Fällen einer von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs abweichenden und deshalb nach § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO die Zulassung der Revision rechtfertigenden Beurteilung einer Rechtsfrage durch ein Berufungsgericht. In diesen wie in jenen Fällen hat das Revisionsgericht zu prüfen, ob es an seiner bisherigen Rechtsprechung festhält oder die besseren Gründe für die Beurteilung des Berufungsgerichts streiten. Eine solche bessere Erkenntnis kann sich im Patentstreitverfahren zudem aus vom Berufungsgericht festgestellten, der revisionsrechtlichen Prüfung zugrunde zu legenden Tatsachen ergeben, die im Nichtigkeitsverfahren nicht festgestellt worden sind, sich aber auf die Auslegung des Patents auswirken (BGH, Urteil vom 11. Oktober 2005 – X ZR 76/04, BGHZ 164, 261 Rn. 19 – Seitenspiegel; Urteil vom 12. Februar 2008 – X ZR 153/05, GRUR 2008, 779 Rn. 31 – Mehrgangnabe).

EuGH zum Unterlassungsanspruch aus standardessenziellen Patenten (C-170/13)

Der EuGH hat die Vorlagefragen des LG Düsseldorf (Beschluss vom 21.03.2013 – 4b O 104/12) zur Verletzung standardessenzieller Patente im Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13 beantwortet. Ausgangspunkt des Vorlageverfahrens waren Unterschiede in den Bedingungen, unter denen sich ein angeblicher Verletzer auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen kann, die das LG Düsseldorf zwischen einer Pressemitteilung der Europäischen Kommission (Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 21.12.2012 über die Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen möglichen Patentmissbrauchs auf dem Mobiltelefonmarkt) und der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (BGH, Urteil vom 06.05.2009 – KZR 39/06 – Orange-Book-Standard) sah.

In seinem Urteil gibt der Gerichtshof sehr detaillierte Hinweise, wie sich der angebliche Verletzer verhalten muss, um sich erfolgreich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand aus FRAND-Bedingungen berufen zu können (Rn. 61-71 des Urteils vom 16. Juli 2015 – C-170/13 ).

Nur zwei Punkte seien hier hervorgehoben:
– Der angebliche Verletzer ist verpflichtet, eine Sicherheit für Benutzungshandlungen zu leisten, wenn er sich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen will (Rn. 67 des Urteils vom 16. Juli 2015 – C-170/13 ). Dies ist jedenfalls ähnlich zu der nach Orange-Book-Standard etablierten Praxis, nach der der angebliche Verletzer Lizenzgebühren an den Patentinhaber zahlen oder bei Gericht hinterlegen muss.
– Abweichend von zahlreichen Entscheidungen, die die deutschen Instanzgerichte basierend auf der Orange-Book-Standard-Entscheidung getroffen haben, bleibt es dem angeblichen Verletzer unbenommen, den Rechtsbestand des Patents anzugreifen. Teilweise hatten die deutschen Instanzgerichte bislang sogar die Auffassung vertreten, dass der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand abgeschnitten ist, wenn sich der angebliche Verletzer einen Angriff auf den Rechtsbestand des standardessenziellen Patents vorbehält (vgl. etwa LG Mannheim, Urteil vom 9. Dezember 2011 – 7 O 122/11, Rn. 125).

Zwischenverallgemeinerung in der Rechtsprechung des BGH

Zwischenverallgemeinerung in der Rechtsprechung des BGH (Anmerkung zu BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 – X ZR 161/12 – Wundbehandlungsvorrichtung)

Der Leitsatz des Nichtigkeitsberufungsurteils BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 – X ZR 161/12 – Wundbehandlungsvorrichtung wurde bereits früher in diesem Blog dargestellt.

Der Leitsatz verdeutlicht, dass die Judikatur des Bundespatentgerichts und Bundesgerichtshofs, nach der nicht ursprungsoffenbarte einschränkende Anspruchsmerkmale eine Patentanspruchs nicht notwendig zur Nichtigerklärung des Patents führen müssen, sofern sie nicht zu einem Aliud gegenüber der in der Anmeldung offenbarten Erfindung führen, auch auf den deutschen Teil eines europäischen Patents Anwendung findet. Der unentrinnbaren Falle, die die Spruchkörper des EPA in einem solchen Fall sehen, würde der Patentinhaber im deutschen Rechtsbestandsverfahren entrinnen.

Ein nicht zum Leitsatz erhobener, aber dennoch nicht minder wichtiger Punkt der Entscheidung betrifft die unzulässige Erweiterung in Form von Zwischenverallgemeinerungen (BGH, a.a.O., Wundbehandlungsvorrichtung, Rn. 29-32)

Anders als die Spruchkörper des EPA nahm der Bundesgerichtshof in der Vergangenheit eine sehr liberale Position zur Zulässigkeit von Einschränkungen eines Patentanspruchs ein, wenn nur eines von mehreren in Kombination offenbarten Merkmalen eines Ausführungsbeispiels in einen Patentanspruch aufgenommen wurde (vgl. etwa BGH, Urteil vom 16. 10. 2007 – X ZR 226/02 Sammelhefter II; BGH, Urteil vom 15. 11. 2005 – X ZR 17/02 Koksofentür). Die Aufnahme auch nur einzelner Merkmale eines Ausführungsbeispiels erschien selbst dann zulässig, wenn die in den Patentanspruch neu aufgenommenen Merkmale nur im Zusammenhang mit weiteren Merkmalen offenbart waren, die mit den in den Patentanspruch aufgenommenen Merkmalen in einem Funktionszusammenhang standen.

Im Gegensatz zu dieser Praxis des Bundespatentgerichts und Bundesgerichtshofs etablierten die Beschwerdekammern des EPA eine restriktivere Judikatur, nach der die isolierte Aufnahme nur eines von mehreren in Kombination offenbarten Merkmalen in einen Patentanspruch häufig als unzulässige Zwischenverallgemeinerung angesehen wurde (vgl. etwa T 273/10 ; T 879/09; T 1118/10 ).

In der Wundbehandlungsvorrichtung-Entscheidung vertrat der Bundesgerichtshof nunmehr eine restriktivere Auffassung zur Frage der Zwischenverallgemeinerung (BGH, a.a.O., Wundbehandlungsvorrichtung, Rn. 31). Das Merkmal eines Verbinders, das in Patentanspruch 1 des angegriffenen Patents enthalten war, war nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nur als Element einer Vorrichtung offenbart, in der der Verbinder den konkret beschriebenen Zweck erfüllt, die Anbindung eines mehrlumigen Schlauchs an die Wundstelle zu gewährleisten und eine Druckerfassung zu ermöglichen. Darin sah der BGH einen untrennbaren Zusammenhang der Merkmale des Verbinders mit den weiteren Merkmalen eines mehrlumigen Schlauchs und eines Druckerfassungsmittels. Erst die Aufnahme dieser Merkmale in die Patentansprüche, mit denen die Nichtigkeitsbeklagte das Patent hilfsweise verteidigte, beseitigte die nach Auffassung des X. Senats bestehende unzulässige Erweiterung.

Während der Bundesgerichtshof in der Frage, ob nicht ursprungsoffenbarte einschränkende Anspruchsmerkmale eine unentrinnbare Falle für den Patentinhaber bilden, eine deutlich vom EPA unterschiedene Position einnimmt, könnte sich nach dem Wundbehandlungsvorrichtung-Urteil bei der Beurteilung von Zwischenverallgemeinerungen eine Annäherung an die striktere Praxis der Spruchkörper des EPA andeuten.

Jahresgebühren für das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (EPEW)

Die Jahresgebühren für das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (EPEW) berechnen sich nach der nun beschlossenen „True Top 4“-Lösung aus der Summe der Gebühren, die derzeit eine Anmeldung eines Patents beim EPA in den vier anmeldestärksten EU-Mitgliedsstaaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Niederlanden kosten würde.

BGH, I Z R 6 7 / 1 1 – Hohlkammerprofilplatten

BGH, Versäumnisurteil vom 27. November 2014, I ZR 67/11 – Hohlkammerprofilplatten

Amtlicher Leitsatz:

Ein Schadensersatzanspruch nach §§ 1, 3, 13 Abs. 6 UWG aF setzte auch
dann ein Handeln zu Wettbewerbszwecken voraus, wenn die Pflichtverletzung
in der Lieferung eines Bauprodukts bestand, das der dafür bestehenden allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht entsprach.