BPatG, Urteil v. 28. Oktober 2010 – 11 W (pat) 14/09

Amtliche Leitsätze:

1. Das Prioritätsrecht ist ein selbständiges, frei übertragbares Recht. Die Übertragung des Prioritätsrechts auf einen Rechtsnachfolger unabhängig von einer Übertragung der prioritätsbegründenden Voranmeldung oder des daraus entstandenen Vollrechts ist ebenso wie bei einer ausländischen Priorität (Unionspriorität) auch zur Inanspruchnahme einer inländischen Priorität zulässig und genügend.

2. Zur rechtswirksamen Inanspruchnahme der Priorität muss die Übertragung des Prioritätsrechts auf den Anmelder als Rechtsnachfolger vor der Prioritätserklärung stattgefunden haben, die nach dem Anmeldetag der Nachanmeldung liegen kann. Da es im Patentrecht keine kleinere Zeiteinheit als einen Tag gibt und der Anmeldetag ab seinem Tagesbeginn gilt, muss das Prioritätsrecht zumindest am Tag vor der Prioritätserklärung
übertragen worden sein.

3. Die Angabe des gesetzlichen Vertreters einer prozessunfähigen natürlichen Person ist für Patentanmeldungen nicht vorgeschrieben, so dass der Mangel der Prozessfähigkeit und die Verfahrensvoraussetzung der gesetzlichen Vertretungsmacht nicht ohne Weiteres von Amts wegen berücksichtigt werden können.

BPatG, Urt. v. 4. November 2010 – 25 W (pat) 182/09

Amtliche Leitsätze:

1. Das Wort „Neuschwanstein“ bezeichnet eindeutig und ausschließlich das im 19. Jahrhundert im Auftrag von König Ludwig II. gebaute weltberühmte Schloss in Schwangau und eignet sich als Angabe eines Reiseziels, nämlich dieser Touristenattraktion ersten Ranges „Schloss Neuschwanstein“. In Bezug auf die Dienstleistungen „Veranstaltung von Reisen; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ stellt diese Bezeichnung deshalb eine beschreibende Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Im Zusammenhang mit Reisedienstleistungen wird die Art, die Beschaffenheit bzw. die Bestimmung dieser Dienstleistungen angegeben, in Bezug auf die „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ werden die Merkmale der Dienstleistungen dahingehend beschrieben, dass diese in einem örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit einer Reise zum Schloss oder einem Besuch des Schlosses erbracht werden.

2. Bezeichnungen bekannter Touristenattraktionen wie „Neuschwanstein“ fehlt im Zusammenhang mit Waren, die im Umfeld solcher touristischer Ziele üblicherweise als Souvenirartikel oder zur Deckung eines Bedarf der Touristen an Speisen, Getränken oder sonstigen Artikeln angeboten werden die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dies gilt entsprechend im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die üblicherweise in einem engen räumlichen und sachlichen Zusammenhang mit einer solchen Touristenattraktion angeboten und erbracht werden (in Anknüpfung an BGH GRUR BGH GRUR 2006, 850, 854, Tz. 20 – FUSSBALL WM 2006).

BGH, Urteil vom 14. Dezember 2010 – X ZR 193/03 – Crimpwerkzeug IV

Amtlicher Leitsatz:

Hat das Berufungsgericht eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln nicht geprüft, weil sie vom Kläger nicht geltend gemacht worden ist und nach seiner vom Berufungsgericht geteilten Rechtsauffassung zu ihrer Geltendmachung auch kein Anlass bestand, so ist die Sache zur Prüfung einer äquivalenten Verletzung gleichwohl nur dann an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, wenn der Kläger in der Revisionsinstanz aufzeigt, inwiefern im wiedereröffneten Berufungsrechtszug tatsächliche Feststellungen zu erwarten sind, aus denen sich ergibt, dass die angegriffene Ausführungsform nach ihrer gegebenenfalls durch ergänzenden Tatsachenvortrag zu erläuternden tatsächlichen Ausgestaltung die Voraussetzungen der Äquivalenz erfüllt.

OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.11.2010 – I-2 U 40/10

Aus der Urteilsbegründung:

Die besagten Vorschriften (§ 9 Satz 2 Nr. 3 PatG, Art. 64 Abs. 2 EPÜ) sehen einen (das Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen, Besitzen) umfassenden Sachschutz für diejenigen Erzeugnisse vor, die durch das patentierte Verfahren unmittelbar hergestellt sind. Bereits die Gesetzesformulierung macht unmissverständlich deutlich, dass der derivative Erzeugnisschutz nicht auf jedwedes Verfahren anwendbar ist, sondern nur für solche Verfahren gilt, die ein Erzeugnis hervorbringen. Es entspricht von daher zu Recht gefestigter Auffassung, dass § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG allein bei Vorliegen eines Herstellungsverfahrens einschlägig ist, welches sich dadurch auszeichnet, dass mit ihm ein Erzeugnis hervorgebracht oder ein Erzeugnis äußerlich oder hinsichtlich seiner inneren Beschaffenheit irgendwie verändert wird. Demgegenüber bleiben reine Arbeitsverfahren, bei denen kein Erzeugnis geschaffen oder in seiner Konstitution variiert, sondern – im Gegenteil – veränderungsfrei auf eine Sache eingewirkt (diese z.B. bloß untersucht, gemessen oder befördert) wird, außerhalb des Anwendungsbereichs von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG (Schulte, PatG EPÜ, 8. Aufl., § 9 PatG Rn. 82 f.; Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl., § 9 PatG Rn. 53 f.; Benkard, EPÜ, 2002, Art. 64 Rn. 22; Busse, PatG, 6. Aufl., § 9 PatG Rn. 101; Mes, PatG GebrMG, 2. Aufl., § 9 PatG Rn. 44; von Meibom/vom Feld, Festschrift Bartenbach, 2005, S. 385, 390 f.; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., S. 773; Schramm, Der Patentverletzungsprozess, 6. Aufl., S. 128 f.; Jestaedt, Patentrecht, 2. Aufl., Rn. 556-562). Zur Differenzierung zwingt zudem die weitere Überlegung, dass § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG, Art. 64 Abs. 2 EPÜ einen Sachschutz fingieren, der – abgesehen von der Handlungsalternative des Herstellens, die im Rahmen des aus einem Verfahrenspatent abgeleiteten Erzeugnisschutzes naturgemäß keinen Platz hat – mit demjenigen Schutz übereinstimmt, der bestehen würde, wenn das Verfahrenserzeugnis selbst durch ein Sachpatent geschützt wäre. Daraus folgt umgekehrt, dass dasjenige, für das ein ergänzender Verfahrenserzeugnisschutz reklamiert wird, prinzipiell taugliches Objekt eines Sachpatents sein können muss.

Ein Untersuchungsbefund, der nach Abschluss des patentgemäßen Verfahrens erhalten wird und der z.B. – wie beim Verfügungspatent – eine Aussage darüber liefert, ob die untersuchte DNA-Probe einen bestimmten Gendefekt aufweist oder nicht, genügt den vorgenannten Anforderungen nicht.

BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 19/09 – Destructive Emotions

UrhG § 32 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2

Amtliche Leitsätze:

a) Der Senat hält daran fest, dass der Übersetzer eines belletristischen Werkes oder Sachbuches, dem für die zeitlich unbeschränkte und inhaltlich umfassende Einräumung sämtlicher Nutzungsrechte an seiner Übersetzung lediglich ein für sich genommen übliches und angemessenes Seitenhonorar als Garantiehonorar zugesagt ist, gemäß § 32 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2 UrhG eine zusätzliche Vergütung beanspruchen kann, die bei gebundenen Büchern 0,8% und bei Taschenbüchern 0,4% des Nettoladenverkaufspreises beträgt und jeweils ab dem 5.000sten Exemplar zu zahlen ist und dass besondere Umstände es als angemessen erscheinen lassen können, diese Vergütungssätze zu erhöhen oder zu verringern (Bestätigung von BGH, Urteil vom 7. Oktober 2009 – I ZR 38/07, BGHZ 182, 337 – Talking to Addison).

Bei einer Erstverwertung als Hardcover-Ausgabe und einer Zweitverwertung als Taschenbuchausgabe ist die zusätzliche Vergütung jeweils erst ab dem 5.000sten verkauften Exemplar der jeweiligen Ausgabe zu zahlen.

Nur ein Seitenhonorar, das außerhalb der Bandbreite von im Einzelfall üblichen und angemessenen Seitenhonoraren liegt, kann eine Erhöhung oder Verringerung der zusätzlichen Vergütung rechtfertigen.

b) Darüber hinaus kann ein solcher Übersetzer gemäß § 32 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2 UrhG eine angemessene Beteiligung an Erlösen beanspruchen, die der Verlag dadurch erzielt, dass er Dritten das Recht zur Nutzung des übersetzten Werkes einräumt oder überträgt. Diese Beteiligung beträgt grundsätzlich ein Fünftel der Beteiligung des Autors des fremdsprachigen Werkes an diesen Erlösen. Der Erlösanteil, den der Übersetzer erhält, darf allerdings nicht höher sein als der Erlösanteil, der dem Verlag verbleibt. Soweit bei der Nutzung des übersetzten Werkes von der Übersetzung in geringerem Umfang als vom Originalwerk Gebrauch gemacht wird, ist die Beteiligung des Übersetzers entsprechend zu verringern.

§ 32 (2) S. 2 UrhG -> Angemessenheit einer redlichen Vergütung
-> Beteiligungsgrundsatz
-> Angemessene Vergütung eines Übersetzers von belletristischen Werken und von Sachbüchern

BPatG, Entscheidung vom 15. März 2010, 20 W (pat) 94/05 – Sachdienlichkeit der Anhörung

Amtlicher Leitsatz:

Allein der Umstand, dass die Prüfungsstelle entgegen dem entsprechenden Hilfsantrag der Anmelderin die Anmeldung ohne vorherige Anhörung zurückgewiesen hat, stellt sich nicht von vornherein und ohne weitere Prüfung des Einzelfalls als schwerwiegender Verfahrensfehler dar.

-> Sachdienlichkeit einer Anhörung im Anmeldeverfahren

BGH, Urteil vom 10. Februar 2011 – I ZR 183/09 – Irische Butter

Amtliche Leitsätze:

a) Nach Nr. 5 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG ist – ebenso wie zuvor nach § 5 Abs. 5 UWG 2004 – nicht die unzulängliche Bevorratung der beworbenen Ware, sondern die unzureichende Aufklärung über eine unzulängliche Bevorratung unlauter.

b) Zielt ein Unterlassungsantrag durch Formulierungen wie „für Lebensmittel wie nachfolgend abgebildet zu werben“ auf das Verbot der konkreten Verletzungsform ab, stellen weitere in den Antrag aufgenommene, die konkrete Verletzungsform beschreibende Merkmale grundsätzlich eine unschädliche Überbestimmung dar.

c) Eine Gleichartigkeit im Sinne von Nr. 5 UWG des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG liegt nur dann vor, wenn das andere Produkt nicht nur tatsächlich gleichwertig, sondern auch aus der Sicht des Verbrauchers austauschbar ist. Wird für ein Markenprodukt geworben, ist daher ein unter einer Handelsmarke vertriebenes Produkt nicht gleichartig, auch wenn es objektiv gleichwertig sein mag.

d) Die in der Regelung der Nr. 5 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG zugrunde gelegte Erwartung, dass eine einschränkungslos angebotene Ware in sämtlichen in die Werbung einbezogenen Filialen in ausreichender Menge erworben werden kann, lässt sich nur durch einen aufklärenden Hinweis neutralisieren, der klar formuliert, leicht lesbar und gut erkennbar ist.

BGH, Beschluss vom 17. August 2010 – I ZB 59/09 – SUPERgirl

Amtlicher Leitsatz:

Hat die Markenstelle die Eintragung des angemeldeten Zeichens als Marke wegen Fehlens der Unterscheidungskraft versagt, so liegt kein wesentlicher Verfahrensmangel i.S. von § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG vor, wenn die Markenstelle dabei zwar Vorbringen des Anmelders zur Eintragung ähnlicher Zeichen berücksichtigt, aber nicht im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung angegeben und nicht dargelegt hat, dass sie die Voreintragungen für rechtswidrig halte.

Da sich die Leitsätze der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer vom 12. Mai 2010, G 3/08 im wesentlichen nur mit der Frage des Vorlagerechts der Präsidentin befassen, hier noch eine kurze Zusammenfassung der Aussagen der Stellungnahme zur Frage des Patentierungsausschlusses für Softwarepatente:

Die Große Beschwerdekammer stellt im wesentlichen fest, dass durch die
Abkehr vom Beitragsansatz eine nicht zu beanstandende Rechtsfortbildung bei der Frage des Patentierungsausschlusses für Softwarepatente (bzw. computerimplementiere Erfindungen) stattgefunden hat. Eine Analogie soll den Unterschied zwischen dem „Beitragsansatz“ und dem von der Kammer in T 1173/97 herangezogenen Ansatz [heutige anerkannte Rechtsprechung] verdeutlichen.

Die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer vom 12. Mai 2010, G 3/08 ist nun in deutscher Übersetzung verfügbar:

Leitsätze:

I. Bei der Ausübung des Vorlagerechts kann sich der Präsident des EPA auf das ihm mit Artikel 112 (1) b) EPÜ eingeräumte Ermessen berufen, auch wenn sich seine Einschätzung der Notwendigkeit einer Vorlage nach relativ kurzer Zeit gewandelt hat.

II. Abweichende Entscheidungen, die ein und dieselbe Technische Beschwerdekammer in wechselnder Besetzung erlassen hat, können Anlass für eine zulässige Vorlage des Präsidenten des EPA sein, der die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) b) EPÜ mit einer Rechtsfrage befasst.

III. Da der Wortlaut des Artikels 112 (1) b) EPÜ hinsichtlich der Bedeutung von „different decisions/voneinander abweichende Entscheidungen/décisions divergentes“ nicht eindeutig ist, muss er nach Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge (WÜRV) im Lichte seines Zieles und Zweckes ausgelegt werden. Zweck des Vorlagerechts nach Artikel 112 (1) b) EPÜ ist es, innerhalb des europäischen Patentsystems Rechtseinheit herzustellen. In Anbetracht dieses Zwecks der Vorlagebefugnis des Präsidenten ist der englische Begriff „different decisions“ restriktiv im Sinne von „divergierende Entscheidungen“ zu verstehen.

IV. Der Begriff der Rechtsfortbildung ist ein weiterer Aspekt, den es bei der Auslegung des Begriffs der „voneinander abweichenden Entscheidungen“ in Artikel 112 (1) b) EPÜ sorgfältig zu prüfen gilt. Rechtsfortbildung ist eine unverzichtbare Aufgabe der Rechtsanwendung, gleich, welcher Auslegungsmethode man sich bedient, und deshalb jeder richterlichen Tätigkeit immanent. Rechtsfortbildung als solche darf deshalb noch nicht zum Anlass einer Vorlage genommen werden, eben weil auf juristischem und/oder technischem Neuland die Entwicklung der Rechtsprechung nicht immer geradlinig verläuft und frühere Ansätze verworfen oder modifiziert werden.

V. Rechtsprechung wird nicht vom Ergebnis, sondern von der Begründung geprägt. Die Große Beschwerdekammer kann daher bei der Prüfung, ob zwei Entscheidungen die Erfordernisse des Artikels 112 (1) b) EPÜ erfüllen, auch obiter dicta berücksichtigen.

VI. T 424/03, Microsoft weicht in der Frage, ob ein Anspruch für ein Programm auf einem computerlesbaren Medium zwingend unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) EPÜ fällt, von einer in T 1173/97, IBM zum Ausdruck gebrachten Auffassung ab. Dies beruht jedoch auf einer legitimen Weiterentwicklung der Rechtsprechung und begründet keine Abweichung, die eine präsidiale Vorlage an die Große Beschwerdekammer rechtfertigen würde.

VII. Die Große Beschwerdekammer kann in den Gründen der Entscheidungen, die nach der präsidialen Vorlage voneinander abweichen sollen, keine anderen Abweichungen erkennen. Die Vorlage ist daher nach Artikel 112 (1) b) EPÜ unzulässig.