BPatG, 5 W (pat) 9/13 – Polyurethanschaum

BPatG, Urteil v. 24. Juni 2015 – 15 W (pat) 9/13 – Polyurethanschaum

Amtlicher Leitsatz:

Der Sinngehalt der Merkmale von Patentansprüchen ist auch im Prüfungsverfahren aus der Sicht des zuständigen Fachmanns auszulegen. Sofern das zur Auslegung notwendige Wissen keinen oder nur unvollständigen Eingang in die Patentanmeldung gefunden hat, ist es durch die Prüfungsstelle zu ermitteln und gegebenenfalls zu dokumentieren, um den beanspruchten Gegenstand in nachvollziehbarer Weise für die sich anschließende Prüfung auf Patentfähigkeit festzulegen.

BGH: Bundesgerichtshof erklärt Patent zur Entsperrung eines Touchscreens für nichtig

Mitteilung der Pressestelle Nr. 151/2015 zu Urteil vom 25. August 2015 – X ZR 110/13

Die beklagte Apple Inc. ist Inhaberin des auch in Deutschland geltenden europäischen Patents 1 964 022 (Streitpatents). Die Klägerin Motorola Mobility Germany GmbH hat das Streitpatent mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen.

Die Erfindung betrifft eine Maßnahme zum Entsperren einer tragbaren elektronischen Vorrichtung mit berührungsempfindlichem Bildschirm (Touchscreen), beispielsweise eines Mobiltelefons. Nach den Ausführungen der Patentschrift war es bekannt, solche Geräte gegen unabsichtliche Funktionsauslösung durch zufälligen Berührungskontakt zeitweise zu sperren und durch Berührung bestimmter Bildschirmbereiche in einer vorgegebenen Reihenfolge wieder zu entsperren. Das Streitpatent möchte das Entsperren benutzerfreundlicher gestalten. Es schlägt daher im Wesentlichen vor, dass der Nutzer zum Entsperren des Geräts eine bestimmte (Finger-)Bewegung (Wischbewegung) auf der Berühroberfläche ausführt. Dabei wird ihm auf dem Bildschirm eine grafische Hilfestellung gegeben, indem sich ein Entsperrbild „im Einklang mit der Fingerbewegung“ auf einem vorgegebenen Pfad auf dem Bildschirm bewegt.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent gemäß Art. II § 6 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜbkG* mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt und auch die hilfsweise verteidigten beschränkten Fassungen des Patents für nicht rechtsbeständig gehalten. Der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig (Art. 52 Abs. 1 EPÜ**), weil er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Art. 56 Satz 1 EPÜ***). Das von dem schwedischen Hersteller Neonode vertriebene Mobiltelefon N1 nehme alle Merkmale der Erfindung bis auf die Anweisung vorweg, dem Nutzer auf dem Bildschirm ein Entsperrbild anzuzeigen, das sich im Einklang mit der – als solche bekannten – Fingerbewegung auf einem vorgegebenen Pfad auf dem Bildschirm bewegt. Dieses Merkmal sei jedoch bei der Beurteilung der Patentfähigkeit nicht zu berücksichtigen, weil es kein technisches Problem löse, sondern lediglich auf die Vorstellung des Benutzers einwirke, indem es durch grafische Maßnahmen die Bedienung des Geräts vereinfache.

Der u.a. für das Patentrecht zuständige X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Er hat zwar bei der Prüfung der Patentfähigkeit – anders als das Bundespatentgericht – berücksichtigt, dass die Erfindung insofern über den durch das Mobiltelefon Neonode N1 verkörperten Stand der Technik hinausgeht, als die Entsperrung dem Benutzer durch eine den Entsperrvorgang begleitende grafische Darstellung angezeigt wird. Eine solche benutzerfreundlichere Anzeige war dem Fachmann jedoch durch den Stand der Technik nahegelegt. Denn dort wird ein „virtueller Schalter“ beschrieben, der durch eine Wischbewegung auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm mittels „Verschiebens“ eines grafischen Objekts einen Schieberegler imitiert. Das Streitpatent beruht daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

BGH, X ZR 60/13 – Verdickerpolymer I

BGH, Urteil vom 5. Mai 2015 – X ZR 60/13 – Verdickerpolymer I

Amtlicher Leitsatz:

Werden als Bestandteile einer Stoffzusammensetzung mehrere Stoffe oder Stoffgruppen alternativ beansprucht, fehlt es dem Gegenstand des Patents bereits dann an der erforderlichen Neuheit in der gesamten beanspruchten Bandbreite, wenn einer dieser Stoffe oder eine dieser Stoffgruppen als Bestandteil einer solchen Zusammensetzung bekannt war.

Probleme mit dem deutschen Trennungsprinzip in Patentstreitigkeiten – Anmerkung zu BGH X ZR 103/13 Kreuzgestänge

Die Leitsätze der Entscheidung BGH, Urteil vom 02.07.2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge wurden in diesem Blog bereits berichtet.

Diese Entscheidung zeigt mögliche Probleme auf, die sich aus dem Trennungsprinzip ergeben, nach dem der Instanzenzug für Rechtsbestandsverfahren und Verletzungsverfahren erst beim BGH zusammenläuft. Zum Leitsatz hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung BGH, Urteil vom 02.07.2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge erhoben:

Das Verletzungsgericht hat das Klagepatent selbständig auszulegen und ist weder rechtlich noch tatsächlich an die Auslegung durch den Bundesgerichtshof in einem das Klagepatent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gebunden.

Dies ist bereits in BGH, Urteil vom 17.04.2007 – X ZR 72/05 – Ziehmaschinenzugeinheit angeklungen, wenn auch spezifisch für den Fall, dass die klageabweisenden Gründe, mit denen ein Patent beschränkt aufrechterhalten wird, zu einer Auslegung unter den Sinngehalt der Patentansprüche führen würden:

Schränken die sich mit der Teilabweisung befassenden Entscheidungsgründe des Nichtigkeitsurteils den Sinngehalt eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs im Sinne einer Auslegung unter seinen Wortlaut ein, erlaubt dies im Verletzungsprozess ebenso wenig eine einschränkende Auslegung dieses Patentanspruchs wie bei sich aus Beschreibung oder Zeichnungen des Patents ergebenden Beschränkungen.

Der Bundesgerichtshof erkennt im Urteil vom 02.07.2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge an, dass Szenarien denkbar sind, in denen das später entscheidende Instanzgericht im Verletzungsverfahren aufgrund weiterer, besserer Erkenntnis zu einer anderen Anspruchsauslegung gelangen kann als der Bundesgerichtshof im vorangegangenen Nichtigkeitsberufungsverfahren (vgl. Rn. 20):

Dies schließt die Möglichkeit ein, dass das Verletzungsgericht zu einem Auslegungsergebnis gelangt, das von demjenigen abweicht, das der Bundesgerichtshof in einem dasselbe Patent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gewonnen hat. Eine solche Divergenz rechtfertigt zwar, wenn sie entscheidungserheblich ist, die Zulassung der Revision … In diesen wie in jenen Fällen hat das Revisionsgericht zu prüfen, ob es an seiner bisherigen Rechtsprechung festhält oder die besseren Gründe für die Beurteilung des Berufungsgerichts streiten. Eine solche bessere Erkenntnis kann sich im Patentstreitverfahren zudem aus vom Berufungsgericht festgestellten, der revisionsrechtlichen Prüfung zugrunde zu legenden Tatsachen ergeben, die im Nichtigkeitsverfahren nicht festgestellt worden sind, sich aber auf die Auslegung des Patents auswirken.

Eine für den vermeintlichen Patentverletzer sehr missliche Situation ergibt sich, wenn im Rechtsbestandsverfahren die Nichtigkeitsklage aufgrund enger Anspruchsauslegung abgewiesen wurde, im Verletzungsverfahren nach dem rechtskräftigen Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens das Berufungsgericht die Verletzung aufgrund einer breiten Anspruchsauslegung jedoch bejaht. Wenn – wie in Rn. 20 des Urteils vom 02.07.2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge angedeutet – in einem Einzelfall eine bessere Erkenntnis im Patentverletzungsverfahren für eine breite Anspruchsauslegung streiten würde, die der Bundesgerichtshof als Revisionsgericht im Verletzungsverfahren teilt, würde eine Patentverletzung auf Basis einer breiten Anspruchsauslegung festgestellt werden, während die Nichtigkeitsklage bereits vorher aufgrund einer engen Anspruchsauslegung rechtskräftig abgewiesen wurde.

Es stellt sich die Frage, wie der Patentverletzer in einem solchen Fall vorgehen könnte. Eine Restitutionsklage hält der BGH aus § 580 Nr. 6 ZPO für möglich, wenn das Verletzungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen wurde, bevor eine teilweise oder vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents erfolgte (BGH, Urteil vom 28.09.2011 – X ZR 68/10 – Klimaschrank), der Zeitablauf also im Vergleich zur Kreuzgestänge-Entscheidung gerade umgekehrt ist. Bei einer umgekehrten zeitlichen Abfolge (rechtskräftiger Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens vor dem rechtskräftigen Abschluss des Verletzungsverfahrens) scheint eine Anwendbarkeit des Restitutionsgrunds § 580 Nr. 6 ZPO eher fernliegend, da das Rechtsbestandsverfahren nicht auf das Urteil des Verletzungsverfahrens gegründet ist. Denkbar wäre möglicherweise eine Durchbrechung der Rechtskraftwirkung des ersten Nichtigkeitsverfahrens. Die (breitere) Auslegung des Anspruchs durch das Revisionsgericht im Verletzungsverfahren könnte eine nicht präkludierte, nachträglich entstandene Tatsache darstellen, die für Durchbrechung der Rechtskraftwirkung streiten und dem Patentverletzer eine erneute Nichtigkeitsklage aus dem bereits im ersten Verfahren geltend gemachten Nichtigkeitsgrund eröffnen könnte.

BGH, X ZR 103/13 – Kreuzgestänge

BGH, Urteil vom 2. Juni 2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge

Amtliche Leitsätze:

a) Das Verletzungsgericht hat das Klagepatent selbständig auszulegen und ist weder rechtlich noch tatsächlich an die Auslegung durch den Bundesgerichtshof in einem das Klagepatent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gebunden.

b) Werden in der Beschreibung eines Patents mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Beispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können. Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden.

Aus der Urteilsbegründung:

Die Bestimmung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist Rechtserkenntnis und vom Verletzungsgericht, wie von jedem anderen damit befassten Gericht, eigenverantwortlich vorzunehmen (BGH, Urteil vom 31. März 2009 – X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 Rn. 16 – Straßenbaumaschine; BGH, Beschluss vom 29. Juni 2010 – X ZR 193/03, BGHZ 186, 90 Rn. 15 – Crimpwerkzeug III). Dies schließt die Möglichkeit ein, dass das Verletzungsgericht zu einem Auslegungsergebnis gelangt, das von demjenigen abweicht, das der Bundesgerichtshof in einem dasselbe Patent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gewonnen hat. Eine solche Divergenz rechtfertigt zwar, wenn sie entscheidungserheblich ist, die Zulassung der Revision (BGHZ 186, 90 Rn. 11 ff. – Crimpwerkzeug III). Sie unterscheidet sich darin aber nicht von anderen Fällen einer von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs abweichenden und deshalb nach § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO die Zulassung der Revision rechtfertigenden Beurteilung einer Rechtsfrage durch ein Berufungsgericht. In diesen wie in jenen Fällen hat das Revisionsgericht zu prüfen, ob es an seiner bisherigen Rechtsprechung festhält oder die besseren Gründe für die Beurteilung des Berufungsgerichts streiten. Eine solche bessere Erkenntnis kann sich im Patentstreitverfahren zudem aus vom Berufungsgericht festgestellten, der revisionsrechtlichen Prüfung zugrunde zu legenden Tatsachen ergeben, die im Nichtigkeitsverfahren nicht festgestellt worden sind, sich aber auf die Auslegung des Patents auswirken (BGH, Urteil vom 11. Oktober 2005 – X ZR 76/04, BGHZ 164, 261 Rn. 19 – Seitenspiegel; Urteil vom 12. Februar 2008 – X ZR 153/05, GRUR 2008, 779 Rn. 31 – Mehrgangnabe).

BPatG, 15 W (pat) 27/12 – Modifizierte Epoxidharze

BPatG, Urt. v. 6. Juli 2015 – 15 W (pat) 27/12 – Modifizierte Epoxidharze

Amtlicher Leitsatz:

Sind in einem Patentanspruch unterschiedliche Lösungen der gleichen erfinderischen Idee über die eine Verknüpfung oder eine Alternative ausdrückende Konjunktion „und/oder“ verbunden, stellt eine daraus resultierende Breite des Patentanspruchs keine Frage der Klarheit, sondern eine Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit dar (vgl. auch 20 W (pat) 305/02).

BGH, X ZR 51/13 – Einspritzventil

BGH, Urteil vom 9. Juni 2015 – X ZR 51/13 – Einspritzventil

Amtliche Leitsätze:

a) Angriffs- oder Verteidigungsmittel, eine Klageänderung oder eine Verteidigung mit beschränkten Patentansprüchen, die das Patentgericht nicht nach § 83 Abs. 4 PatG zurückgewiesen hat, können auch im Berufungsverfahren nicht zurückgewiesen werden.

b) Ein Nichtigkeitsgrund, der erst nach dem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG geltend gemacht worden ist, den das Patentgericht jedoch sachlich beschieden hat, fällt auch dann ohne weiteres im Berufungsverfahren zur Entscheidung an, wenn das Patentgericht offengelassen hat, ob die Zulassung des weiteren Nichtigkeitsgrunds sachdienlich ist.

BGH, X ZB 1/15 – Flugzeugzustand

BGH, Beschluss vom 30. Juni 2015 – X ZB 1/15 – Flugzeugzustand

Amtliche Leitsätze:

a) Mathematische Methoden sind im Hinblick auf § 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG nur dann patentierbar, wenn sie der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

b) Eine mathematische Methode kann nur dann als nicht-technisch angesehen werden, wenn sie im Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften aufweist.

c) Ein ausreichender Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften liegt vor, wenn eine mathematische Methode zu dem Zweck herangezogen wird, anhand von zur Verfügung stehenden Messwerten zuverlässigere Erkenntnisse über den Zustand eines Flugzeugs zu gewinnen und damit die Funktionsweise des Systems, das der Ermittlung dieses Zustands dient, zu beeinflussen.

d) Ein Gegenstand, der neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann nicht allein deshalb als nicht patentfähig angesehen werden, weil er im Vergleich zum Stand der Technik keinen erkennbaren Vorteil bietet.

BGH, I ZR 107/13 – Exzenterzähne

BGH, Urteil vom 22. Januar 2015 – I ZR 107/13 – Exzenterzähne

Amtliche Leitsätze:

a) Zu dem angesprochenen Verkehr, aus dessen Sicht zu beurteilen ist, ob ein Produkt wettbewerbliche Eigenart hat, gehören nicht nur die Endabnehmer, sondern auch die Abnehmer des Produkts auf vorangegangenen Vertriebsstufen.

b) Ein ehemals patentrechtlich geschütztes Element eines Erzeugnisses kann diesem wettbewerbliche Eigenart verleihen, wenn die konkrete Gestaltung dieses Elements technisch nicht zwingend notwendig ist, sondern durch eine frei wählbare und austauschbare Gestaltung, die denselben technischen Zweck erfüllt, ersetzt werden kann, ohne dass damit Qualitätseinbußen verbunden sind.

c) Einem Wettbewerber ist es grundsätzlich nicht zuzumuten, auf die Übernahme von Merkmalen des Produkts eines Mitbewerbers, die dem freien Stand der Technik angehören und der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen, zu verzichten, um die Gefahr einer Herkunftstäuschung oder Rufausnutzung zu vermeiden. Würde die Übernahme solcher Merkmale allerdings zu einer (nahezu) identischen Nachahmung des Produkts führen, ist von einem Wettbewerber regelmäßig zu verlangen, auf eine andere angemessene technische Lösung auszuweichen, wenn er der Gefahr einer Herkunftstäuschung oder Rufausnutzung nicht auf andere Weise – etwa durch eine (unterscheidende) Kennzeichnung seiner Produkte – entgegenwirken kann.