Autor: Dr. Florian Meier

EPA-Seminar „Boards of Appeal”

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Am 26. und 27.11.2015 fand in München das EPA-Beschwerdekammerseminar statt. Die Vorträge werden online zur Verfügung gestellt werden.

Unter den zahlreichen vorgestellten Entscheidungen mögen – neben den ausführlich dargestellten Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer zur Klarheit im Einspruchsverfahren (G 3/14) und zu den Grenzen des Patentierungsausschlusses des Art. 53(b) EPÜ (G 2/13 und G 2/12) – die folgenden Aspekte für Praktiker von besonderem Interesse sein:

In T 899/13 wurde betont, dass der Patentinhaber oder Anmelder als Beschwerdeführer sämtliche Beanstandungen, die nach der angegriffenen Entscheidung der Patenterteilung oder Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, durch Ausführungen in der Beschwerdebegründung oder Änderungen der Anmeldung adressieren muss. Tut er dies nicht, führt dies zur Unzulässigkeit der Beschwerde, die nach Ablauf der Beschwerdebegründungsfrist nicht mehr heilbar ist. Im entschiedenen Fall enthielt die Beschwerdebegründung keine Ausführungen zu Klarheitsbeanstandungen gegen abhängige oder nebengeordnete Ansprüche, was zur Unzulässigkeit der Beschwerde führte. Hingegen muss der Einsprechende als Beschwerdeführer nur einen der Gründe, die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, in seiner Beschwerdebegründung adressieren, damit die Beschwerde zulässig ist (T 682/11).

In T 2532/11 wurde die Beschwerde als unzulässig verworfen, weil der Patentinhaber neue Anträge stellte und Ausführungen zu deren Zulässigkeit einreichte, ohne den im erstinstanzlichen Verfahren gestellten (Haupt-)Antrag aufrechtzuerhalten. Diese Entscheidung wurde bislang anscheinend nicht von weiteren Entscheidungen aufgegriffen.

In einem rechtsvergleichenden Vortrag wurde von Prof. Ann der Status der Beschwerdeinstanzen der IP5-Ämter dargestellt, insbesondere auch im Hinblick auf die Unabhängigkeit der Richter/Beschwerdekammermitglieder. So scheint beispielsweise die Ernennung eines Administrative Patent Judge, der PTAB-Mitglied im USPTO ist, nicht auf Lebenszeit zu erfolgen, was nach Darstellung des Vortragenden kritische Fragen zur Unabhängigkeit der PTAB-Mitglieder im USPTO aufwerfen könnte. Natürlich besteht im US-Verfahren noch die Möglichkeit, Rechtsmittel zum CAFC einzulegen, so dass die Überprüfung durch eine unabhängige gerichtliche Instanz sichergestellt ist. Dass auch die Mitglieder der EPA-Beschwerdekammern nur auf einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt werden und eine Wiederernennung erforderlich ist (Art. 11(3) EPÜ), wurde bei der EPA-Konferenz nicht thematisiert. Wollte man schon in Frage stellen, ob der Status der PTAB-Mitglieder im USPTO eine wirkliche Unabhängigkeit sicherstellt, könnte man nach meiner Auffassung ähnliche Probleme ebenso im Hinblick auf die zeitlich beschränkte Ernennung der EPA-Beschwerdekammermitglieder sehen. Für das EPA käme erschwerend hinzu, dass – anders als im USPTO-Verfahren – keine Überprüfung durch eine Instanz außerhalb des Amtes vorgesehen ist.

Mehrere der beim EPA-Beschwerdekammerseminar vortragenden Beschwerdekammermitglieder, einschließlich des Vizepräsidenten DG3, betonten, dass im Nachgang zu der Entscheidung R 19/12 (Ablehnung des Vizepräsidenten DG3 als Vorsitzender wegen Besorgnis der Befangenheit aufgrund seiner Doppelfunktion) zwischenzeitlich in mehreren weiteren Entscheidungen (R 8/13, R 2/14) den Anträgen auf Ablehnung des Vorsitzenden wegen Besorgnis der Befangenheit nicht stattgegeben worden war.

Ein ebenso unterhaltsamer wie praxisnaher Vortrag zum Aufgabe-Lösungs-Ansatz (G. Ashley, „Problem-solution approach to inventive step and challenging cases“), insbesondere im Hinblick auf die Wahl des nächstliegenden Stands der Technik, hat mir persönlich besonders gut gefallen und ist es wert, in seiner Online-Aufzeichnung angehört zu werden.

BGH X ZR 112/13 (Teilreflektierende Folie) – Wirksame Priorität

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In der Entscheidung BGH, Urteil v. 15.09.2015 – X ZR 112/13 – Teilreflektierende Folie befasste sich der X. Senat unter anderem mit der für eine wirksame Inanspruchnahme der Priorität erforderlichen Erfindungsidentität und dem Offenbarungsgehalt der Prioritätsanmeldung. Der Leitsatz wurde bereits früher in diesem Blog berichtet.

Der Patentanspruch des mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patents wies das Merkmal einer Folie mit einer Fläche von mindestens 3 m mal 4 m auf. Das Bundespatentgericht hatte die Auffassung vertreten, dass dieses Merkmal in der Prioritätsanmeldung nicht offenbart sei und es mithin an der für die Wirksamkeit des Prioritätsrechts erforderlichen Erfindungsidentität fehle. Das Merkmal der Folienfläche von mindestens 3 m mal 4 m war in der Beschreibung und den Ansprüchen der Prioritätsanmeldung nicht wörtlich offenbart. Jedoch vermochte der erkennende X. Senat in der Entscheidung BGH, Urteil v. 15.09.2015, X ZR 112/13 – Teilreflektierende Folie einer – nüchtern betrachtet doch eher schematisch anmutenden – Figur der Prioritätsanmeldung das Merkmal zu entnehmen, dass die Fläche der Folie Abmessungen von mindestens 3 m mal 4 m aufweist. Die erforderliche Erfindungsidentität war somit gegeben.

Auch wenn in einigen Entscheidungen des X. Senats (siehe beispielsweise BGH, Urteil v. 17.02.2015 – X ZR 161/12 – Wundbehandlungsvorrichtun) die Grenzen der im Vergleich zu den Beschwerdekammern des EPA großzügigeren Maßstäbe des Offenbarungsbegriffs in der BGH-Rechtsprechung deutlich wurden, veranschaulicht diese jüngste Entscheidung zum Offenbarungsgehalt (hier: der Prioritätsanmeldung), dass auch eine einzige Figur im Einzelfall eine ausreichende Offenbarung für die Grenzen eines beanspruchten Bereichs bieten kann.

BPatG – Präklusion im Nichtigkeitsverfahren

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BPatG – Präklusion im Nichtigkeitsverfahren (Anmerkung zu BPatG, Urteil vom 12. Februar 2014, 5 Ni 59/10 (EP))

In der Entscheidung BPatG, Urteil vom 12.02.2014, 5 Ni 59/10 (EP) hatte sich der 5. Nichtigkeitssenat des BPatG mit den Präklusionsvorschriften nach dem neuen Nichtigkeitsverfahrensrecht auseinanderzusetzen. Deutlich wird, wie streng die Präklusionsvorschriften im Ermessen des Gerichts auch gegen den Patentinhaber wirken können, wenn dieser das Patent beschränkt mit – streitgegenständlichen, da ebenfalls mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen – Ansprüchen verteidigt, die auf die Merkmalskombination eines oder mehrerer Unteransprüche gerichtet sind.

So führt der 5. Nichtigkeitssenat aus:

Beruft sich im Nichtigkeitsverfahren der Patentinhaber erstmals in der mündlichen Verhandlung (bzw. nach Ablauf einer gemäß § 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist) darauf, die Merkmalskombination eines Unteranspruchs oder eine solche aus mehreren Unteransprüchen sei neu und erfinderisch, liegt darin eine Verteidigung mit einer geänderten Fassung des Patents und ein neues Verteidigungsmittel im Sinne des § 83 Abs. 4 PatG. (Leitsatz)

Insoweit unterscheidet sich die Geltendmachung der eigenständigen erfinderischen Qualität eines Unteranspruchs nicht grundsätzlich von der Geltendmachung der Patentfähigkeit einer (hilfsweise) durch Aufnahme eines oder mehrerer Merkmale aus der Beschreibung beschränkten Fassung. (Ziff. 3 a) aa) der Entscheidungsgründe)

Diese Auffassung des 5. Nichtigkeitssenats erscheint sehr weitgehend, jedenfalls soweit sie sich auf mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Unteransprüche bezieht. Ein abhängiger Patentanspruch, der im Nichtigkeitsverfahrens angegriffen wird, definiert einen Gegenstand, der – ganz unabhängig davon, ob der übergeordnete Anspruch sich als rechtsbeständig erweist – auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen ist (BGH GRUR 1980, 166 Doppelachsaggregat; BGH, Urteil vom 29.09.2011, X ZR 109/08 Sensoranordnung). Es würde also einiges dafür sprechen, die beschränkte Verteidigung des Patentinhabers durch hilfsweise Beschränkung auf einen erteilten, mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Unteranspruchs nur als eine Einschränkung auf einen bereits immer verfahrensgegenständlichen, von der Prüfung des übergeordneten Anspruchs unabhängigen Streitgegenstand anzusehen, die nicht verspätet sein kann.

Die Berufung gegen BPatG, Urteil vom 12.02.2014 – 5 Ni 59/10 (EP) scheint anhängig zu sein (BGH X ZR 41/14). Dies ist übrigens bereits das zweite Mal, dass dieses Nichtigkeitsverfahren zur Fortbildung der Rechtsprechung beiträgt. Im ersten Urteil (BPatG, Urteil vom 15.02.2012, 5 Ni 59/10 (EP)) hatte der 5. Nichtigkeitssenat die Übertragung des Prioritätsrechts als unwirksam angesehen und den deutschen Teil des europäischen Patents im angegriffenen Umfang für nichtig erklärt. Im Nichtigkeitsberufungsurteil (BGH, Urteil vom 16.04.2013, X ZR 49/12 Fahrzeugscheibe) konnte der Bundesgerichtshof zur Klärung der Frage beitragen, welche Formerfordernisse für die wirksame Übertragung des Prioritätsrechts gelten (Qualifikation nach dem Forderungsstatut, Art. 14 Abs,. 2 Rom-I-VO bzw. Art. 33 Abs. 2 EGBGB a.F.; Formfreiheit der Übertragung des Prioritätsrechts nach dem im entschiedenen Fall maßgeblichen deutschen Recht, insoweit Abgrenzung zur EPA-Beschwerdekammerentscheidung T 62/05).

Für die Praxis empfiehlt es sich vorerst, innerhalb der mit dem qualifizierten Hinweis gesetzten Frist ausdrücklich auch eine Verteidigung auf Basis der abhängigen, angegriffenen Ansprüche zu beantragen, sofern diese die Patentfähigkeit zu stützen vermögen. Eine Beschränkung darauf erst in der Verhandlung kann jedenfalls nach den Kriterien der Entscheidung BPatG, Urteil vom 12.02.2014, 5 Ni 59/10 (EP) präkludiert sein.

Gebührenrechtlicher Fallstrick: Beschwerdeeinlegung durch Mehrheit von Anmeldern oder Patentinhabern

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In der Entscheidung BGH, Beschluss vom 18.08.2015, X ZB 3/14, Mauersteinsatz , deren Leitsätze bereits hier in diesem Blog berichtet wurden, hat der Bundesgerichtshof die Auffassung des 10. Senats des Bundespatentgerichts (BPatG, Beschluss vom 03. Dezember 2013, 10 W (pat) 17/14) bestätigt, dass bei Beschwerdeeinlegung durch mehrere Patentanmelder (Anmelderbeschwerde) oder mehrere Patentinhaber (Einspruchsbeschwerde) auch die Beschwerdegebühr für jeden der Beschwerdeführer separat anfällt.

Grund hierfür ist die schon mehrere Jahre zurückliegende Änderung der Vorbemerkung zu Teil B des als Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG erlassenen Gebührenverzeichnisses durch das „Gesetz zur Änderung des patentamtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes“ vom 21. Juni 2006. Die Vorbemerkung ordnet nunmehr an, dass die Gebühren mit den Gebührennummer 400 000 bis 401 300 in Teil B des Gebührenverzeichnisses (insbesondere die Beschwerdegebühr) für „jeden Antragsteller“ fällig sind.

Diese Entscheidung ist von großer praktischer Relevanz und weicht von der langjährigen Übung der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts ab, die aufgrund der notwendigen Streitgenossenschaft von Anmeldern oder Schutzrechtsinhabern auch nach der Änderung der Vorbemerkung zu Teil B des Gebührenverzeichnisses davon ausgegangen sind, dass nur eine Beschwerdegebühr fällig wird (vgl. etwa BPatG, Beschluss vom 05. März 2015, 35 W (pat) 12/13).

Die Entscheidung BGH, Beschluss vom 18.08.2015, X ZB 3/14, Mauersteinsatz wird nicht nur für das patentrechtliche Verfahren, sondern auch für marken-, gebrauchsmuster- und designrechtliche Beschwerdeverfahren Bedeutung haben, auf die Teil B des PatKostG ebenfalls anwendbar ist. Derzeit dürfte eine nicht unerhebliche Anzahl von Beschwerdeverfahren anhängig sein, in denen eine Anmelder- oder Schutzrechtsinhabermehrheit Beschwerdeführer ist, aber nur eine einzige Beschwerdegebühr entrichtet wurde.

Für derartige Fälle ist zu prüfen, ob die entrichtete Beschwerdegebühr einem der Beschwerdeführer zugeordnet werden kann. So wurde in der Entscheidung BGH, Beschluss vom 18.08.2015, X ZB 3/14, Mauersteinsatz die Angabe des Namens nur eines der gemeinschaftlichen Patentinhaber auf dem vom anwaltlichen Vertreter unterzeichneten Lastschriftmandat abweichend von der Vorinstanz als ausreichend angesehen, die Zahlung der Beschwerdegebühr eben diesem (Mit-)Inhaber zuzuordnen.

Sowohl die Entscheidung BGH, Beschluss vom 18.08.2015, X ZB 3/14, Mauersteinsatz als auch die erstinstanzliche Entscheidung BPatG, Beschluss vom 03. Dezember 2013, 10 W (pat) 17/14 stützen sich unter anderem darauf, die Gesetzesbegründung des Gesetzes zur Änderung des patentamtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes“ vom 21. Juni 2006 lasse nicht erkennen, dass eine gebührenrechtliche Privilegierung einer Mehrheit von Anmeldern oder Schutzrechtsinhabern gegenüber einer Mehrheit von Einsprechenden, Widersprechenden oder Löschungsantragstellern (Marke, Gebrauchsmuster) vom Gesetzgeber gewollt war. Dies scheint jedoch nur bedingt zuzutreffen. Zwar wird in der Gesetzesbegründung ausgeführt, die Gebührentragungspflicht im Beschwerdeverfahren treffe jeden Verfahrensbeteiligten, dies jedoch nur „ebenso wie im patentamtlichen Verfahren … (siehe Begründung zur Vorbemerkung zu Teil A des Gebührenverzeichnisses)“ (BlPMZ 2006, 235, li. Spalte). Da in der Vorbemerkung zu Teil A des Gebührenverzeichnisses eine jeden Antragsteller treffende Gebührentragungspflicht bei den technischen Schutzrechen nur für Einsprechende im patentrechtlichen Einspruchsverfahren (Gebührenziffer 313 600) und Löschungsantragsteller im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (Gebührenziffer 323 100) angeordnet wird, könnte die Gesetzesbegründung durchaus dafür streiten, dass im Beschwerdeverfahren unterschiedliche Regeln für Personenmehrheiten auf Seiten des Schutzrechtsinhabers einerseits, die dem Zwang einer einheitlichen Antragsstellung unterliegen, und auf Seiten desjenigen, der das Schutzrecht angreift und keinem Zwang zur einheitlichen Antragsstellung unterliegt, gelten könnten.

Die in der Entscheidung BGH, Beschluss vom 18.08.2015, X ZB 3/14, Mauersteinsatz nunmehr geklärte Gebührentragungspflicht bei einer Personenmehrheit auf Seiten des Anmelders oder Schutzrechtsinhabers hat übrigens auch schwer nachvollziehbare praktische Konsequenzen. So ist eine Folge beispielsweise, dass bei einem patentamtlichen Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren mehrere gemeinschaftliche Patentinhaber nur eine einzige Gebühr 313 700 zu entrichten haben, da Vorbemerkung (2) zu Teil A des Gebührenverzeichnisses PatKostG nicht anordnet, dass diese Gebühr für jeden Antragsteller zu entrichten ist, aber
bei einem nachfolgenden Beschwerdeverfahren jeder beschwerdeführende Schutzrechtsinhaber eine Beschwerdegebühr entrichten muss.

Probleme mit dem deutschen Trennungsprinzip in Patentstreitigkeiten – Anmerkung zu BGH X ZR 103/13 Kreuzgestänge

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Die Leitsätze der Entscheidung BGH, Urteil vom 02.07.2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge wurden in diesem Blog bereits berichtet.

Diese Entscheidung zeigt mögliche Probleme auf, die sich aus dem Trennungsprinzip ergeben, nach dem der Instanzenzug für Rechtsbestandsverfahren und Verletzungsverfahren erst beim BGH zusammenläuft. Zum Leitsatz hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung BGH, Urteil vom 02.07.2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge erhoben:

Das Verletzungsgericht hat das Klagepatent selbständig auszulegen und ist weder rechtlich noch tatsächlich an die Auslegung durch den Bundesgerichtshof in einem das Klagepatent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gebunden.

Dies ist bereits in BGH, Urteil vom 17.04.2007 – X ZR 72/05 – Ziehmaschinenzugeinheit angeklungen, wenn auch spezifisch für den Fall, dass die klageabweisenden Gründe, mit denen ein Patent beschränkt aufrechterhalten wird, zu einer Auslegung unter den Sinngehalt der Patentansprüche führen würden:

Schränken die sich mit der Teilabweisung befassenden Entscheidungsgründe des Nichtigkeitsurteils den Sinngehalt eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs im Sinne einer Auslegung unter seinen Wortlaut ein, erlaubt dies im Verletzungsprozess ebenso wenig eine einschränkende Auslegung dieses Patentanspruchs wie bei sich aus Beschreibung oder Zeichnungen des Patents ergebenden Beschränkungen.

Der Bundesgerichtshof erkennt im Urteil vom 02.07.2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge an, dass Szenarien denkbar sind, in denen das später entscheidende Instanzgericht im Verletzungsverfahren aufgrund weiterer, besserer Erkenntnis zu einer anderen Anspruchsauslegung gelangen kann als der Bundesgerichtshof im vorangegangenen Nichtigkeitsberufungsverfahren (vgl. Rn. 20):

Dies schließt die Möglichkeit ein, dass das Verletzungsgericht zu einem Auslegungsergebnis gelangt, das von demjenigen abweicht, das der Bundesgerichtshof in einem dasselbe Patent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gewonnen hat. Eine solche Divergenz rechtfertigt zwar, wenn sie entscheidungserheblich ist, die Zulassung der Revision … In diesen wie in jenen Fällen hat das Revisionsgericht zu prüfen, ob es an seiner bisherigen Rechtsprechung festhält oder die besseren Gründe für die Beurteilung des Berufungsgerichts streiten. Eine solche bessere Erkenntnis kann sich im Patentstreitverfahren zudem aus vom Berufungsgericht festgestellten, der revisionsrechtlichen Prüfung zugrunde zu legenden Tatsachen ergeben, die im Nichtigkeitsverfahren nicht festgestellt worden sind, sich aber auf die Auslegung des Patents auswirken.

Eine für den vermeintlichen Patentverletzer sehr missliche Situation ergibt sich, wenn im Rechtsbestandsverfahren die Nichtigkeitsklage aufgrund enger Anspruchsauslegung abgewiesen wurde, im Verletzungsverfahren nach dem rechtskräftigen Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens das Berufungsgericht die Verletzung aufgrund einer breiten Anspruchsauslegung jedoch bejaht. Wenn – wie in Rn. 20 des Urteils vom 02.07.2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge angedeutet – in einem Einzelfall eine bessere Erkenntnis im Patentverletzungsverfahren für eine breite Anspruchsauslegung streiten würde, die der Bundesgerichtshof als Revisionsgericht im Verletzungsverfahren teilt, würde eine Patentverletzung auf Basis einer breiten Anspruchsauslegung festgestellt werden, während die Nichtigkeitsklage bereits vorher aufgrund einer engen Anspruchsauslegung rechtskräftig abgewiesen wurde.

Es stellt sich die Frage, wie der Patentverletzer in einem solchen Fall vorgehen könnte. Eine Restitutionsklage hält der BGH aus § 580 Nr. 6 ZPO für möglich, wenn das Verletzungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen wurde, bevor eine teilweise oder vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents erfolgte (BGH, Urteil vom 28.09.2011 – X ZR 68/10 – Klimaschrank), der Zeitablauf also im Vergleich zur Kreuzgestänge-Entscheidung gerade umgekehrt ist. Bei einer umgekehrten zeitlichen Abfolge (rechtskräftiger Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens vor dem rechtskräftigen Abschluss des Verletzungsverfahrens) scheint eine Anwendbarkeit des Restitutionsgrunds § 580 Nr. 6 ZPO eher fernliegend, da das Rechtsbestandsverfahren nicht auf das Urteil des Verletzungsverfahrens gegründet ist. Denkbar wäre möglicherweise eine Durchbrechung der Rechtskraftwirkung des ersten Nichtigkeitsverfahrens. Die (breitere) Auslegung des Anspruchs durch das Revisionsgericht im Verletzungsverfahren könnte eine nicht präkludierte, nachträglich entstandene Tatsache darstellen, die für Durchbrechung der Rechtskraftwirkung streiten und dem Patentverletzer eine erneute Nichtigkeitsklage aus dem bereits im ersten Verfahren geltend gemachten Nichtigkeitsgrund eröffnen könnte.

EuGH zu SEPs: Wurde das Standard-Spundfass (BGH KZR 40/02) aufgebohrt?

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Das EuGH-Urteil vom 16.07.2015 in der Rechtssache C-170/13 – Huawei/ZTE hat wegen seiner Bedeutung für Patentstreitigkeiten weithin Beachtung gefunden und wurde bereits früher in diesem Blog sowie zahlreichen anderen Blogs wie IPkat kommentiert. Schwerpunkt der Betrachtungen waren dabei die Antworten auf die Vorlagefragen 1 bis 4, die die Umstände betrafen, unter denen der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch entgegengehalten werden kann.

Ein weiterer wichtiger und bislang – soweit für den Verfasser dieses Beitrags ersichtlich – deutlich weniger kommentierter Aspekt des EuGH-Urteils vom 16.07.2015 in der Rechtssache C-170/13 – Huawei/ZTE betrifft die Frage, inwieweit der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand dem patentrechtlichen Schadensersatzanspruch und den Annexansprüchen wie Rechnungslegungs- und Auskunftsansprüchen entgegengehalten werden kann. Der EuGH führt aus (Rn. 73-75 des Urteils):

Wie sich aus den Rn. 52 und 53 des vorliegenden Urteils ergibt, kann es unter Umständen wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden als missbräuchlich eingestuft werden, wenn der Inhaber des SEP seine Rechte des geistigen Eigentums dadurch ausübt, dass er Klagen auf Unterlassung oder Rückruf erhebt, da derartige Klagen geeignet sind, zu verhindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.

So, wie die Klagen des Inhabers eines SEP auf Rechnungslegung über die vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf dieses SEP bzw. auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen in der Vorlageentscheidung geschildert sind, haben sie jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen darauf, ob von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.

Folglich können sie unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens nicht als missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV angesehen werden.

Insoweit unterscheidet sich die Auffassung des EuGH zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand aus europäischem Kartellrecht deutlich von der Auffassung des Bundesgerichtshofs, der im Urteil vom 13.07.2004 in der Sache KZR 40/02 – Standard-Spundfaß entschieden hatte, dass ein Zwangslizenzeinwand aus deutschem Kartellrecht auch für den vermeintlichen Patentverletzer streiten kann, der auf Schadensersatz und Rechnungslegung in Anspruch genommen wird.

Eine spannende Frage, die sich aus dem EuGH-Urteil vom 16.07.2015 in der Rechtssache C-170/13 – Huawei/ZTE ergibt, dürfte somit sein, ob die deutschen Instanzgerichte und schließlich auch der Bundesgerichtshof an den in der Standard-Spundfaß-Entscheidung aufgestellten Grundsätzen festhalten werden. Falls nicht, hätte der Patentinhaber jedenfalls durch die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und den zugehörigen Annexansprüchen ein Mittel zur Hand, mit dem er den vermeintlichen Patentverletzer zur zügigen Fortführung von Lizenzverhandlungen motivieren könnte. Für den Patentinhaber könnte auch die gerichtliche Geltendmachung zunächst nur von Schadensersatzansprüchen attraktiv werden, wenn derartige Verfahren nicht durch Diskussionen über den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand belastet werden, die – gerade bei FRAND-Szenarien – regelmäßig komplexe Fragestellungen dazu aufwerfen, welche Lizenzbedingungen fair und nicht-diskriminierend wären.

EuGH zum Unterlassungsanspruch aus standardessenziellen Patenten (C-170/13)

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Der EuGH hat die Vorlagefragen des LG Düsseldorf (Beschluss vom 21.03.2013 – 4b O 104/12) zur Verletzung standardessenzieller Patente im Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13 beantwortet. Ausgangspunkt des Vorlageverfahrens waren Unterschiede in den Bedingungen, unter denen sich ein angeblicher Verletzer auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen kann, die das LG Düsseldorf zwischen einer Pressemitteilung der Europäischen Kommission (Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 21.12.2012 über die Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen möglichen Patentmissbrauchs auf dem Mobiltelefonmarkt) und der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (BGH, Urteil vom 06.05.2009 – KZR 39/06 – Orange-Book-Standard) sah.

In seinem Urteil gibt der Gerichtshof sehr detaillierte Hinweise, wie sich der angebliche Verletzer verhalten muss, um sich erfolgreich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand aus FRAND-Bedingungen berufen zu können (Rn. 61-71 des Urteils vom 16. Juli 2015 – C-170/13 ).

Nur zwei Punkte seien hier hervorgehoben:
– Der angebliche Verletzer ist verpflichtet, eine Sicherheit für Benutzungshandlungen zu leisten, wenn er sich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen will (Rn. 67 des Urteils vom 16. Juli 2015 – C-170/13 ). Dies ist jedenfalls ähnlich zu der nach Orange-Book-Standard etablierten Praxis, nach der der angebliche Verletzer Lizenzgebühren an den Patentinhaber zahlen oder bei Gericht hinterlegen muss.
– Abweichend von zahlreichen Entscheidungen, die die deutschen Instanzgerichte basierend auf der Orange-Book-Standard-Entscheidung getroffen haben, bleibt es dem angeblichen Verletzer unbenommen, den Rechtsbestand des Patents anzugreifen. Teilweise hatten die deutschen Instanzgerichte bislang sogar die Auffassung vertreten, dass der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand abgeschnitten ist, wenn sich der angebliche Verletzer einen Angriff auf den Rechtsbestand des standardessenziellen Patents vorbehält (vgl. etwa LG Mannheim, Urteil vom 9. Dezember 2011 – 7 O 122/11, Rn. 125).

Zwischenverallgemeinerung in der Rechtsprechung des BGH

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Zwischenverallgemeinerung in der Rechtsprechung des BGH (Anmerkung zu BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 – X ZR 161/12 – Wundbehandlungsvorrichtung)

Der Leitsatz des Nichtigkeitsberufungsurteils BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 – X ZR 161/12 – Wundbehandlungsvorrichtung wurde bereits früher in diesem Blog dargestellt.

Der Leitsatz verdeutlicht, dass die Judikatur des Bundespatentgerichts und Bundesgerichtshofs, nach der nicht ursprungsoffenbarte einschränkende Anspruchsmerkmale eine Patentanspruchs nicht notwendig zur Nichtigerklärung des Patents führen müssen, sofern sie nicht zu einem Aliud gegenüber der in der Anmeldung offenbarten Erfindung führen, auch auf den deutschen Teil eines europäischen Patents Anwendung findet. Der unentrinnbaren Falle, die die Spruchkörper des EPA in einem solchen Fall sehen, würde der Patentinhaber im deutschen Rechtsbestandsverfahren entrinnen.

Ein nicht zum Leitsatz erhobener, aber dennoch nicht minder wichtiger Punkt der Entscheidung betrifft die unzulässige Erweiterung in Form von Zwischenverallgemeinerungen (BGH, a.a.O., Wundbehandlungsvorrichtung, Rn. 29-32)

Anders als die Spruchkörper des EPA nahm der Bundesgerichtshof in der Vergangenheit eine sehr liberale Position zur Zulässigkeit von Einschränkungen eines Patentanspruchs ein, wenn nur eines von mehreren in Kombination offenbarten Merkmalen eines Ausführungsbeispiels in einen Patentanspruch aufgenommen wurde (vgl. etwa BGH, Urteil vom 16. 10. 2007 – X ZR 226/02 Sammelhefter II; BGH, Urteil vom 15. 11. 2005 – X ZR 17/02 Koksofentür). Die Aufnahme auch nur einzelner Merkmale eines Ausführungsbeispiels erschien selbst dann zulässig, wenn die in den Patentanspruch neu aufgenommenen Merkmale nur im Zusammenhang mit weiteren Merkmalen offenbart waren, die mit den in den Patentanspruch aufgenommenen Merkmalen in einem Funktionszusammenhang standen.

Im Gegensatz zu dieser Praxis des Bundespatentgerichts und Bundesgerichtshofs etablierten die Beschwerdekammern des EPA eine restriktivere Judikatur, nach der die isolierte Aufnahme nur eines von mehreren in Kombination offenbarten Merkmalen in einen Patentanspruch häufig als unzulässige Zwischenverallgemeinerung angesehen wurde (vgl. etwa T 273/10 ; T 879/09; T 1118/10 ).

In der Wundbehandlungsvorrichtung-Entscheidung vertrat der Bundesgerichtshof nunmehr eine restriktivere Auffassung zur Frage der Zwischenverallgemeinerung (BGH, a.a.O., Wundbehandlungsvorrichtung, Rn. 31). Das Merkmal eines Verbinders, das in Patentanspruch 1 des angegriffenen Patents enthalten war, war nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nur als Element einer Vorrichtung offenbart, in der der Verbinder den konkret beschriebenen Zweck erfüllt, die Anbindung eines mehrlumigen Schlauchs an die Wundstelle zu gewährleisten und eine Druckerfassung zu ermöglichen. Darin sah der BGH einen untrennbaren Zusammenhang der Merkmale des Verbinders mit den weiteren Merkmalen eines mehrlumigen Schlauchs und eines Druckerfassungsmittels. Erst die Aufnahme dieser Merkmale in die Patentansprüche, mit denen die Nichtigkeitsbeklagte das Patent hilfsweise verteidigte, beseitigte die nach Auffassung des X. Senats bestehende unzulässige Erweiterung.

Während der Bundesgerichtshof in der Frage, ob nicht ursprungsoffenbarte einschränkende Anspruchsmerkmale eine unentrinnbare Falle für den Patentinhaber bilden, eine deutlich vom EPA unterschiedene Position einnimmt, könnte sich nach dem Wundbehandlungsvorrichtung-Urteil bei der Beurteilung von Zwischenverallgemeinerungen eine Annäherung an die striktere Praxis der Spruchkörper des EPA andeuten.

Einheitspatent und Übersetzungsvorschriften

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Mit den Übersetzungsregelungen für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung „sollte der Zugang zum Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung und zum Patentsystem insgesamt leichter, kostengünstiger und rechtssicher gestaltet werden“ (ErwG (5) VO (EU) Nr. 1260/2012. Während eines Übergangszeitraums mit einer Dauer von wenigstens sechs Jahren muss nur noch eine Übersetzung der Patentschrift eingereicht werden (Art. 6 VO (EU) Nr. 1260/2012). Nach dem Übergangszeitraum muss keine Übersetzung mehr eingereicht werden.

Die von der Politik geschürten Erwartung, Übersetzungskosten würden im Übergangszeitraum reduziert und anschließend vollständig vermieden werden, beruht jedoch auf einem Trugschluss. Abgesehen davon, dass im Streitfall Übersetzungen angefertigt werden müssen (Art. 4 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1260/2012) enthält die Übersetzungs-VO in Art. 4 Abs. 4 eine Regelung zum Gutglaubensschutz eines Patentverletzers, der aus dem Fehlen einer Übersetzung resultiert. Nach Art. 4 Abs. 4 VO (EU) Nr. 1260/2012 gilt:

Art. 4 (4) Im Falle eines Rechtsstreits bezüglich einer Forderung nach Schadenersatz zieht das angerufene Gericht, insbesondere wenn der mutmaßliche Patentrechtsverletzer (sic!) ein KMU … ist, in Betracht und beurteilt, ob der mutmaßliche Patentrechtsverletzer (sic!), bevor ihm die Übersetzung gemäß Absatz 1 vorgelegt wurde, nicht gewusst hat oder nach vernünftigem Ermessen nicht wissen konnte, dass er das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung verletzt hat.

Der Verzicht auf Übersetzungen eröffnet eine für den Patentverletzer streitende Einwendung, die sich auf den Schadensersatzanspruch des Patentinhabers auswirken kann. Diese ist auch nicht auf KMUs, natürlich Personen, Forschungsinstitutionen und Hochschulen als Patentverletzer beschränkt. So wird in ErwG (9) VO (EU) Nr. 1260/2012 ausgeführt:

ErwG (9) Im Falle eines Rechtsstreits bezüglich der Forderung nach Schadenersatz sollte das angerufene Gericht in Betracht ziehen, dass der mutmaßliche Patentrechtsverletzer, bevor ihm eine Übersetzung in seine eigene Sprache vorgelegt wurde, in gutem Glauben gehandelt haben könnte und möglicherweise nicht gewusst hat oder nach vernünftigem Ermessen nicht wissen konnte, dass er das Patent verletzt hat. Das zuständige Gericht sollte die Umstände im Einzelfall beurteilen und unter anderem berücksichtigen, ob es sich bei dem mutmaßlichen Patentrechtsverletzer um ein KMU handelt, das nur auf lokaler Ebene tätig ist, die Verfahrenssprache vor dem EPA sowie — während des Übergangszeitraums — die zusammen mit dem Antrag auf einheitliche Wirkung vorgelegte Übersetzung berücksichtigen.

In der Literatur ist derzeit weithin die Empfehlung zu lesen, aus Kostengründen könnte die im Übergangszeitraum nach Art. 6 Abs. 1 lit. b VO (EU) Nr. 1260/2012 benötigte Übersetzung in Spanisch oder Italienisch eingereicht werden, die auch bei der Validierung des Patents in den an der verstärkten Zusammenarbeit nicht teilnehmenden Staaten verwendet werden kann. Im Hinblick auf den Gutglaubensschutz des Art. 4 Abs. 4 VO (EU) Nr. 1260/2012 sollte jedoch bei der Wahl der Sprache, in die die Patentschrift eines in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents übersetzt wird, auch berücksichtigt werden, in welchen Staaten mögliche Patentverletzer ihren Sitz haben, um nicht mit der Einwendung des Gutglaubensschutzes aufgrund fehlender Übersetzung konfrontiert zu werden.

Einheitspatentgericht und Gebühr für Opt-Out

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht. Schreibe einen Kommentar

Das Einheitspatentgericht wird auch für herkömmliche europäische Bündelpatente zuständig sein (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 lit. e) UPC-Übereinkommen). Wenn kein Opt-Out erklärt wird, besteht eine konkurrierende Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts und der nationalen Gerichte für Bündelpatente. In einer Übergangszeit von wenigstens sieben Jahren kann die Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts für Bündelpatente, d.h. europäische Patente ohne einheitliche Wirkung, derogiert werden (Art. 83 Abs. 3 UPC-Übereinkommen), so dass es bei der Zuständigkeit der nationalen Gerichte bleibt.

Für die Eintragung des Opt-Out im Register ist eine Gebühr zu entrichten. Es wurde befürchtet, dass diese Gebühr relativ hoch sein könnte, um das neue Einheitspatentgerichtssystem attraktiv zu machen.

Nach dem Vorschlag für die Gebührenordnung des Einheitspatentgerichts ist diese Befürchtung unberechtigt. Die Opt-Out-Gebühr soll nach diesem Vorschlag nur 80 EUR betragen. Ebenso beträgt die Gebühr für die Rücknahme des Opt-Out nach dem Vorschlag nur 80 EUR.