Autor: Dr. Florian Meier

Mehr Interaktion im Kapitel II-Verfahren PCT

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Nach einer Mitteilung des EPA vom 31. August 2011 wird das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) künftig regelmäßig wenigstens einen Bescheid im Kapitel II-Verfahren PCT erlassen, falls andernfalls ein negativer IPRP (Kapitel II) ergehen würde. Der Anmelder hat neben der Einreichung neuer Ansprüche und einer Erwiderung auf den woISA bei Stellung des Kapitel II-Antrags regelmäßig wenigstens eine weitere Möglichkeit, die Ansprüche zu ändern.

Diese Änderung der Praxis des EPA ist begrüßenswert. Nach der bisherigen Vorgehensweise des EPA als IPEA, bei der Prüfer – oft basierend auf neuem Stand der Technik – neue Einwände gegen die nach Art. 34 PCT eingereichte Ansprüche erhoben, waren die Interaktions- und Reaktionsmöglichkeiten in der Praxis doch recht beschränkt. Manche Anmelder sahen sich – ganz verständlich – veranlasst, die mit dem Kapitel II-Verfahren verbundenen, erheblichen Kosten auf den Prüfstand zu stellen. Mit der neuen Praxis könnte das Kapitel II-Verfahren vor dem EPA wieder etwas an Attraktivität gewinnen. Dies wird jedoch nur geschehen, wenn eine sachgerechte internationale vorläufige Prüfung durchgeführt wird, die auf einer guten Recherche und auf technischem Sachverstand basiert und die die technische Lehre, nicht etwa in den EPA-Prüfungsrichtlinien aufgestellte Formerfordernisse zum Schwerpunkt der Prüfung macht.

Zusätzliche Aufgaben für das HABM

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Die Europäische Kommission hat einen Entwurf für eine Verordnung vorgelegt, mit der dem Harmonisierungsamt zusätzliche Aufgaben übertragen werden sollen. Wesentliche Punkte sind in einer Pressemitteilung des HABM zusammengefasst.

Der Verordnungsentwurf sieht im Wesentlichen vor, das HABM mit zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schutz der Rechte des geistigen Eigentums zu betrauen.

Die vorgesehenen Aufgaben, die das HABM nach dem Entwurf zusätzlich übernehmen soll, erscheinen dem Verfasser dieses Artikels eine recht facettenreiche Mischung zu sein. Das HABM soll nach dem Entwurf
– eine Art PR- und Informationsstelle für Rechte des geistigen Eigentums werden (Artikel 2 Ziffer 1 Buchst. a-d);
– zur fachlichen Qualifikation von Personen beitragen, die mit der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (Anwälte? Richter? Zollbeamte?) betraut sind, (Artikel 2 Ziffer 1 Buchst. e);
– informationstechnische Hilfsmittel bereitstellen bzw. Training für diese anbieten, mit denen Verletzungen geistiger Eigentumsrechte überwacht und bekämpft werden können (Artikel 2 Ziffer 1 Buchst. f und g), und
– zur Verbesserung des Schutzes von Rechten des geistigen Eigentums die Zusammenarbeit mit Drittstaaten stärken (Artikel 2 Ziffer 1 Buchst. h).

Leider erschließt sich dem Verfasser dieses Beitrags nicht, welche Maßnahmen das HABM nach Artikel 2 Ziffer 1 Buchst. a-d des Entwurfs ergreifen soll. Um in der breiten Öffentlichkeit Informationen über Rechte des geistigen Eigentums und deren Verletzung wirksam zu kommunizieren, wäre zunächst Voraussetzung, dass die Visibilität des HABM in der breiten Öffentlichkeit gesteigert wird.

Artikel 2 Ziffer 1 Buchst. e des Entwurfs könnte auf den Aufbau einer HABM-Akademie nach dem Vorbild des EPA hinauszulaufen.

Zu Artikel 2 Ziffer 1 Buchst. f und g des Entwurfs muss kritisch angemerkt werden, dass es sogar auf dem Gebiet der Gemeinschaftsmarken und –geschmacksmuster mit der nach GMVO bzw. GGMVO vorgeschriebenen Weiterleitung von Entscheidungen der Gemeinschaftsmarkengerichte bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte an das HABM nicht besonders weit her zu sein scheint. Insofern ist fraglich, wie das HABM die zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderliche Information zur Überwachung von Verletzungen geistiger Eigentumsrechte erhalten soll.

Die in Artikel 2 Ziffer 2 des Entwurfs genannten Maßnahmen scheinen vornehmlich der Sammlung von Daten zu dienen.

Ein – in dem Entwurf nicht ausdrücklich genanntes Ziel – scheint auf alle Fälle erreichbar zu sein: Der vom HABM erwirtschaftete Überschuss dürfte durch die Übertragung der neuen Aufgaben verringert werden können.

Gerichtshof der EU zu „BUD“ – ältere Kennzeichenrechte

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Markenrecht. Schreibe einen Kommentar

Der Gerichtshof der EU hat in der Rechtssache C-96/09 – BUD (veröffentlicht in GRUR Int 2011, 506) das Urteil des Gerichts teilweise aufgehoben. Das Urteil des Gerichtshofs enthält zahlreiche praxisrelevante Aussagen zum relativen Eintragungshindernis des Artikels 8 Absatz 4 GMV.

Wichtige Punkte des Urteils, die die Geltendmachung eines älteren Rechts nach Artikel 8 Absatz 4 GMV betreffen, sind:

• Eine Nichtigerklärung einer angegriffenen Marke im Widerspruchsverfahren kann auch dann aus einem älteren Recht nach Artikel 8 Absatz 4 GMV erfolgen, wenn dieses zwar durch ein Urteil eines nationalen Gerichts nichtig erklärt wurde, das Urteil aber noch nicht rechtskräftig ist. Der Gerichtshof bestätigte die diesbezügliche Auffassung des Gerichts.

• Eine Benutzung „im geschäftlichen Verkehr“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 GMV ist dann gegeben, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgte. Auch kostenlose Lieferungen können somit eine Benutzung des älteren Rechts „im geschäftlichen Verkehr“ sein. Auch insoweit bestätigte der Gerichtshof die Auffassung des Gerichts.

• Das ältere Recht muss in einem bedeutenden Teil seines Schutzgebiets im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sein. Denn das fragliche Zeichen könne auch dann, wenn die geografische Ausdehnung seines Schutzes mehr als örtlich ist, der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke nur dann entgegenstehen, wenn es tatsächlich in hinreichend bedeutsamer Weise im geschäftlichen Verkehr in einem bedeutenden Teil des Gebiets benutzt werde, in dem es geschützt ist. Die Beurteilung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr sei dabei für jedes Gebiet, in dem das Zeichen geschützt ist, getrennt vorzunehmen. Insoweit hält der Gerichtshof das Urteil des Gerichts für rechtsfehlerhaft.

• Eine Benutzung außerhalb des Schutzgebiets des älteren Rechts genügt für Artikel 8 Absatz 4 GMV nicht. Würde man eine andere Auffassung vertreten, könne auch bei völlig fehlender Benutzung in dem Schutzgebiet eine Situation eintreten, um die Eintragung einer jüngeren Marke zu verhindern. Die ausschließlichen Rechte an einem Zeichen können aber nur in dessen Schutzgebiet mit einer Gemeinschaftsmarke in Konflikt treten. Auch insoweit ist nach Auffassung des Gerichtshofs das Urteil des Gerichts rechtsfehlerhaft.

• Die Benutzung muss vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke stattgefunden haben. Im Hinblick auf den unter Umständen langen Zeitraum, der zwischen der Anmeldung der Marke und deren Veröffentlichung vergehen kann, sei die Anwendung des Kriteriums des Anmeldetages besser geeignet, um zu gewährleisten, dass es sich bei der geltend gemachten Benutzung des fraglichen Zeichens um eine tatsächliche Benutzung handelt und nicht um eine Vorgehensweise nur zur Verhinderung der Eintragung der neuen Marke.

Internationale Zuständigkeit bei Internetveröffentlichung

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Der Bundesgerichtshof konnte in der Entscheidung VI ZR 111/10 – www.womanineurope.com – die in dem Urteil BGH VI ZR 23/09 – New York Times (veröffentlicht in GRUR 2010, 461) aufgestellten Grundsätze zur internationalen Zuständigkeit bei Internetveröffentlichungen fortführen.

Im Streitfall betraf die Internetveröffentlichung eine Reisebeschreibung, die ein privates Zusammentreffen der Parteien und ihrer ehemaligen Mitschüler in Moskau schilderte. Die Internetveröffentlichung war in russischer Sprache und kyrillischer Schrift abgefasst und ist über eine Webseite in russischer Sprache verbreitet worden. Die Abfassung und Einstellung des Reiseberichts in das Internet erfolgte in den USA.

Der nach den in dem New York Times-Urteil aufgestellten Grundsätzen erforderliche Inlandsbezug war nach Auffassung des Senats nicht gegeben:

– Der maßgebliche deutliche Inlandsbezug lässt sich nicht schon daraus herleiten, dass der Kläger an seinem Wohnsitz im Inland den Bericht abgerufen hat. Zweck der Vorschrift des § 32 ZPO ist es, einen Gerichtsstand dort zu eröffnen, wo die sachliche Aufklärung und Beweis-erhebung in der Regel am besten, sachlichsten und mit den geringsten Kosten erfolgen kann. Im Streitfall fehlt eine solche Sachnähe der deutschen Gerichte zu den Vorgängen in Moskau.

– Wollte man den inländischen Wohnsitz des Klägers, an dem der Abruf erfolgen konnte, als ausreichend für die Begründung eines Schadensortes und somit eines Gerichtsstands der unerlaubten Handlung ansehen, würde dies zu einer uferlosen Ausweitung der Gerichtspflichtigkeit des Beklagten führen.

– Aus dem Standort eines Servers im Inland, über den oder von dem der Kläger die Reisebeschreibung herunterlud, lässt sich eine bis ins Inland wirkende Handlung der Beklagten aufgrund der Nutzung ihres Rechners, einschließlich des Proxy-Servers, der Datenleitung und der Übertragungssoftware des Internets zur physikalischen Beförderung der Dateien ins Inland nicht herleiten. Eine solche die Zuständigkeit begründende Anknüpfung hinge von zufälligen technischen Umständen ab, die zu einer Ubiquität des Gerichtsstandes für Ansprüche wegen rechtsverletzender Äußerungen im Internet führen würde, so dass sich eine derartige Anknüpfung verbietet.

BGH zu äquivalenter Patentverletzung: Hüte Dich vor zu viel Offenbarung!

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel. 2 Kommentare

Der Bundesgerichtshof hatte in der Entscheidung im Verfahren X ZR 16/09 – Okklusionsvorrichtung wieder einmal Gelegenheit, sich näher mit Fragen der äquivalenten Patentverletzung auseinanderzusetzen. Das hat er in einer Weise getan, die für den Praktiker neue Fragen aufwirft: Kann der Anmelder für eine umfassende Offenbarung verschiedener alternativer Lösungen im Verletzungsprozess dadurch bestraft werden, dass der Schutzbereich unter der Äquivalenzlehre kleiner ist, als wenn er nur eine einzige Ausführungsform offenbart hätte?

Interessant ist die Entscheidung schon deswegen, weil eine äquivalente Verletzung mit der Begründung verneint wurde, dass es an der Gleichwertigkeit (und nicht etwa an den anderen in den Custodiol- und Schneidmesser-Entscheidungen aufgestellten Kriterien der objektiven Gleichwirkung und Auffindbarkeit) fehlte.

Einige der zentralen Aussagen aus der Entscheidung sind:

Im zweiten Leitsatz:
„Offenbart die Beschreibung mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begründet die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln.“

In Rz. 35:
„Trifft der Patentanspruch eine Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten, eine technische Wirkung zu erzielen, müssen die fachmännischen Überlegungen zu möglichen Abwandlungen gerade auch mit dieser Auswahlentscheidung in Einklang stehen.“

In Rz. 36:
„[Somit führt] die Prüfung der Orientierung am Patentanspruch zum Ausschluss einer Ausführungsform aus dem Schutzbereich des Patents, die zwar offenbart oder für den Fachmann jedenfalls auffindbar sein mag, von der der Leser der Patentschrift aber annehmen muss, dass sie – aus welchen Gründen auch immer – nicht unter Schutz gestellt werden sollte“.

Bevor einige kritische Überlegungen und Fragen folgen, sei vorangestellt, dass der Verfasser die Entscheidung des Senats im Ergebnis absolut nachvollziehbar findet. Ob es dazu der oben erwähnten Aussagen bedurft hätte, ist jedoch fraglich.

Auch vorangestellt sei, dass – wie jedem Patentanwalt aus seiner Praxis geläufig ist – der Fall, in dem die Ansprüche nicht mehr alle ursprünglich offenbarten Ausführungsbeispiele abdecken und dies in der Beschreibung kenntlich zu machen ist, sei es durch Streichung von Ausführungsbeispielen oder durch entsprechende Klarstellung im Beschreibungstext, eher die Regel als die Ausnahme ist.

Dies gibt Anlass zu folgenden kritischen Überlegungen:

1. Warum soll ein Anmelder keinen Schutz nach der Äquivalenzlehre mehr für eine Ausgestaltung erhalten, die er in seiner Anmeldung als technische Lösung offenbart hat, die aber nicht mehr unter den Wortlaut des erteilten Anspruchs fällt – wohingegen ein anderer Anmelder, der taggleich dieselbe Erfindung zum Patent angemeldet, dabei das nicht mehr vom erteilten Anspruch abgedeckte Ausführungsbeispiel aber von Anfang an gar nicht offenbart hat, für eben dieses (von ihm nie offenbarte) Ausführungsbeispiel nach der Äquivalenzlehre noch Schutz erhalten kann?

2. Möglicherweise hatte der Senat bei den Ausführungen unter Rz. 35 und 36 Konstellationen im Kopf, bei denen ein Anmelder einzelne Ausführungsformen aus dem Anspruchsgegenstand entfernen musste, um Neuheit und erfinderische Tätigkeit herzustellen. Das ist aber nur ein Grund, aus dem ein erteilter Anspruch nicht mehr alles abdecken kann, was offenbart ist.

Gerade die formalen Hürden des EPÜ und die Erhöhung dieser Hürden durch die in den letzten Jahren erfolgten Änderungen der Ausführungsordnung können dazu führen, dass ein Erfinder nicht immer Schutz für alle Ausführungsformen erhalten kann, die neu und erfinderisch wären.

Beispiel: Ursprünglich beansprucht ist ein Gerät, bei dem eine „erste Komponente aus einem ersten Metall ist“. Ausführungsformen beschreiben, dass das erste Metall Gold oder Kupfer sein kann. Nachdem das Prüfungsverfahren vor dem EPA schon zwei Jahre läuft, führt die Prüfungsabteilung erstmals neuheitsschädlichen Stand der Technik an, in dem das erste Metall Silber ist und der zur Einschränkung des breiten Anspruchs führen muss. Die beiden Ausführungsformen sind jedoch jeweils neu und erfinderisch. Und doch kann es sein, dass der arme Anmelder nicht beide schützen kann: Die Prüfungsabteilung macht klar, dass sie uneinheitliche Anspruchssätze nach R. 137(3) EPÜ zurückweisen werde. Somit bleibt dem armen Anmelder noch nicht einmal die Möglichkeit, eine neue Frist zur Teilung nach R. 36 (1) b) EPÜ auszulösen. Ein ganz realistisches Szenario, gerade für viele, die die Praxis des EPA unter „raising the bar“ erleben.

Notgedrungen wird sich der Anmelder in diesem Beispiel für eine der ursprünglich offenbarten Ausführungsformen entscheiden und diese zum Gegenstand seines Anspruchs machen müssen. Warum sollte er – nach dem zweiten Leitsatz von X ZR 16/09 – keinen Schutz nach der Äquivalenzlehre mehr für die andere Ausführungsform erhalten können, falls diese für den Fachmann objektiv gleichwertig und – schon wegen der Offenbarung in der Anmeldung – auffindbar ist?

3. Für den Verfasser dieses Beitrags relativ unklar bleibt die oben zitierte Textpassage in Rz. 35 des Urteils. Wenn es um die Frage der äquivalenten Verletzung geht, muss der Anspruch eigentlich immer eine „Auswahlentscheidung“ getroffen haben. Hätte er es nicht, könnte nicht ein Anspruchsmerkmal mit einem anderen Merkmal gleicher technischer Funktion ersetzt worden sein. In welchen Fällen kann man dann aber noch davon ausgehen, dass die „fachmännischen Überlegungen zu möglichen Abwandlungen … gerade auch mit dieser Auswahlentscheidung in Einklang stehen“? Soll künftig differenziert werden zwischen Abwandlungen, die im Einklang mit einem Anspruchsmerkmal stehen, und solchen, die nicht im Einklang mit einem Anspruchsmerkmal stehen? Welche Kriterien könnten für eine solche Unterscheidung entwickelt werden?

Der Verfasser dieses Beitrags sieht der Aufnahme und Kommentierung des Urteils X ZR 16/09 in den Fachkreisen jedenfalls mit Spannung entgegen.

Meldung der Arbeitnehmererfindung – Haftetikett entschärft?

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Der X. Senat des Bundesgerichtshofs hat in seiner Entscheidung im Verfahren X ZR 72/10 nunmehr erneut zu Fragen der Meldung und Inanspruchnahme Stellung genommen. Auch wenn die Problematik von Meldung und Inanspruchnahme durch die in § 6(2) ArbNEG n.F. vorgesehene Fiktion der Inanspruchnahme entschärft wurde, ist die Entscheidung nicht nur für Fälle, die noch nach altem Recht zu behandeln sind, von Interesse.

Die amtlichen Leitsätze:

a) Die Frist zur Inanspruchnahme einer Diensterfindung wird, wenn es an einer schriftlichen Erfindungsmeldung des Diensterfinders fehlt, grundsätzlich nur in Gang gesetzt, wenn der Arbeitgeber, insbesondere durch eine Patentanmeldung und die Benennung des Arbeitnehmers als Erfinder, dokumentiert, dass es keiner Erfindungsmeldung mehr bedarf, weil er über die Erkenntnisse bereits verfügt, die ihm der Diensterfinder durch die Erfindungsmeldung verschaffen soll.

b) Eine derartige Dokumentation der Kenntnis des Arbeitgebers von der Diensterfindung und den an ihr Beteiligten ergibt sich weder daraus, dass der Arbeitgeber durch die mündliche Mitteilung einer „Initialidee“ durch den Arbeitnehmer und schriftliche Berichte über anschließend durchgeführte Versuche Kenntnis von der technischen Lehre der Erfindung erhält, noch aus dem Umstand, dass der Arbeitgeber von einem Patent erfährt, das der Arbeitnehmer auf die Diensterfindung angemeldet hat.

Auch wenn damit die Haftetikett-Entscheidung fortgeführt wird, wird doch klargestellt, dass eine schriftliche Erfindungsmeldung nur in wenigen, sehr klar umrissenen Ausnahmefällen unterbleiben kann. Die in der Instanzrechtsprechung zu dieser Problematik unter Aufnahme einer Formulierung aus der Haftetikett-Entscheidung in den letzten Jahren häufig verwendete Argumentation, das Beharren auf einer schriftlichen Erfindungsmeldung sei unter den jeweiligen Umständen „treuewidrige Förmelei“, dürfte in Zukunft seltener zu sehen sein.

BGH zu Softwarepatenten

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

Der X. Senat des Bundesgerichtshofs hatte sich im Nichtigkeitsverfahren X ZR 121/09 wieder einmal mit computerimplementierten Erfindungen zu befassen. Dabei bestätigte er die in der mittlerweile gefestigten Rechtsprechung (z.B. in BGH X ZR 47/07 – Wiedergabe topographischer Informationen) entwickelte Prüfungsmethodik:

Zunächst wird in einem ersten Prüfungsschritt geprüft, ob wenigstens ein Teilaspekt der beanspruchten Erfindung auf technischem Gebiet liege (§ 1 Abs. 1 PatG). Dann wird in einem zweiten Schritt geprüft, ob der Patentierungsausschluss für Programme für Datenverarbeitungsanlagen eingreift (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Zum zweiten Schritt wird ermittelt, ob die beanspruchte Lehre der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dient.

Interessantes enthält diese jüngste BGH-Entscheidung zu beiden genannten Prüfungspunkten:

Was die Technizitätsprüfung (§ 1 Abs. 1 PatG) angeht, ist interessant, dass der Anspruch nicht unbedingt die ausführenden technischen Einheiten (Server, Client) nennen muss, um diese Hürde zu überwinden.

Was den zweiten Prüfungsschritt angeht, werden die früher aufgestellten Kriterien angewandt. So wird ein konkretes technisches Problem jedenfalls dann gelöst,
(a) wenn Gerätekomponenten modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert werden, oder
(b) wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt.

Etwas überraschend an der Entscheidung im Verfahren X ZR 121/09 mutet an, dass die Prüfung, ob ein konkretes technisches Problem gelöst wird, so stark auf eine Subsumtion unter die bislang entwickelten – zahlenmäßig sehr wenigen – Fallgruppen reduziert wird.

Die in der Entscheidung X ZR 121/09 angelegten Maßstäbe, was ein „konkretes technisches Problem ist“, erscheinen dem Verfasser dieses Beitrags jedenfalls recht streng. So wird beispielsweise die Verlagerung von bestimmten Operationen in einem Netzwerk von einem Client-Rechner auf einen Server als „äußerlich-organisatorische Umverlagerung der Datenverarbeitung zwischen mehreren Netzwerkkomponenten“ angesehen, die allenfalls eine „Maßnahme der Datenverarbeitung“ und keine Lösung eines konkreten technischen Problems sei. Diese Argumentation ist insofern überraschend, als ja auch eine Maßnahme der Datenverarbeitung durchaus ein technisches Problem lösen kann.

Interessant ist jedenfalls, dass die Nichtigerklärung des Patents auf Grundlage des Ausschlusses für Programme für Datenverarbeitungsanlagen erfolgte, obwohl es die beanspruchte Lehre das Zusammenwirken mehrerer Geräte in einem Netzwerk betraf.

EU-Patent revisited

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Verschiedenes. 2 Kommentare

Wie vor Kurzem in diesem Blog thematisiert wurde, wurde der Entwurf der Verordnung zur Schaffung des EU-Patents im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit veröffentlicht. Ebenfalls bereits diskutiert wurde die Übersetzungsproblematik.

Eine Durchsicht des Entwurfs zeigt aber, dass noch ganz andere Schwierigkeiten auf dem Weg zum EU-Patent bestehen könnten. Diese resultieren nach Auffassung des Verfassers dieses Artikels aus dem Bestreben, das EU-Patent ohne Änderung des EPÜ Wirklichkeit werden zu lassen. Dieses Bemühen ist verständlich, damit nicht einzelne Staaten (beispielsweise aus dem mediterranen Raum) bei einer Ratifizierung eines geänderten EPÜ faktisch ein Vetorecht gegen die Verordnung zum EU-Patent ausüben könnten. Jedoch ist fraglich, ob der Vorschlag so gelingen kann.

Nach Auffassung des Verfassers dieses Artikels besteht ein Problem des Entwurfs zur Verordnung darin, dass der Spagat gemacht wird, einerseits ein neues Schutzrecht (das „EP mit einheitlicher Wirkung“, wie das EU-Patent im Entwurf bezeichnet wird) schaffen zu wollen, das sich durch die Einheitlichkeit vom bisherigen EP und somit auch von EPÜ-Vorschriften unterscheidet, andererseits aber das EP mit einheitlicher Wirkung vollständig auf dem EPÜ in seiner jetzigen Form aufzusetzen.

Dass es sich bei dem „EP mit einheitlicher Wirkung“ um ein „Europäisches Patent“ im Sinne des EPÜ handeln soll, ist aus dem gesamten Verordnungsentwurf ersichtlich. So sind nach Art. 3 Ziff. 1 des Entwurfs EU-Patente „Europäisches Patente, die mit identischem Schutzbereich für alle teilnehmenden Mitgliedsstaaten erteilt wurden, … sofern ihre einheitliche Wirkung in dem … Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen wurde“. Auch aus den Erläuterungen zum rechtlichen Ansatz (Ziffer 1.2) wird klar, dass sich der neue Vorschlag – anders als der Vorschlag aus dem Jahr 2000 – auf das bereits bestehende Europäische Patentsystem stützt. Ein EU-Patent ist immer ein EP im Sinne des EPÜ.

Um die Einheitlichkeit des Schutzrechts sicherzustellen, sieht Art. 4 Ziff. 2 des Entwurfs vor, dass die teilnehmenden Mitgliedsstaaten die notwendigen Maßnahmen ergreifen um sicherzustellen, dass am Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des EP im Europäischen Patentblatt die Wirkung eines EPs als nationales Patent als noch nicht eingetreten gelten, wenn die einheitliche Wirkung eingetragen wurde.

Das Dilemma besteht darin, dass diese Verpflichtung EPÜ-Regelungen widerspricht. So gewährt nach Art. 64 Abs.1 EPÜ das EP seinem Inhaber ab dem Tag der Bekanntmachung des Erteilungshinweises (vorbehaltlich der Übersetzungserfordernisse des Art. 64 Abs. 2 EPÜ) dieselben Rechte wie ein nationales Patent. Nach Art. 4 Ziff. 2 des Entwurfs soll durch nationalstaatliche Regelungen sichergestellt werden, dass diese nationalen Wirkungen nicht eintreten. Soll Art. 64 EPÜ einfach dadurch ausgehebelt werden können, dass durch nationales Recht fingiert wird, dass der Hinweis auf die Erteilung eines EPs als nicht veröffentlicht gilt, wenn es sich um ein EP mit einheitlicher Wirkung handelt?

Um die Problematik zusammenzufassen:
– Alle Mitgliedsstaaten, für die das EU-Patent potenziell Geltung haben kann, sind EPÜ-Vertragsstaaten.
– Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass das EU-Patent als Europäisches Patent im Sinne des EPÜ erteilt wird. Als einziger – verfahrensrechtlicher – Unterschied erfolgt eine Eintragung der einheitlichen Wirkung in einem separaten Register (Art. 12 Ziff. 1 (b) des Verordnungsentwurfs).
– Obwohl die Mitgliedsstaaten als EPÜ-Vertragsstaaten verpflichtet sind, dem erteilten Patent in ihrem Hoheitsgebiet dieselbe Wirkung zuzuerkennen wie einem nationalen Patent, sollen nach Art. 4 Ziff. 2 des Verordnungsentwurfs die Mitgliedsstaaten durch nationale Regelungen sicherstellen, dass das EP, für das einheitliche Wirkung eingetragen wird, anders behandelt wird als ein EP, für das keine einheitliche Wirkung eingetragen wird.

Es ist dem Verfasser dieses Artikels unklar, wie Art. 4 Ziff. 2 des Verordnungsentwurfs realisiert werden kann, ohne dass die Mitgliedsstaaten gegen ihre vertraglichen Verpflichtungen aus dem EPÜ (insbesondere Art. 64 Abs. 1 EPÜ) verstoßen müssten.

Möglich erscheint eine Verpflichtung der EU-Mitgliedsstaaten, auf eine entsprechende Änderung des EPÜ hinzuwirken. Dabei würde jedoch wieder das Problem bestehen, dass die Verwirklichung des EU-Patents durch die erforderliche Revision des EPÜ lange verzögert oder durch einzelne Staaten blockiert werden könnte.

Es scheint also auch neben der Übersetzungsproblematik sehr wesentliche Probleme zu geben, die dem EU-Patent noch im Weg stehen.

Nur als Randnotiz sei angemerkt, dass die deutschsprachige Fassung des Entwurfs nur mit Vorsicht zu Rate gezogen werden sollte. So ist beispielsweise Artikel 5 mit „Prioritätsrecht“ überschrieben. Die Regelung bezieht sich aber ganz offensichtlich nicht auf das Prioritätsrecht, sondern auf das Verhältnis zu älteren Rechten (wie dies in der englischsprachigen Fassung zutreffend angegeben ist).

Keine Dringlichkeit für Beweissicherungsverfügung erforderlich

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Das OLG Düsseldorf hat in einer Entscheidung zum Urheberrecht (I-20 W 32/10) nunmehr erkannt, dass der Antrag auf Erlass einer Besichtigungsverfügung nicht deswegen zurückgewiesen werden kann, weil der Antragsteller mit Stellung des Antrags zugewartet hat. Das OLG Düsseldorf weicht damit von der entgegenstehenden Ansicht des OLG Köln (6 W 3/09) ab.

Das OLG Düsseldorf begründet seine Auffassung damit, dass eine Prüfung, ob ein Verfügungsgrund vorliegt, aufgrund einer Abwägung im Einzelfall zu erfolgen habe. Wann ein Verfügungsgrund vorliegt, sei verfahrensbezogen zu prüfen. Das OLG Düsseldorf führt sehr überzeugend aus, warum die für die Unterlassungsverfügung geübte Praxis, dass mit längerem Zuwarten mit der Rechtsverfolgung der Antragsteller zum Ausdruck bringt, ihm selbst sei die Sache nicht dringlich, weswegen für ihn dann auch der Verfügungsgrund verneint wird, nicht für das Beweissicherungsverfahren gilt.

Der Gesichtspunkt der Dringlichkeit treffe vielmehr nur dann zu, wenn das besondere Interesse an der Verfahrensart des einstweiligen Verfügungsverfahrens gerade in dem schnellen Erlangen eines Titels liegt.

Hingegen sei das besondere Interesse, das den Erlass einer Verfügung rechtfertigt, im Fall einer Beweissicherungsmaßnahme (hier: § 101 Abs. 3 UrhG)– anders als bei der Unterlassungsverfügung -, den Antragsgegner nicht durch eine Beteiligung am Verfahren in die Lage zu versetzen, die zu sichernden Beweismittel zu vernichten. Es bedürfe des Verfügungsverfahrens zur Beweissicherung, weil nur dieses Verfahren die Anordnung von Maßnahmen ohne Beteiligung des Gegners ermöglicht. Anders als im Falle etwa der Unterlassungsverfügung könne der Antragsteller hier im Fall fehlender Eilbedürftigkeit nicht auf den Klageweg verwiesen werden. Denn würde der Besichtigungsschuldner vorgewarnt, bestünde die Gefahr, dass der Antragsteller seinen Anspruch gar nicht mehr durchsetzen kann. Die Verneinung des Vorliegens des Verfügungsgrundes wegen längeren Zuwartens würde damit zur endgültigen Verweigerung des Besichtigungsanspruchs führen.

Aus diesen Erwägungen folgert das OLG Düsseldorf, dass unabhängig von einer zeitlichen Komponente bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 101a Abs. 3 UrhG auch ein Verfügungsgrund gegeben ist, es sei denn, eine Beseitigung von Beweismitteln sei ausnahmsweise ausgeschlossen.

Wenngleich in dem Verfahren vor dem OLG Düsseldorf eine Urheberrechtssache im Streit stand, dürften diese Überlegungen des OLG Düsseldorf auch für Beweissicherungsverfahren im Gebiet des Patentrechts zutreffen und für künftige Beweissicherungsverfahren zur Vorbereitung von Patentverletzungsklagen wichtig werden.

Internationale Zuständigkeit – Ort der unerlaubten Handlung

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Der Kartellsenat des BGH hat in dem Beschluss KZR 8/10 dem EuGH nach Art. 267 AEUV die Frage vorgelegt, ob der besondere Gerichtsstand nach Art. 5 Nr. 3 EuGVVO auch für negative Feststellungsklagen eröffnet ist.

Diese Frage ist  auch für patentrechtliche Streitigkeiten von großer Bedeutung.

Der vorlegende Senat gibt zu erkennen, dass er der Auffassung zuneigt, die internationale Zuständigkeit nach Art. 5 Nr. 3 EuGVVO sei auch bei negativen Feststellungsklagen eröffnet. Die Hauptargumente hierfür sind:

– Nach der Tatry-Rechtsprechung des EuGH löst die negative Feststellungsklage die Rechtshängigkeitssperre nach Art. 27 EuGVVO aus. Denn nach der Kerntheorie des EuGH betreffen negative Feststellungsklage und Leistungsklage denselben Streitgegenstand. Nichts anderes kann dann aber für Art. 5 Ziff. 3 EuGVVO gelten.

– Es gibt keinen Grund, dem Kläger der negativen Feststellungsklage einen Gerichtsstand abzuschneiden, der dem Kläger einer Leistungsklage oder positiven Feststellungsklage eröffnet ist.

– Entsprechend kann auch das Problem einer unerwünschten Vermehrung von Gerichtsständen nicht eintreten.

– Auch bei der negativen Feststellungsklage spricht die besondere Sachnähe dafür, eine Zuständigkeit des Gerichts am Ort der (potenziell) unerlaubten Handlung zu begründen.

Es ist erfreulich, dass eine Klärung dieser wichtigen Frage zur Anwendung des Art. 5 Nr. 3 EuGVVO durch den EuGH nunmehr absehbar sein sollte.