Markenbenutzung: Deutsch-schweizerisches Übereinkommen auf dem Prüfstand?

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Das Urteil des EuG vom 12.7.2012 in der Rechtssache T-170/11 wirft Fragen zum Verhältnis zwischen dem Benutzungserfordernis des harmonisierten europäischen Markenrechts und dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz aus dem Jahr 1892 auf. Nach Artikel 5 dieses Übereinkommens gilt eine Marke in Deutschland als benutzt, auch wenn die Benutzung nur in der Schweiz erfolgte.

Dem Verfahren vor dem EuG vorangegangen war ein Widerspruchsverfahren vor dem HABM. Die Widersprechende stützte den Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung auf eine mit Wirkung für Deutschland eingetragene IR-Marke. Benutzungshandlungen wurden von der Widersprechenden – unter Berufung auf das genannte Übereinkommen aus dem Jahr 1892 – nur für die Schweiz nachgewiesen.

Das EuG entschied, dass „die ernsthafte Benutzung einer älteren Marke, gleichviel ob es sich um eine Gemeinschaftsmarke, eine nationale oder eine internationale Marke handelt, in der Europäischen Union oder im betreffenden Mitgliedstaat nachgewiesen werden“ muss (Rz. 31 der Entscheidungsgründe). Eine Benutzung nur in der Schweiz ließ das EuG (wie auch schon die Beschwerdekammer des HABM) demnach nicht genügen.

Das EuG wies darüber hinaus darauf hin, dass „das harmonisierte Markenrecht der Mitgliedstaaten eine zwingende Benutzung im betreffenden Mitgliedstaat voraus[setzt] (vgl. Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95). Es ist auch zu beachten, dass das Erfordernis der ernsthaften Benutzung – unter Vermeidung der in dieser Richtlinie vorgesehenen Sanktionen – in das nationale Recht umgesetzt wurde (§ 26 Markengesetz).“ (Rz. 33 der Entscheidungsgründe) Die Frage, ob Artikel 5 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz im innerstaatlichen Recht durch deutsche Gerichte noch angewandt werden darf, bedurfte im entschiedenen Fall keiner Klärung. Jedoch dürfte absehbar sein, dass jedenfalls die zitierte Textpassage aus Rz. 33 der Entscheidungsgründe des Urteils des EuG vom 12.7.2012 in der Rechtssache T-170/11 dazu führen wird, dass auch in rein nationalen Marken-Kollisionsverfahren die Frage aufgeworfen wird, ob eine Benutzung einer Marke nur in der Schweiz für eine Benutzung i.S.v. § 26 MarkenG ausreicht. Dies wird komplexe Fragen dazu aufwerfen, inwieweit durch eine europäische Richtlinie in ältere zwischenstaatliche Übereinkommen zwischen einem Mitgliedsstaat und einem Nicht-Mitgliedsstaat der EU eingegriffen werden kann.

EuGH C-553/11 (PROTI) – Benutzung in abgewandelter Form

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Der EuGH hat die ihm vom BGH vorgelegten Fragen zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in abgewandelter Form, wenn diese abgewandelte Form selbst als Marke eingetragen ist, beantwortet (Urteil vom 25.10.2012 in der Rechtssache C-553/11).

Ausgangspunkt für die Vorlagefragen des BGH war, dass nach dem EuGH-Urteil Il Ponte Finanziaria (
Rechtssache C‑234/06, dort insbesondere Rz. 86) in der Instanzrechtsprechung und Literatur Zweifel aufgekommen waren, ob die Regelung des § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG richtlinienkonform ist. Nach § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG steht es einer rechtserhaltenden Benutzung einer eingetragenen Marke in abgewandelter Form nicht entgegen, wenn auch die abgewandelte Form als Marke eingetragen ist.

In dem Urteil vom 25.10.2012 in der Rechtssache C-553/11 entschied der EuGH nun, dass
– § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG richtlinienkonform ist und
– die Ausführungen des Gerichtshof in Rz. 86 des Urteils Il Ponte Finanziaria (Rechtssache C‑234/06) im spezifischen Kontext des diesem Urteil zugrundeliegenden Sachverhalts (in dem das Vorliegen einer Markenserie geltend gemacht wurde) zu sehen sind und nur für derartige Sachverhalte Geltung beanspruchen.

BPatG, 30 W (pat) 40/11 – Aus Akten werden Fakten: zur Markenfähigkeit eines Werbeslogans

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BPatG, Urteil v. 5. Juli 2012 – 30 W (pat) 40/11 – Aus Akten werden Fakten

Amtlicher Leitsatz:

Ein von Hause aus unterscheidungskräftiger Werbespruch kann nicht als Marke geschützt werden, wenn er im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung zu einem branchenüblichen Werbemittel geworden ist.

BGH, I ZR 102/11 – Stimmt’s?: Titelschutz für Teile einer Druckschrift

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BGH, Urteil vom 22. März 2012 – I ZR 102/11 – Stimmt’s?

Amtliche Leitsätze:

a) Titelschutz kann auch der Bezeichnung einer regelmäßig nur wenige Absätze umfassenden Kolumne zukommen, die zu einem bestimmten Themengebiet in einer Zeitung oder Zeitschrift erscheint.

b) Bei schutzfähigen Titeln für Teile einer Zeitung oder Zeitschrift kommt es für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblich auch auf Form und Inhalt der medialen Einbettung der angegriffenen Bezeichnung an, wobei unter anderem die typische Art der Präsentation der Beiträge (z.B. nur Text oder auch Bilder) erheblich ist.

BGH, I ZB 13/11 – Neuschwanstein: Kein Freihaltebedürfnis wegen überragendem kulturellem Wert

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BGH, Beschluss vom 8. März 2012 – I ZB 13/11 – Neuschwanstein

Amtliche Leitsätze:

a) Fasst der Verkehr die aus dem Namen einer Sehenswürdigkeit (hier: Schloss Neuschwanstein) gebildete Marke (hier: Neuschwanstein) im Zusammenhang mit Waren, die typischerweise als Reiseandenken oder -bedarf vertrieben werden, nur als Bezeichnung der Sehenswürdigkeit und nicht als Produktkennzeichen auf, fehlt der Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

b) Allein der Umstand, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Umfeld einer Sehenswürdigkeit an Touristen vertrieben oder für sie erbracht werden können, rechtfertigt nicht die Annahme, einer aus dem Namen der Sehenswürdigkeit gebildeten Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

c) Einer Marke fehlt nicht deshalb jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, weil es sich um die Bezeichnung eines bedeutenden Kulturguts handelt.

d) Das Bundespatentgericht ist nicht nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit § 139 ZPO verpflichtet, den Markeninhaber im Löschungsverfahren auf die Sachdienlichkeit einer Einschränkung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses hinzuweisen. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist die Entscheidung des Bundespatentgerichts daher auch nicht aufzuheben, um dem Markeninhaber Gelegenheit zur Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu geben.

Aus der Urteilsbegründung:

Liegen die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor, kann der Marke nicht wegen eines allgemein von den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG losgelösten Freihaltebedürfnisses oder einer dem Urheberrecht entlehnten Gemeinfreiheit der Schutz nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt oder entzogen werden.

Da nicht auszuschließen ist, dass die Annahme fehlender Unterscheidungskraft durch das Bundespatentgericht vom Gedanken eines allgemeinen Freihaltebedürfnisses an der Bezeichnung von Gegenständen mit überragendem kulturellen Wert beeinflusst worden ist, kann die Entscheidung auch insoweit keinen Bestand haben.

Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers ist der angefochtene Beschluss unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen teilweise aufzu-heben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Dieses wird die erforderlichen Feststellungen zur Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG insoweit nachzuholen und auch zu prüfen haben, ob für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen beispielsweise für Transportwesen ein Freihal-tebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht oder die Voraussetzungen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vorliegen.

OLG Karlsruhe, 6 U 187/10: Rechtsmissbräuchliche Berufung auf ein Vertragsstrafeversprechen

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OLG Karlsruhe Urteil vom 7.5.2012, 6 U 187/10

Amtlicher Leitsatz:

Hat der wegen Verletzung einer Marke in Anspruch Genommene eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, steht der Geltendmachung des Anspruchs auf Vertragsstrafe der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegen, wenn die betreffende Marke gelöscht worden ist.

Aus der Urteilsbegründung:

In der Entscheidung „Altunterwerfung I“ hat der Bundesgerichtshof ausgeführt: „Kann sich der Schuldner eines Unterwerfungsvertrages im allgemeinen nur durch fristlose Kündigung von der übernommenen vertraglichen Verpflichtung lösen, kann es doch im Einzelfall rechtsmißbräuchlich sein, wenn sich der Gläubiger auf ein nicht rechtzeitig gekündigtes Vertragsstrafeversprechen beruft. Hiervon ist immer dann auszugehen, wenn der vertraglich gesicherte gesetzliche Unterlassungsanspruch dem Gläubiger aufgrund der erfolgten Gesetzesänderung unzweifelhaft, d.h. ohne weiteres erkennbar, nicht mehr zusteht. Hierunter fallen zum einen die Fälle, in denen die vertragliche Verpflichtung allein der Sicherung eines vom Gesetzgeber aufgehobenen Verbots – etwa dem Verbot der Werbung mit mengenmäßigen Beschränkungen oder der Eigenpreisgegenüberstellung (§§ 6 d, 6 e UWG a.F.) – dient; unter Umständen sind hierunter auch die Fälle einer beachtlichen Rechtsprechungsänderung zu zählen. Zum anderen ist einem Gläubiger die Geltendmachung des vertraglichen Anspruchs dann aus Treu und Glauben verwehrt, wenn seine Sachbefugnis aufgrund der Änderung des § 13 Abs. 2 UWG eindeutig entfallen ist, weil er selbst (Nr. 1) oder seine Mitglieder (Nr. 2) auf dem einschlägigen Markt überhaupt nicht tätig sind oder weil er – als Verband – die im Gesetz angesprochenen gewerblichen Interessen tatsächlich nicht mehr verfolgt.“ (BGHZ 133, 316 sub II.4.a)

Dem kann der allgemeine Grundsatz entnommen werden, dass die Berufung auf ein Vertragsstrafeversprechen trotz einer nicht rechtzeitig erfolgten Kündigung immer dann rechtsmissbräuchlich ist, wenn dem Gläubiger der mit dem Vertragsstrafeversprechen gesicherte Unterlassungsanspruch wegen einer mittlerweile eingetretenen Änderung eindeutig, d.h. ohne dass es weiterer Feststellungen oder einer Wertungsentscheidung bedürfte, nicht mehr zusteht (vgl. auch OLGR Jena 2007, 555). Nicht ausreichend ist allerdings, wenn der Unterlassungsanspruch vom Gläubiger nur deshalb nicht geltend gemacht werden könnte, weil sich die Parteien auf dem vom Gläubiger bedienten regionalen Markt nicht begegnen (BGH GRUR 2001, 85 – Altunterwerfung IV); ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. Im Streitfall führt die Löschung dazu, dass die Wirkungen der Eintragung der Marke als von Anfang an nicht eingetreten gelten (§ 52 Abs. 2 MarkenG). Die Klägerin muss sich also nunmehr – ohne dass es weiterer Feststellungen oder Wertungen bedürfte – so behandeln lassen, als hätte sie die Rechte aus der Marke nie erlangt. Damit hätte auch von Anfang an kein durchsetzbarer markenrechtlicher Unterlassungsanspruch bestanden, der durch einen strafbewehrten Unterlassungsvertrag hätte gesichert werden können. Nach der Wertung, die der zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs zugrunde liegt, muss sich die Klägerin, wenn sie nunmehr den Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe durchsetzen will, den Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegenhalten lassen.

BGH, I ZR 196/10 – Kosten des Patentanwalts III

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BGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 – I ZR 196/10 – Kosten des Patentanwalts III

Amtliche Leitsätze:

a) Zu den Kennzeichenstreitsachen im Sinne des § 140 Abs. 1 MarkenG zählen auch Verfahren der einstweiligen Verfügung, durch die ein Anspruch aus einem der im Markengesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird.

b) Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abwehr einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist in der Regel allenfalls dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernom-men hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

c) Die Notwendigkeit der außergerichtlichen Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt kann nicht im Wege einer typisierenden Betrachtungsweise für komplexe oder bedeutsame Angelegenheiten generell bejaht werden.

BPatG, 29 W (pat) 115/11: Gegenstandswert im Markenwiderspruchsverfahren

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BPatG, Beschl. v. 14. März 2012 29 W (pat) 115/11

Aus der Urteilsbegründung:

Die Rechtsprechung der Markensenate des Bundespatentgerichts zu dem Gegenstandswert der Widerspruchsbeschwerde ist uneinheitlich. Während einige Senate (BPatG 27 W(pat) 75/08; BPatG 26 W (pat) 47/10) den Gegenstandswert bei unbenutzten Marken im Anschluss an die regelmäßige Wertfestsetzung des Bundesgerichtshofs mit 50.000 € annehmen, halten andere Senate (BPatG 24 W (pat) 18/10; BPatG 25 W (pat) 29/10; BPatG 28 W (pat) 52/09; BPatG 30 W (pat) 108/05; BPatG 33 W (pat) 84/04) an dem Gegenstandswert von 20.000 € im Widerspruchsbeschwerdeverfahren fest.

Die Abstufung der Gegenstandswerte je nach Instanzenzug ist dem System der Streitwertfestsetzung fremd. Das Gerichtskostengesetz enthält keine Differenzierung der Wertvorschriften für die Ausgangs-, Berufungs- oder Revisionsinstanz. Die Unterschiede in der Vergütung werden durch unterschiedliche Gebührensätze bewirkt.

Der Umstand, dass § 23 Abs. 3 RVG im Gegensatz zu dem für den Bundesgerichtshof anwendbaren § 51 GKG einen Regelstreitwert und eine Obergrenze vorsieht, rechtfertigt eine unterschiedliche Streitwertfestsetzung nicht.

Auch die Absicht des Gesetzgebers, den Beteiligten des Widerspruchsverfahrens ein schnelles, einfaches und kostengünstiges Verfahren einzuräumen, rechtfertigt eine hinter dem wirtschaftlichen Wert der Marke zurückbleibende Gegenstandswertfestsetzung nicht. Denn der Markenschutz hat mit der Einführung des Grundgesetzes in Art. 14 GG eine Aufwertung erfahren, die auch in der Überprüfung der Entscheidungen des DPMA durch ein verwaltungsgerichtliches Verfahren vor dem Bundespatentgericht ihren Ausdruck findet. Spätestens seit Geltung des neuen Markengesetzes ist das markenrechtliche Widerspruchsverfahren kein summarisches Verfahren mehr, sondern beinhaltet eine eingehende und umfassende Prüfung unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen. Außerdem steht demjenigen, der wirtschaftlich zur Rechtsverfolgung oder –verteidigung nicht in der Lage ist, auch im Verfahren vor dem Bundespatentgericht die Verfahrenskostenhilfe offen (BGH GRUR 2009, 88).“>BPatG, Beschl. v. 14. März 2012 29 W (pat) 115/11;

BGH, Urteil vom 24. November 2011 – Medusa

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BGH, Urteil vom 24. November 2011 – Medusa

Amtliche Leitsätze

a) Der Umstand, dass ein zunächst nach § 2 UrhG geschütztes Kunstwerk gemeinfrei geworden ist, schließt eine markenmäßige Verwendung einer dem Kunstwerk entsprechenden oder ihm ähnlichen Gestaltung nicht aus.

b) Fasst der Durchschnittsverbraucher ein Bildmotiv nur als dekoratives Element auf, ergibt sich eine markenmäßige Verwendung dieses Motivs nicht daraus, dass ein kleiner Teil des angesprochenen Publikums das Bildmotiv als Marke erkennt und der fraglichen Abbildung deshalb einen Herkunftshinweis entnimmt.

BGH, I ZR 75/10 – OSCAR: Zum Territorialitätsprinzip

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BGH, Urteil vom 8. März 2012 – I ZR 75/10 – OSCAR

Amtliche Leitsätze:

a) Im Verhältnis zum Verwechslungsschutz stellt die Geltendmachung einer identischen Verletzung der Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG denselben Streitgegenstand dar. Werden aus einem Schutzrecht sowohl Ansprüche wegen Verwechslungsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 als auch wegen Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geltend gemacht, handelt es sich ebenfalls um einen einheitlichen Streitgegenstand (Fortführung von BGH, Beschluss vom 24. März 2011 I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 3 TÜV I; Urteil vom 17. August 2011 I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 27 TÜV II).

b) Ob eine zeichenrechtlich relevante Verletzungshandlung im Inland vorliegt, hängt davon ab, ob das Angebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug („commercial effect“) aufweist. Dabei ist eine Gesamtabwägung vorzunehmen, bei der auf der einen Seite zu berücksichtigen ist, wie groß die Auswirkungen der Kennzeichenbenutzung auf die inländischen wirtschaftlichen Interessen des Zeicheninhabers sind. Auf der anderen Seite ist maßgebend, ob und inwieweit die Rechtsverletzung sich als unvermeidbare Begleiterscheinung technischer oder organisatorischer Sachverhalte darstellt, auf die der Inanspruchgenommene keinen Einfluss hat oder ob dieser etwa – zum Beispiel durch die Schaffung von Bestellmöglichkeiten aus dem Inland oder die Lieferung auch ins Inland – zielgerichtet von der inländischen Erreichbarkeit profitiert (Fortführung von BGH, Urteil vom 13. Oktober 2004 I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 433 – HOTEL MARITIME).