EuGH zur rechtserhaltenden Markenbenutzung (Stofffähnchen)

Der EuGH hat im Urteil in der Rechtssache C-12/12 zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken Stellung genommen und damit die in der Vorlageentscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH I ZR 206/10 – Stofffähnchen II) gestellten Vorlagefragen beantwortet.

Nach der Entscheidung des EuGH kann eine eingetragene Marke (hier: das rote Stofffähnchen an einer Hosentasche, das als Positionsmarke eingetragen ist) auch dann rechtserhaltend benutzt werden, wenn sie nur in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird (hier: Wortmarke „LEVI’S“), die ihrerseits eingetragen ist. Dasselbe gilt für eine eingetragene Marke (hier: rotes Stofffähnchen als Positionsmarke), die durch die Verwendung als Bestandteil einer zusammengesetzten Marke (hier: rotes Stofffähnchen mit Aufschrift „LEVI’s“) Unterscheidungskraft erlangt hat. Auch in diesem Fall kann die eingetragene Marke durch die Benutzung der zusammengesetzten Marke rechtserhaltend benutzt werden.

Die Stofffähnchen-Entscheidung ergänzt somit die erst vor Kurzem ergangene Proti-Entscheidung. Nach der Proti-Entscheidung steht der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke nicht entgegen, wenn die abgewandelte Form, in der die Marke benutzt wird, ebenfalls als Marke eingetragen ist. Nach der Stofffähnchen-Entscheidung steht der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke nicht entgegen, wenn sie nicht in abgewandelter Form, sondern als Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens verwendet wird, selbst wenn das zusammengesetzte Zeichen und/oder die zusätzlichen Bestandteile des zusammengesetzten Zeichens selbst als Marke eingetragen sind.

BGH, Beschluss vom 22. November 2012 – I ZB 72/11 – Kaleido

BGH, Beschluss vom 22. November 2012 – I ZB 72/11 – Kaleido

Amtliche Leitsätze:

a) Dem Zeichen „Kaleido“ fehlt für die Ware „Spielzeug“ nicht jegliche Un-terscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Insbesondere wird der Verkehr das Zeichen nicht stets als verkürzte Beschreibung der Ware „Kaleidoskop“ verstehen.

b) Abstrakte sprachwissenschaftliche Erkenntnisse, die auf der Annahme einer assoziativen Ergänzung von als Abkürzung erkannten Begriffen in einem vom Kontext vorgegebenen Sinn beruhen, können nicht ohne weiteres für die als Rechtsfrage zu beantwortende Beurteilung der Unterscheidungskraft herangezogenen werden. Bei dieser sind vielmehr die Umstände der konkret zu beurteilenden Bezeichnung und die Kennzeichengewohnheiten der maßgebenden Branche in den Blick zu nehmen.

BPatG, Beschl. v. 25 W (pat) 14/12 – Schwimmbad-Isolierbaustein

BPatG, Beschl. v. 25 W (pat) 14/12 – Schwimmbad-Isolierbaustein

Amtliche Leitsätze

1. Die positive Schutzfähigkeitsbeurteilung und -entscheidung im Anmelderbeschwerdeverfahren führt zu keiner irgendwie gearteten Bindung oder Festlegung für ein nachfolgendes gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG eingeleitetes Löschungsverfahren, und zwar weder nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. §§ 322, 325 ZPO im Wege der Rechtskraftwirkung, weil die Beteiligten beider Verfahren nicht identisch sind, noch nach § 70 Abs. 4 MarkenG oder § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 318 ZPO im Wege der Bindung oder Selbstbindung, da es sich beim Eintragungs- und Löschungsverfahren um eigenständige und voneinander unabhängige Verfahren handelt (im Anschluss an BPatG GRUR 2008, 518, Rdn. 32 – Karl May; Abgrenzung zu den Beschlüssen vom 06. Mai 2009 zu 29 W (pat) 19/05 und 29 W (pat) 20/05 „Magenta“ – abstrakte Farbmarke, juris, jeweils [Rdn. 82ff bzw. 77ff]).

2. Gegen die Berücksichtigung von Vertrauensschutzerwägungen zu Gunsten der Inhaber angegriffener Marken in Löschungsverfahren spricht innerhalb der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG sowohl der Wortlaut der Vorschriften der §§ 3, 8, 50, 54 MarkenG als auch deren Zweck. Die Löschung fehlerhaft eingetragener Marken ist vom Gesetz ausdrücklich vorgesehen, realisiert entsprechend dem Gesetzeszweck das hoch zu veranschlagende Interesse der Allgemeinheit, vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen bewahrt zu werden, und dient auch dem Ziel, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten (im Anschluss an GRUR 2010, 1017 – Bonbonform; Abgrenzung zu BPatG GRUR-RR 2008, 49 f – lastminit und BGH GRUR 1975, 368 – Elzym in einem sehr speziellen Sonderfall). Dabei spielt es keine Rolle, dass die Registereintragung auf einer Gerichtsentscheidung beruht.

3. Der streitgegenständliche dreidimensionale Formstein weist im Wesentlichen nur Merkmale auf, um als mit Beton verfüllbarer und isolierender Baustein für den Schwimmbadbau eingesetzt werden zu können. Dabei hebt er sich in keiner Weise von dem vorhandenen Formenschatz der am Markt angebotenen, mit Beton verfüllbaren Konkurrenz-Produkte aus Polystyrol ab.

BGH, I ZB 68/11 – Deutschlands schönste Seiten

BGH, Beschluss vom 13. September 2012 – I ZB 68/11 – Deutschlands schönste Seiten

Amtlicher Leitsatz:

Ist eine Wortfolge (hier: Deutschlands schönste Seiten) für die Ware „Druckschriften“ inhaltsbeschreibend und nicht unterscheidungskräftig, wird dies im Regelfall auch für die Dienstleistungen gelten, die sich auf die Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften beziehen. Eine Ausnahme kommt allerdings für die fraglichen Dienstleistungen in Betracht, wenn die Wortfolge sich nur zur Beschreibung eines eng begrenzten Themas eignet.

Markenbenutzung: Deutsch-schweizerisches Übereinkommen auf dem Prüfstand?

Das Urteil des EuG vom 12.7.2012 in der Rechtssache T-170/11 wirft Fragen zum Verhältnis zwischen dem Benutzungserfordernis des harmonisierten europäischen Markenrechts und dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz aus dem Jahr 1892 auf. Nach Artikel 5 dieses Übereinkommens gilt eine Marke in Deutschland als benutzt, auch wenn die Benutzung nur in der Schweiz erfolgte.

Dem Verfahren vor dem EuG vorangegangen war ein Widerspruchsverfahren vor dem HABM. Die Widersprechende stützte den Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung auf eine mit Wirkung für Deutschland eingetragene IR-Marke. Benutzungshandlungen wurden von der Widersprechenden – unter Berufung auf das genannte Übereinkommen aus dem Jahr 1892 – nur für die Schweiz nachgewiesen.

Das EuG entschied, dass „die ernsthafte Benutzung einer älteren Marke, gleichviel ob es sich um eine Gemeinschaftsmarke, eine nationale oder eine internationale Marke handelt, in der Europäischen Union oder im betreffenden Mitgliedstaat nachgewiesen werden“ muss (Rz. 31 der Entscheidungsgründe). Eine Benutzung nur in der Schweiz ließ das EuG (wie auch schon die Beschwerdekammer des HABM) demnach nicht genügen.

Das EuG wies darüber hinaus darauf hin, dass „das harmonisierte Markenrecht der Mitgliedstaaten eine zwingende Benutzung im betreffenden Mitgliedstaat voraus[setzt] (vgl. Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95). Es ist auch zu beachten, dass das Erfordernis der ernsthaften Benutzung – unter Vermeidung der in dieser Richtlinie vorgesehenen Sanktionen – in das nationale Recht umgesetzt wurde (§ 26 Markengesetz).“ (Rz. 33 der Entscheidungsgründe) Die Frage, ob Artikel 5 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz im innerstaatlichen Recht durch deutsche Gerichte noch angewandt werden darf, bedurfte im entschiedenen Fall keiner Klärung. Jedoch dürfte absehbar sein, dass jedenfalls die zitierte Textpassage aus Rz. 33 der Entscheidungsgründe des Urteils des EuG vom 12.7.2012 in der Rechtssache T-170/11 dazu führen wird, dass auch in rein nationalen Marken-Kollisionsverfahren die Frage aufgeworfen wird, ob eine Benutzung einer Marke nur in der Schweiz für eine Benutzung i.S.v. § 26 MarkenG ausreicht. Dies wird komplexe Fragen dazu aufwerfen, inwieweit durch eine europäische Richtlinie in ältere zwischenstaatliche Übereinkommen zwischen einem Mitgliedsstaat und einem Nicht-Mitgliedsstaat der EU eingegriffen werden kann.

EuGH C-553/11 (PROTI) – Benutzung in abgewandelter Form

Der EuGH hat die ihm vom BGH vorgelegten Fragen zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in abgewandelter Form, wenn diese abgewandelte Form selbst als Marke eingetragen ist, beantwortet (Urteil vom 25.10.2012 in der Rechtssache C-553/11).

Ausgangspunkt für die Vorlagefragen des BGH war, dass nach dem EuGH-Urteil Il Ponte Finanziaria (
Rechtssache C‑234/06, dort insbesondere Rz. 86) in der Instanzrechtsprechung und Literatur Zweifel aufgekommen waren, ob die Regelung des § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG richtlinienkonform ist. Nach § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG steht es einer rechtserhaltenden Benutzung einer eingetragenen Marke in abgewandelter Form nicht entgegen, wenn auch die abgewandelte Form als Marke eingetragen ist.

In dem Urteil vom 25.10.2012 in der Rechtssache C-553/11 entschied der EuGH nun, dass
– § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG richtlinienkonform ist und
– die Ausführungen des Gerichtshof in Rz. 86 des Urteils Il Ponte Finanziaria (Rechtssache C‑234/06) im spezifischen Kontext des diesem Urteil zugrundeliegenden Sachverhalts (in dem das Vorliegen einer Markenserie geltend gemacht wurde) zu sehen sind und nur für derartige Sachverhalte Geltung beanspruchen.

BPatG, 30 W (pat) 40/11 – Aus Akten werden Fakten: zur Markenfähigkeit eines Werbeslogans

BPatG, Urteil v. 5. Juli 2012 – 30 W (pat) 40/11 – Aus Akten werden Fakten

Amtlicher Leitsatz:

Ein von Hause aus unterscheidungskräftiger Werbespruch kann nicht als Marke geschützt werden, wenn er im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung zu einem branchenüblichen Werbemittel geworden ist.

BGH, I ZR 102/11 – Stimmt’s?: Titelschutz für Teile einer Druckschrift

BGH, Urteil vom 22. März 2012 – I ZR 102/11 – Stimmt’s?

Amtliche Leitsätze:

a) Titelschutz kann auch der Bezeichnung einer regelmäßig nur wenige Absätze umfassenden Kolumne zukommen, die zu einem bestimmten Themengebiet in einer Zeitung oder Zeitschrift erscheint.

b) Bei schutzfähigen Titeln für Teile einer Zeitung oder Zeitschrift kommt es für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblich auch auf Form und Inhalt der medialen Einbettung der angegriffenen Bezeichnung an, wobei unter anderem die typische Art der Präsentation der Beiträge (z.B. nur Text oder auch Bilder) erheblich ist.

BGH, I ZB 13/11 – Neuschwanstein: Kein Freihaltebedürfnis wegen überragendem kulturellem Wert

BGH, Beschluss vom 8. März 2012 – I ZB 13/11 – Neuschwanstein

Amtliche Leitsätze:

a) Fasst der Verkehr die aus dem Namen einer Sehenswürdigkeit (hier: Schloss Neuschwanstein) gebildete Marke (hier: Neuschwanstein) im Zusammenhang mit Waren, die typischerweise als Reiseandenken oder -bedarf vertrieben werden, nur als Bezeichnung der Sehenswürdigkeit und nicht als Produktkennzeichen auf, fehlt der Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

b) Allein der Umstand, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Umfeld einer Sehenswürdigkeit an Touristen vertrieben oder für sie erbracht werden können, rechtfertigt nicht die Annahme, einer aus dem Namen der Sehenswürdigkeit gebildeten Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

c) Einer Marke fehlt nicht deshalb jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, weil es sich um die Bezeichnung eines bedeutenden Kulturguts handelt.

d) Das Bundespatentgericht ist nicht nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit § 139 ZPO verpflichtet, den Markeninhaber im Löschungsverfahren auf die Sachdienlichkeit einer Einschränkung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses hinzuweisen. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist die Entscheidung des Bundespatentgerichts daher auch nicht aufzuheben, um dem Markeninhaber Gelegenheit zur Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu geben.

Aus der Urteilsbegründung:

Liegen die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor, kann der Marke nicht wegen eines allgemein von den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG losgelösten Freihaltebedürfnisses oder einer dem Urheberrecht entlehnten Gemeinfreiheit der Schutz nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt oder entzogen werden.

Da nicht auszuschließen ist, dass die Annahme fehlender Unterscheidungskraft durch das Bundespatentgericht vom Gedanken eines allgemeinen Freihaltebedürfnisses an der Bezeichnung von Gegenständen mit überragendem kulturellen Wert beeinflusst worden ist, kann die Entscheidung auch insoweit keinen Bestand haben.

Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers ist der angefochtene Beschluss unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen teilweise aufzu-heben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Dieses wird die erforderlichen Feststellungen zur Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG insoweit nachzuholen und auch zu prüfen haben, ob für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen beispielsweise für Transportwesen ein Freihal-tebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht oder die Voraussetzungen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vorliegen.

OLG Karlsruhe, 6 U 187/10: Rechtsmissbräuchliche Berufung auf ein Vertragsstrafeversprechen

OLG Karlsruhe Urteil vom 7.5.2012, 6 U 187/10

Amtlicher Leitsatz:

Hat der wegen Verletzung einer Marke in Anspruch Genommene eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, steht der Geltendmachung des Anspruchs auf Vertragsstrafe der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegen, wenn die betreffende Marke gelöscht worden ist.

Aus der Urteilsbegründung:

In der Entscheidung „Altunterwerfung I“ hat der Bundesgerichtshof ausgeführt: „Kann sich der Schuldner eines Unterwerfungsvertrages im allgemeinen nur durch fristlose Kündigung von der übernommenen vertraglichen Verpflichtung lösen, kann es doch im Einzelfall rechtsmißbräuchlich sein, wenn sich der Gläubiger auf ein nicht rechtzeitig gekündigtes Vertragsstrafeversprechen beruft. Hiervon ist immer dann auszugehen, wenn der vertraglich gesicherte gesetzliche Unterlassungsanspruch dem Gläubiger aufgrund der erfolgten Gesetzesänderung unzweifelhaft, d.h. ohne weiteres erkennbar, nicht mehr zusteht. Hierunter fallen zum einen die Fälle, in denen die vertragliche Verpflichtung allein der Sicherung eines vom Gesetzgeber aufgehobenen Verbots – etwa dem Verbot der Werbung mit mengenmäßigen Beschränkungen oder der Eigenpreisgegenüberstellung (§§ 6 d, 6 e UWG a.F.) – dient; unter Umständen sind hierunter auch die Fälle einer beachtlichen Rechtsprechungsänderung zu zählen. Zum anderen ist einem Gläubiger die Geltendmachung des vertraglichen Anspruchs dann aus Treu und Glauben verwehrt, wenn seine Sachbefugnis aufgrund der Änderung des § 13 Abs. 2 UWG eindeutig entfallen ist, weil er selbst (Nr. 1) oder seine Mitglieder (Nr. 2) auf dem einschlägigen Markt überhaupt nicht tätig sind oder weil er – als Verband – die im Gesetz angesprochenen gewerblichen Interessen tatsächlich nicht mehr verfolgt.“ (BGHZ 133, 316 sub II.4.a)

Dem kann der allgemeine Grundsatz entnommen werden, dass die Berufung auf ein Vertragsstrafeversprechen trotz einer nicht rechtzeitig erfolgten Kündigung immer dann rechtsmissbräuchlich ist, wenn dem Gläubiger der mit dem Vertragsstrafeversprechen gesicherte Unterlassungsanspruch wegen einer mittlerweile eingetretenen Änderung eindeutig, d.h. ohne dass es weiterer Feststellungen oder einer Wertungsentscheidung bedürfte, nicht mehr zusteht (vgl. auch OLGR Jena 2007, 555). Nicht ausreichend ist allerdings, wenn der Unterlassungsanspruch vom Gläubiger nur deshalb nicht geltend gemacht werden könnte, weil sich die Parteien auf dem vom Gläubiger bedienten regionalen Markt nicht begegnen (BGH GRUR 2001, 85 – Altunterwerfung IV); ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. Im Streitfall führt die Löschung dazu, dass die Wirkungen der Eintragung der Marke als von Anfang an nicht eingetreten gelten (§ 52 Abs. 2 MarkenG). Die Klägerin muss sich also nunmehr – ohne dass es weiterer Feststellungen oder Wertungen bedürfte – so behandeln lassen, als hätte sie die Rechte aus der Marke nie erlangt. Damit hätte auch von Anfang an kein durchsetzbarer markenrechtlicher Unterlassungsanspruch bestanden, der durch einen strafbewehrten Unterlassungsvertrag hätte gesichert werden können. Nach der Wertung, die der zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs zugrunde liegt, muss sich die Klägerin, wenn sie nunmehr den Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe durchsetzen will, den Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegenhalten lassen.