T 0037/12, Entscheidung vom 2.10.2014 – Handschriftliche Änderungen in der mündlichen Verhandlung

Amtliche Leitsätze:

1. Bei Anwendung der Generalverweisung in Regel 99 (3) EPÜ ist nach deren Entstehungsgeschichte und Zweck im Einzelfall zu prüfen, ob und wie eine der Regeln, auf die verwiesen wird, auf einen bestimmten Sachverhalt anzuwenden ist.

2. Eine entsprechende Anwendung der Regeln 49 (8) und 50 (1) EPÜ auf Unterlagen, die während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht werden, würde der Verfahrensökonomie widersprechen und ist auch nicht aus anderen Gründen geboten.

3. Die Einführung von Regel 99 (3) EPÜ hat daher keinen Anlass gegeben, die jahrelang geübte Praxis aufzugeben, wonach in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichte Unterlagen gut lesbare handschriftliche Änderungen aufweisen dürfen.

BPatG, Beschl. v. 23. März 2015 – 7 W (pat) 7/14 – Akteneinsicht in Nichtpatentliteratur

Amtlicher Leitsatz:

Akteneinsicht in der Form der Übersendung von Kopien der patentamtlichen Akte nach § 22 Abs. 2 Satz 2 DPMAV ist auch für solche Aktenteile nicht ausgeschlossen, an denen als sog. Nichtpatentliteratur (NPL) Urheberrecht Dritter bestehen können.

Aus der Beschlussbegründung:

Denn ein mit der patentamtlichen Herstellung und Übersendung von Kopien der streitgegenständlichen Aktenteile möglicherweise verbundener Eingriff in das ausschließlich dem Urheber zustehende Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung nach §§ 16, 17 UrhG ist von der Schrankenregelung des § 45 Abs. 1 UrhG gedeckt.

BPatG, Urt. v. 29. April 2015 – 4 Ni 26/13 (EP) – apparatus

Amtlicher Leitsatz:

1. Ob die Berücksichtigung einer beschränkenden Änderung der Anspruchsfassung des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren, welche zwar im Hinblick auf § 83 Abs. 4 PatG verspätet erfolgt, aber entschuldigt ist, einen von der Klägerin gestellten Antrag auf Vertagung der mündlichen Verhandlung nach § 227 ZPO rechtfertigt, bedarf einer Prüfung des geltenden gemachten Sachgrundes im Einzelfall unter Berücksichtigung der Kriterien der auch im Nichtigkeitsverfahren für die Parteien geltenden allgemeinen Prozessförderungspflicht (Fortführung zu BGH GRUR 2004, 254 – Crimpwerkzeug I).

2. Das Verlangen einer Vertagung kann jedenfalls von der Klägerin dann nicht mit einer gewünschten Nachrecherche zur Patentfähigkeit eines in der mündlichen Verhandlung geänderten Anspruchs begründet werden, wenn dessen Fassung lediglich einer von der Klägerin selbst bereits schriftsätzlich geforderten Beseitigung einer unzulässigen Verallgemeinerung des Inhalts der Anmeldung durch Aufnahme der geforderten beschränkenden Merkmale aus der Beschreibung Rechnung trägt und wenn die Klägerin keine konkreten Gesichtspunkte geltend macht, weshalb im Rahmen der durchgeführten Recherche keine vorsorgliche Einbeziehung der geforderten Änderung zumutbar war (Abgrenzung zu BGH GRUR 2004, 254 – Crimp

BPatG, Urt. v. 27. Januar 2015 – 23 W (pat) 26/12 – Ill-Nitrid Halbleitervorrichtung mit Grabenstruktur

Amtliche Leitsätze:

1. Ein Verzicht auf Teile der Anmeldung liegt nicht vor, wenn sich der Anmelder explizit vorbehalten hat, die in dem anhängigen Verfahren nicht weiterverfolgten Patentansprüche auszuscheiden oder einer Teilanmeldung zuzuführen.

2. Der bloße Vorbehalt, Teile der Anmeldung auszuscheiden, die nicht weiterverfolgt werden, ist noch keine Ausscheidung, sondern lediglich die Ankündigung einer möglichen künftigen Ausscheidungserklärung.

3. Auch wenn der Anmelder für die Teile der Anmeldung, die der Einheitlichkeit entgegenstehen (§ 34 Abs. 5 PatG) weder eine Ausscheidung noch einen Verzicht erklärt, kann die Anmeldung nicht wegen mangelnder Einheitlichkeit zurückgewiesen werden, wenn der Anmelder der gerügten Uneinheitlichkeit in der (Stamm-)Anmeldung begegnet, indem er ein einheitliches Patentbegehren formuliert und zusätzlich erklärt, bestimmte – im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Erfindung problematische – Teile der Anmeldung in dem anhängigen (Stamm-)Verfahren nicht weiterzuverfolgen. Die Abkehr von einer solchen Erklärung wäre nämlich in der Regel rechtsmissbräuchlich.

BPatG, Urteil v. 3. Februar 2015 – 4 Ni 36/13 (EP) – Brustpumpe

Amtliche Leitsätze:

1. Losgelöst von der Frage, ob ein Nichtigkeitsangriff im Verfahren vor dem Bundespatentgericht wegen unzulässiger Erweiterung des aus einer Teilanmeldung hervorgegangenen EP-Patents auch darauf gestützt werden kann, dass das Streitpatent gegenüber dem Inhalt der Teilanmeldung erweitert ist, kann der Angriff jedenfalls nicht auf Änderungen der Teilanmeldung gestützt werden, die allein für die Beurteilung der Zulässigkeit nach Art. 76 EPÜ maßgeblich sind und auf den Gegenstand des aus der Teilanmeldung hervorgegangenen Streitpatents keinen Einfluss haben.

2. Es ist deshalb auch unbeachtlich, ob die ursprünglich eingereichten Patentansprüche der Teilanmeldung zulässig waren oder die Teilanmeldung aus anderen Gründen zurückzuweisen gewesen wäre.

3. Mängel der Teilanmeldung sind – wie auch andere Mängel eines Erteilungsverfahrens – mit der Patenterteilung geheilt (im Anschluss an BPatG Urt. v. 10.4.2014, 2 Ni 34/12; zu § 39 PatG: BGH GRUR 2003, 47 – Sammelhefter) und können nicht zur Nichtigerklärung der aus der Teilanmeldung resultierenden erteilten Patentansprüche führen (zum erweiterten Prüfungsumfang geänderter Patentansprüche nach Art. 76 EPÜ BPatG GRUR 2013, 609 – Unterdruckwundverband).

4. Eine ursprünglich durch den gesamten Inhalt der Stammanmeldung bereits als zur Erfindung gehörend offenbarte technische Lehre wird auch nicht dadurch unzulässig geändert, weil der Patentinhaber im Verfahren über die Teilanmeldung diese Lehre erstmals eigenständig unter Schutz stellt.

5. Die im Zusammenhang mit Ausführungsbeispielen einer erfindungsgemäßen Vorrichtung (hier Brustpumpe) offenbarten Vorrichtungsbestandteile (hier Deckel, Schale) können eigenständige Erfindungsgestände sein und müssen als solche weder auf die ausführungsgemäße konkrete Ausgestaltung noch auf den insoweit aufgezeigten konkreten Verwendungszusammenhang
festgelegt sein.

Aus der Urteilsbegründung:

Soweit sich die Klägerin auf eine unzulässige Erweiterung des Patentgegenstandes gegenüber dem Inhalt der Teilanmeldung abstellt, hat der Senat bereits Zweifel, ob die Klägerin sich insoweit überhaupt auf einen Nichtigkeitstatbestand berufen kann. Denn in Art. II § 6 Abs. 2 Nr. 3 Halbsatz 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c Halbsatz 2 EPÜ wird bestimmt, dass das EP-Patent „nur für nichtig erklärt werden kann, wenn…der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten ursprünglichen Fassung oder, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung…beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht“.

Zutreffend ist zwar, dass die Teilanmeldung eine eigenständige Anmeldung darstellt, für welche Art. 76 EPÜ besondere Anforderungen aufstellt. Hieraus folgt nach Überzeugung des Senats jedoch nicht zwingend, dass der Patentanspruch eines erteilten Patents zur Vermeidung einer Nichtigerklärung im Hinblick auf eine unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung zwei Tests bestehen muss: nämlich primär ggü. der Teilanmeldung und einer mit Art. 123 Abs. 2 EPÜ korrespondierenden Prüfung auf Erweiterung als eigenständige Anmeldung nach dem 1. Halbsatz der Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 Halbsatz 1IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ und ferner gegenüber der „früheren Anmeldung“ nach dem jeweiligen Halbsatz 2, also der ausdrücklichen Regelung für die Teilanmeldung. Eine derartige zweifache Prüfung und ein Verständnis kumulativer Anforderungen nach Halbsatz 1 und Halbsatz 2 entspricht zwar der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zu Art. 76 EPÜ und gründet auf dem Verständnis der Teilanmeldung als eigenständige Anmeldung, welche auch das Gebot nach Art. 123 Abs. 2 EPÜ zu beachten habe; auch in der Literatur wird diese Auffassung geteilt (Benkard/Schäfers Art. 123 Rn. 159; Teschemacher in Singer/Stauder, EPÜ, 6. Aufl., Art. 76 Rn. 12; Keukenschrijver/Busse PatG, 7. Aufl., § 39 Rn .77). Soweit diese Forderung jedoch ebenso im Rahmen der Überprüfung erteilter Patente Einspruchsverfahren nach dem insoweit mit Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ wortgleichen Art. 100 lit. c EPÜ herangezogen wird (vgl. Rspr. der Beschwerdekammern des Europäischen
Patentamts 2013, II.F.1, zu Art. 100c EPÜ S. 513; Benkard/Rogge/Ehlers EPÜ, 2. Aufl. 2012, Art. 100 Rn. 12; ferner Benkard/Dobrucki Art. 76 Rn. 9), erscheint dem Senat diese Folgerung jedenfalls im Rahmen des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ nicht zwingend. (so auch Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., Art. II § 6 IntPatÜG, Rn. 14, zum EP-Einspruchsverfahren § 21 Rn. 85; abweichend BGH Urt. v. 16.01.2014 – X ZR 78/12).

Insoweit spricht nicht nur der Gesetzeswortlaut gegen ein derartiges Verständnis, sondern auch die nur formale Selbständigkeit der Teilanmeldung als eigenständige Anmeldung, welche inhaltlich nur die Abspaltung eines Teils der Stammanmeldung mit identischem Anmeldetag darstellt. Auch zum nationalen Recht und der durch Teilungserklärung hervorgegangenen Teilanmeldung, welche gleichfalls zu einer abgespaltenen, formal selbständigen Anmeldung führt, wird in der wortgleichen Fassung des § 21 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 PatG nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Beleg dafür gesehen, dass auch insoweit für die Beurteilung einer unzulässigen Erweiterung des aus einer Teilanmeldung hervorgegangenen Patentgegenstandes allein der Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung maßgeblich ist (GRUR 1992, 38 – Straßenkehrmaschine; GRUR 1999, 148 – Informationsträger; zu gestuften Teilungen bzw. zur Kette von Teilanmeldungen G1/06 = ABL. 2008, 307; Melullis GRUR 2001, 971).