Der 24. Senat des Bundespatentgerichts äußert in seiner Entscheidung BPatG, Entscheidung vom 29.1.2008 – 24 W (pat) 97/07 Bedenken gegen eine Anwendung des § 96 Abs. 4 MarkenG außerhalb anhängiger Verfahren, wie in der „Mitteilung Nr. 9/05 des Präsidenten des DPMA über die Mandatsniederlegung durch Inlandsvertreter“ vom 18. Januar 2005 (BlPMZ 2005, 41) dargelegt ist.
"Deutschland hat mit dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen vom 10. Dezember 2003 ein Umsetzungsgesetz erlassen. Dieses Gesetz wird jedoch nach Auskunft des Bundesministeriums der Justiz wieder aufgehoben werden, nachdem der dort vorgesehene Zeitpunkt des in Kraft tretens nicht mit dem Londoner Übereinkommen übereinstimmt.
Das Bundesministerium der Justiz beabsichtigt, bis zum 1. Mai 2008 ein neues Umsetzungsgesetz zu erlassen. In diesem Gesetz soll geregelt werden, dass Artikel II § 3 IntPatÜG aufgehoben wird und dass in Artikel XI § 2 IntPatÜG eine Übergangsvorschrift vorgesehen wird, nach der für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1. Mai 2008 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden ist, Artikel II § 3 IntPatÜG jeweils in der Fassung anwendbar ist, die im Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises gegolten hat. Dies wird bedeuten, dass für europäische Patente, bei denen der Erteilungshinweis vor dem 1. Juni 1992 veröffentlicht wurde, wie bisher keine Übersetzungspflicht besteht. Für Patente, bei denen der Erteilungshinweis vom 1. Juni 1992 bis einschließlich 30. April 2008 veröffentlicht wurde, gilt das jetzt bestehende Recht weiter, d.h. die Übersetzung ist für erteilte europäische Patente und im Einspruchsverfahren geänderte europäische Patente erforderlich. Nach vorläufiger Auskunft des Bundesjustizministeriums ist für im Beschränkungsverfahren vor dem EPA abgeänderte europäische Patente unabhängig von deren Erteilungstag in keinem Fall eine Übersetzung vorgesehen.
Für europäische Patente, für die der Hinweis auf Erteilung am oder nach dem 1. Mai 2008 veröffentlicht wird, ist keine Übersetzung mehr erforderlich. Europäische Patente sind damit künftig mit Erteilung unmittelbar in Deutschland wirksam, bei Nichtzahlung der ersten Jahresgebühr erlöschen die Patente nicht mehr wie bisher nach Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG rückwirkend ex tunc, sondern ex nunc mit Ablauf der Zuschlagsfrist, nachdem § 20 Abs.1 Nr. 3 PatG i.V.m. § 7 PatKostG anwendbar sind. Zugleich sind die Auswirkungen auf Art. II § 8 IntPatÜG (Verbot des Doppelschutzes) zu berücksichtigen."
Vorlagefragen des 29. Senats zu Artikel 3 Abs. 1 lit. b) und c) Richtlinie 89/104 EWG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG,
Richtlinie Markenanmeldungen des DPMA vom 27. Oktober 1995, Richtlinie Markenanmeldungen des DPMA vom 13. Juni 2006:
1. Fordert Artikel 3 RL 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Sicherung der Gleichheit der Wettbewerbschancen eine Gleichbehandlung von identischen oder vergleichbaren Anmeldungen?
2. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen?
3. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, das Verbot einer wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung bei der Auslegung und Anwendung von Artikel 3 RL 89/104 EWG vom 21. Dezember 1988 zu berücksichtigen, wenn es eine solche Diskriminierung festgestellt hat?
4. Wenn die Fragen 1 bis 3 mit nein beantwortet werden, muss dann eine nationale gesetzliche Möglichkeit bestehen, dass zur Vermeidung der Verzerrung des Wettbewerbs die nationale Behörde von Amts wegen die Verpflichtung hat, ein Nichtigkeitsverfahren gegen früher zu Unrecht eingetragene Marken einzuleiten?
Der auf einzelne Patentansprüche beschränkte und insoweit erfolgreiche Einspruch muss im Einspruchsverfahren zum vollen Widerruf des Patents führen, wenn der Antrag der Patentinhaberin ausschließlich auf die volle Aufrechterhaltung des Patents gerichtet ist.
Dies verstößt nicht gegen den Grundsatz der Antragsbindung (so könnte allerdings die zur Veröffentlichung vorgesehene Entscheidung 7 W (pat) 61/04 des Bundespatentgerichts vom 2. Mai 2007 missverstanden werden), weil eine Bindung nicht nur in Bezug auf den Antrag der Einsprechenden, sondern auch in Bezug auf den Antrag der Patentinhaberin besteht. Ebenso wie im Erteilungsverfahren darf auch im Einspruchsverfahren ohne entsprechenden Antrag bzw. Hilfsantrag der Patentinhaberin das Patent nicht in beschränktem Umfang aufrechterhalten bleiben.
Soweit sich aus dem Vortrag der Patentinhaberin keine Anhaltspunkte dahingehend ergeben, dass sie an einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents Interesse hat, besteht im Einspruchsverfahren weder für das Patentamt noch für das Bundespatentgericht Anlass auf entsprechende Anträge bzw. Hilfsanträge hinzuwirken.
In der Pressemitteilung vom 7. Dezember wurde bereits die Auffassung des I. Senats bekannt gegeben, daß Drucker und Plotter – entgegen der Annahme des OLG Stuttgart – nicht zu den nach § 54 UrhG [früher § 54a Abs. 1 UrhG] vergütungspflichtigen Vervielfältigungsgeräten gehören.
Können Geräte nur im Zusammenwirken mit anderen Geräten die
Funktion eines Vervielfältigungsgeräts erfüllen, unterfallen
grundsätzlich nicht sämtliche Geräte der Vergütungspflicht nach § 54a
Abs. 1 UrhG. Eine derartige Aufteilung der Vergütungspflicht würde
schon deswegen der gesetzlichen Regelung zuwiderlaufen, weil im Gesetz
feste Vergütungssätze vorgesehen sind.1)
Die geltende gesetzliche Regelung lässt eine Aufteilung der Vergütung
auf funktionell zusammenwirkende Geräte nach dem Maß, in dem die Geräte
als Typen tatsächlich für Vervielfältigungen genutzt werden, nicht zu.2)
Wäre für alle oder mehrere Geräte einer solchen Funktionseinheit
jeweils der für ein Vervielfältigungsgerät gesetzlich festgelegte
Vergütungssatz zu zahlen, würde dies entgegen § 54a Abs. 1 Satz 1 UrhG
zu einer unangemessenen Vergütung führen, weil die Leistung der
gesamten Funktionseinheit nur der Leistung eines
Vervielfältigungsgeräts entspricht. Innerhalb einer solchen
Funktionseinheit ist daher nur ein Gerät vergütungspflichtig.3)
Da es für eine derartige Funktionseinheit typisch ist, dass nicht für
jedes der Geräte in derselben Weise davon ausgegangen werden kann, es
sei im Sinne von § 54a Abs. 1 Satz 1 UrhG zur Vornahme
urheberrechtsrelevanter Vervielfältigungen bestimmt, ist das Gerät
vergütungspflichtig, das am deutlichsten dazu bestimmt ist, zusammen
mit den anderen Geräten wie ein Vervielfältigungsgerät eingesetzt zu
werden. Hinsichtlich der aus Scanner, PC und Drucker gebildeten
Funktionseinheit ist dies der Scanner. Während fast jeder Scanner im
Rahmen einer solchen Funktionseinheit benutzt wird, kommen PC und
Drucker häufig auch ohne Scanner zum Einsatz.4)
Wer sich mit der derzeitigen Lage bezüglich Softwarepatenten auseinanderzusetzen hat, der wird dem Text sicherlich einiges abgewinnen können.
Zitate:
„With the introduction of the European Patent Convention in the 1970s, the powerful Bavarian brewing lobby (their position entrenched by the centuries-old ‘Reinheitsgebot’, the Bavarian Purity Law of beer) had succeeded in excluding protection for beer from the European Patent Convention, but only beer ‘as such’.“
„As a practical matter, it was clear from the outset to patent attorneys that beer patents could be obtained, provided only that an attorney of the highest skill and experience was employed.“
Urteil BGH, Urt. v. 12. Juli 2007 – I ZR 147/04 – Aspirin II: MarkenG § 14 Abs. 2, § 24; BGB § 242 D
a) Unterrichtet der Parallelimporteur den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels, so wird dadurch ein gesetzliches Schuldverhältnis begründet, das den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. b) Beanstandet der Markeninhaber das beabsichtigte Umverpacken in der an-gezeigten Form in einem angemessenen Zeitraum nach der Vorabunterrichtung nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann er treuwidrig handeln (§ 242 BGB), wenn er später Ansprüche aus seiner Marke gegen den Parallelimporteur auf einen bislang nicht gerügten tatsächlichen oder rechtlichen Aspekt stützt.
