Meldung der Arbeitnehmererfindung – Haftetikett entschärft?

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht. Schreibe einen Kommentar

Der X. Senat des Bundesgerichtshofs hat in seiner Entscheidung im Verfahren X ZR 72/10 nunmehr erneut zu Fragen der Meldung und Inanspruchnahme Stellung genommen. Auch wenn die Problematik von Meldung und Inanspruchnahme durch die in § 6(2) ArbNEG n.F. vorgesehene Fiktion der Inanspruchnahme entschärft wurde, ist die Entscheidung nicht nur für Fälle, die noch nach altem Recht zu behandeln sind, von Interesse.

Die amtlichen Leitsätze:

a) Die Frist zur Inanspruchnahme einer Diensterfindung wird, wenn es an einer schriftlichen Erfindungsmeldung des Diensterfinders fehlt, grundsätzlich nur in Gang gesetzt, wenn der Arbeitgeber, insbesondere durch eine Patentanmeldung und die Benennung des Arbeitnehmers als Erfinder, dokumentiert, dass es keiner Erfindungsmeldung mehr bedarf, weil er über die Erkenntnisse bereits verfügt, die ihm der Diensterfinder durch die Erfindungsmeldung verschaffen soll.

b) Eine derartige Dokumentation der Kenntnis des Arbeitgebers von der Diensterfindung und den an ihr Beteiligten ergibt sich weder daraus, dass der Arbeitgeber durch die mündliche Mitteilung einer „Initialidee“ durch den Arbeitnehmer und schriftliche Berichte über anschließend durchgeführte Versuche Kenntnis von der technischen Lehre der Erfindung erhält, noch aus dem Umstand, dass der Arbeitgeber von einem Patent erfährt, das der Arbeitnehmer auf die Diensterfindung angemeldet hat.

Auch wenn damit die Haftetikett-Entscheidung fortgeführt wird, wird doch klargestellt, dass eine schriftliche Erfindungsmeldung nur in wenigen, sehr klar umrissenen Ausnahmefällen unterbleiben kann. Die in der Instanzrechtsprechung zu dieser Problematik unter Aufnahme einer Formulierung aus der Haftetikett-Entscheidung in den letzten Jahren häufig verwendete Argumentation, das Beharren auf einer schriftlichen Erfindungsmeldung sei unter den jeweiligen Umständen „treuewidrige Förmelei“, dürfte in Zukunft seltener zu sehen sein.

BGH zu Softwarepatenten

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

Der X. Senat des Bundesgerichtshofs hatte sich im Nichtigkeitsverfahren X ZR 121/09 wieder einmal mit computerimplementierten Erfindungen zu befassen. Dabei bestätigte er die in der mittlerweile gefestigten Rechtsprechung (z.B. in BGH X ZR 47/07 – Wiedergabe topographischer Informationen) entwickelte Prüfungsmethodik:

Zunächst wird in einem ersten Prüfungsschritt geprüft, ob wenigstens ein Teilaspekt der beanspruchten Erfindung auf technischem Gebiet liege (§ 1 Abs. 1 PatG). Dann wird in einem zweiten Schritt geprüft, ob der Patentierungsausschluss für Programme für Datenverarbeitungsanlagen eingreift (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Zum zweiten Schritt wird ermittelt, ob die beanspruchte Lehre der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dient.

Interessantes enthält diese jüngste BGH-Entscheidung zu beiden genannten Prüfungspunkten:

Was die Technizitätsprüfung (§ 1 Abs. 1 PatG) angeht, ist interessant, dass der Anspruch nicht unbedingt die ausführenden technischen Einheiten (Server, Client) nennen muss, um diese Hürde zu überwinden.

Was den zweiten Prüfungsschritt angeht, werden die früher aufgestellten Kriterien angewandt. So wird ein konkretes technisches Problem jedenfalls dann gelöst,
(a) wenn Gerätekomponenten modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert werden, oder
(b) wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt.

Etwas überraschend an der Entscheidung im Verfahren X ZR 121/09 mutet an, dass die Prüfung, ob ein konkretes technisches Problem gelöst wird, so stark auf eine Subsumtion unter die bislang entwickelten – zahlenmäßig sehr wenigen – Fallgruppen reduziert wird.

Die in der Entscheidung X ZR 121/09 angelegten Maßstäbe, was ein „konkretes technisches Problem ist“, erscheinen dem Verfasser dieses Beitrags jedenfalls recht streng. So wird beispielsweise die Verlagerung von bestimmten Operationen in einem Netzwerk von einem Client-Rechner auf einen Server als „äußerlich-organisatorische Umverlagerung der Datenverarbeitung zwischen mehreren Netzwerkkomponenten“ angesehen, die allenfalls eine „Maßnahme der Datenverarbeitung“ und keine Lösung eines konkreten technischen Problems sei. Diese Argumentation ist insofern überraschend, als ja auch eine Maßnahme der Datenverarbeitung durchaus ein technisches Problem lösen kann.

Interessant ist jedenfalls, dass die Nichtigerklärung des Patents auf Grundlage des Ausschlusses für Programme für Datenverarbeitungsanlagen erfolgte, obwohl es die beanspruchte Lehre das Zusammenwirken mehrerer Geräte in einem Netzwerk betraf.

BGH, X ZR 86/10 – Cinch-Stecker: Ansprüche des Lizenzgebers im Falle einer Patentverletzung

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze. Schreibe einen Kommentar

BGH, Urteil vom 5. April 2011 – X ZR 86/10 – Cinch-Stecker

Amtliche Leitsätze:

a) Dem Inhaber eines Patents, der einem Dritten eine ausschließliche Lizenz erteilt hat, stehen im Falle einer Patentverletzung eigene Ansprüche gegen den Verletzer zu, wenn ihm aus der  Lizenzvergabe fortdauernde materielle Vorteile erwachsen.

b) Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche Wahrscheinlichkeit, dass dem Patentinhaber aus der geltend gemachten Verletzungshandlung ein eigener Schaden entstanden ist, liegt in der Regel vor, wenn der Patentinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Mai 2008 – X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn. 26 ff. – Tintenpatrone).

c) Für eine wirtschaftliche Partizipation in diesem Sinne genügt es, wenn der Patentinhaber als alleiniger Gesellschafter des Lizenznehmers an dessen Gewinn beteiligt ist.

d) Der Anspruch des Patentinhabers auf Ersatz eines solchen Schadens ist grundsätzlich darauf gerichtet, dass der Lizenznehmer in seinem Vermögen so gestellt wird, wie er ohne die Schutzrechtsverletzung stehen würde.

BGH, X ZB 1/10 – Modularer Fernseher: Anspruch auf rechtliches Gehör

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze. Schreibe einen Kommentar

BGH, Beschluss vom 12. April 2011 – X ZB 1/10 – Modularer Fernseher

Amtlicher Leitsatz:

Hält das Patentgericht den Gegenstand eines mit dem Einspruch angegriffenen Patents im Hinblick auf eine Entgegenhaltung für nahegelegt, die bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden  ist und in der Einspruchsbegründung zwar angeführt, aber eher beiläufig behandelt wird, reicht es zur Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör grundsätzlich aus, wenn dem Patentinhaber in  der mündlichen Verhandlung ein entsprechender Hinweis erteilt wird. 

BGH, I ZR 174/08 – Änderung der Voreinstellung III: zur Unternehmerhaftung für Wettbewerbshandlungen des Vertriebspartners

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BGH, Urteil vom 28. Oktober 2010 – I ZR 174/08 – Änderung der Voreinstellung III

Amtlicher Leitsatz:

Anbieter von Telefondienstleistungen, die nicht über ein eigenes Netz verfügen und die sich daher hinsichtlich der von ihnen angebotenen Leistung bei Netzbetreibern eindecken müssen (sog. Reseller), handeln im Verhältnis zu Endkunden nicht als Beauftragte der Netzbetreiber (§ 8 (2) UWG -> Unternehmerhaftung), die ihnen die benötigten Netzdienstleistungen als Vorprodukt zur Verfügung stellen.

BGH, I ZB 81/09 – Yoghurt-Gums: Teilverzicht auf die Marke, Rechtliches Gehör

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze. Schreibe einen Kommentar

BGH, Beschluss vom 9. September 2010 – I ZB 81/09 – Yoghurt-Gums

Amtliche Leitsätze:

a) Ein Teilverzicht auf die Marke kann auch im Löschungsverfahren nicht bedingt erklärt werden.

b) Sieht der Markeninhaber in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht von der Erklärung eines Teilverzichts auf die Marke durch eine Beschränkung des Warenverzeichnisses ab, weil das Gericht die Erklärung eines Teilverzichts auch noch nach Schluss der mündlichen Verhandlung als grundsätzlich unbedenklich bezeichnet, ist der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, wenn der rechtliche Hinweis des Gerichts nicht hinreichend klar erkennen lässt, dass es nach Schluss der mündlichen Verhandlung lediglich einen Teilverzicht berücksichtigen will,  der sich auf eine bloße Streichung einzelner Begriffe des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses beschränkt.

BGH, X ZB 43/08 – Schweißheizung: Widerrechtliche Entnahme

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BGH, Beschluss vom 22. Februar 2011 – X ZB 43/08 – Schweißheizung

Amtliche Leitsätze:

PatG § 21 Abs. 1 Nr. 3

Das Patent ist wegen widerrechtlicher Entnahme auch dann zu widerrufen, wenn sein Gegenstand nicht patentfähig ist.

PatG § 46 Abs. 1, 2; § 59 Abs. 4

a) Unter Beteiligten i.S.v. § 46 Abs. 1 PatG sind die jeweiligen Verfahrensbeteiligten zu verstehen (Anmelder, Patentinhaber, Einsprechende).

b) Hören die Prüfungsstelle im Erteilungs- oder die Patentabteilung im Einspruchsverfahren Verfahrensbeteiligte formlos an, ist dies in der Niederschrift über den Gang der Verhandlung zu vermerken. Eine inhaltliche Protokollierung kann auch bei einer solchen formlosen Anhörung bei umfangreicheren tatsächlichen Angaben, die für die Feststellung des entscheidungserheblichen Sachverhalts erheblich sind, angezeigt sein.

c) Ein nicht am Einspruchsverfahren Beteiligter (hier: ein  Miterfinder) ist als Zeuge zu vernehmen. Seine Aussage ist zu protokollieren

BPatG, 25 W (pat) 516/10 – Panprazol / PANTOZOL: Kein Annäherungsmonopol

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BPatG, Urt. v. 17. März 2011 – 25 W (pat) 516/10 – Panprazol / PANTOZOL

Amtliche Leitsätze:

Der Schutzumfang einer älteren Marke, der aufgrund einer deutlichen und für den Verkehr ohne weiteres erkennbare Annäherung an eine einschlägige warenbeschreibende Angabe eingeschränkt ist, erfährt keine Erweiterung im Verhältnis zu jüngeren Marken, die sich an  dieselbe Sachangabe annähern (Abgrenzung zu BGH GRUR 2008, 803, Tz. 22 – HEITEC).

Im Verhältnis zu Markeninhabern, die sich mit ihren Marken an warenbeschreibende Angaben annähern, kann es den Wettbewerbern nicht verwehrt werden, sich mit ihren (prioritätsjüngeren) Kennzeichnungen an dieselben Sachangaben anzunähern (Stichwort: kein Annäherungsmonopol), wenn dies unter angemessener Berücksichtigung der älteren Markenrechte geschieht. Beim Zeichenvergleich nach dem maßgeblichen Gesamteindruck wird dieser Forderung dadurch Rechnung getragen, dass den Faktoren bei der Zeichenbildung mehr (kennzeichnendes) Gewicht beigemessen wird, welche die schutzbegründende Eigenart der Marke ausmachen, die sich aus den Abweichungen gegenüber der Sachangabe ergibt.

Ausgehend davon besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen der für Arzneimittel (hier: Magen-Darmtherapeutika für humanmedizinische Zwecke) registrierten Widerspruchsmarke „PANTOZOL“, deren Schutzumfang wegen der deutlichen und für den Verkehr ohne weiteres erkennbaren Annäherung an die einschlägige Wirkstoffangabe „Pantoprazol“ eingeschränkt ist, und der jüngeren Marke „Panprazol“, die sich ebenfalls an diese einschlägige Wirkstoffbezeichnung annähert.

EU-Patent revisited

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Verschiedenes. 2 Kommentare

Wie vor Kurzem in diesem Blog thematisiert wurde, wurde der Entwurf der Verordnung zur Schaffung des EU-Patents im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit veröffentlicht. Ebenfalls bereits diskutiert wurde die Übersetzungsproblematik.

Eine Durchsicht des Entwurfs zeigt aber, dass noch ganz andere Schwierigkeiten auf dem Weg zum EU-Patent bestehen könnten. Diese resultieren nach Auffassung des Verfassers dieses Artikels aus dem Bestreben, das EU-Patent ohne Änderung des EPÜ Wirklichkeit werden zu lassen. Dieses Bemühen ist verständlich, damit nicht einzelne Staaten (beispielsweise aus dem mediterranen Raum) bei einer Ratifizierung eines geänderten EPÜ faktisch ein Vetorecht gegen die Verordnung zum EU-Patent ausüben könnten. Jedoch ist fraglich, ob der Vorschlag so gelingen kann.

Nach Auffassung des Verfassers dieses Artikels besteht ein Problem des Entwurfs zur Verordnung darin, dass der Spagat gemacht wird, einerseits ein neues Schutzrecht (das „EP mit einheitlicher Wirkung“, wie das EU-Patent im Entwurf bezeichnet wird) schaffen zu wollen, das sich durch die Einheitlichkeit vom bisherigen EP und somit auch von EPÜ-Vorschriften unterscheidet, andererseits aber das EP mit einheitlicher Wirkung vollständig auf dem EPÜ in seiner jetzigen Form aufzusetzen.

Dass es sich bei dem „EP mit einheitlicher Wirkung“ um ein „Europäisches Patent“ im Sinne des EPÜ handeln soll, ist aus dem gesamten Verordnungsentwurf ersichtlich. So sind nach Art. 3 Ziff. 1 des Entwurfs EU-Patente „Europäisches Patente, die mit identischem Schutzbereich für alle teilnehmenden Mitgliedsstaaten erteilt wurden, … sofern ihre einheitliche Wirkung in dem … Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen wurde“. Auch aus den Erläuterungen zum rechtlichen Ansatz (Ziffer 1.2) wird klar, dass sich der neue Vorschlag – anders als der Vorschlag aus dem Jahr 2000 – auf das bereits bestehende Europäische Patentsystem stützt. Ein EU-Patent ist immer ein EP im Sinne des EPÜ.

Um die Einheitlichkeit des Schutzrechts sicherzustellen, sieht Art. 4 Ziff. 2 des Entwurfs vor, dass die teilnehmenden Mitgliedsstaaten die notwendigen Maßnahmen ergreifen um sicherzustellen, dass am Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des EP im Europäischen Patentblatt die Wirkung eines EPs als nationales Patent als noch nicht eingetreten gelten, wenn die einheitliche Wirkung eingetragen wurde.

Das Dilemma besteht darin, dass diese Verpflichtung EPÜ-Regelungen widerspricht. So gewährt nach Art. 64 Abs.1 EPÜ das EP seinem Inhaber ab dem Tag der Bekanntmachung des Erteilungshinweises (vorbehaltlich der Übersetzungserfordernisse des Art. 64 Abs. 2 EPÜ) dieselben Rechte wie ein nationales Patent. Nach Art. 4 Ziff. 2 des Entwurfs soll durch nationalstaatliche Regelungen sichergestellt werden, dass diese nationalen Wirkungen nicht eintreten. Soll Art. 64 EPÜ einfach dadurch ausgehebelt werden können, dass durch nationales Recht fingiert wird, dass der Hinweis auf die Erteilung eines EPs als nicht veröffentlicht gilt, wenn es sich um ein EP mit einheitlicher Wirkung handelt?

Um die Problematik zusammenzufassen:
– Alle Mitgliedsstaaten, für die das EU-Patent potenziell Geltung haben kann, sind EPÜ-Vertragsstaaten.
– Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass das EU-Patent als Europäisches Patent im Sinne des EPÜ erteilt wird. Als einziger – verfahrensrechtlicher – Unterschied erfolgt eine Eintragung der einheitlichen Wirkung in einem separaten Register (Art. 12 Ziff. 1 (b) des Verordnungsentwurfs).
– Obwohl die Mitgliedsstaaten als EPÜ-Vertragsstaaten verpflichtet sind, dem erteilten Patent in ihrem Hoheitsgebiet dieselbe Wirkung zuzuerkennen wie einem nationalen Patent, sollen nach Art. 4 Ziff. 2 des Verordnungsentwurfs die Mitgliedsstaaten durch nationale Regelungen sicherstellen, dass das EP, für das einheitliche Wirkung eingetragen wird, anders behandelt wird als ein EP, für das keine einheitliche Wirkung eingetragen wird.

Es ist dem Verfasser dieses Artikels unklar, wie Art. 4 Ziff. 2 des Verordnungsentwurfs realisiert werden kann, ohne dass die Mitgliedsstaaten gegen ihre vertraglichen Verpflichtungen aus dem EPÜ (insbesondere Art. 64 Abs. 1 EPÜ) verstoßen müssten.

Möglich erscheint eine Verpflichtung der EU-Mitgliedsstaaten, auf eine entsprechende Änderung des EPÜ hinzuwirken. Dabei würde jedoch wieder das Problem bestehen, dass die Verwirklichung des EU-Patents durch die erforderliche Revision des EPÜ lange verzögert oder durch einzelne Staaten blockiert werden könnte.

Es scheint also auch neben der Übersetzungsproblematik sehr wesentliche Probleme zu geben, die dem EU-Patent noch im Weg stehen.

Nur als Randnotiz sei angemerkt, dass die deutschsprachige Fassung des Entwurfs nur mit Vorsicht zu Rate gezogen werden sollte. So ist beispielsweise Artikel 5 mit „Prioritätsrecht“ überschrieben. Die Regelung bezieht sich aber ganz offensichtlich nicht auf das Prioritätsrecht, sondern auf das Verhältnis zu älteren Rechten (wie dies in der englischsprachigen Fassung zutreffend angegeben ist).