Der X. Zivilsenat konnte nunmehr in der Rechtssache X ZR 55/09 – Tintepatrone III die in der Bordako-Entscheidung aufgestellten Grundsätze, nach denen bei (Teil-)Vernichtung eines gewerblichen Schutzrechts die Restitutionsklage entsprechend § 580 Nr. 6 ZPO stattfindet, für eine patentrechtliche Fallgestaltung weiter erläutern.

Das Patent, aus dem der Restitutionskläger im Verletzungsverfahren verurteilt worden war, wurde mit einem Einspruch vor dem Europäischen Patentamt angegriffen. Im Einspruchsbeschwerdeverfahren entschied die Technische Beschwerdekammer nicht nach Art. 111 Abs.1 S. 1 EPÜ selbst abschließend in der Sache, sondern verwies das Verfahren an die Einspruchsabteilung mit der Anweisung zurück, das Patent mit bestimmten Unterlagen in eingeschränktem Umfang aufrecht zu erhalten. Angesichts der nach Regel 82 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 EPÜ vom Patentinhaber noch vorzunehmenden Handlungen formeller Natur (Einreichung der Übersetzung der eingeschränkten Ansprüche, Gebührenzahlung) ist diese Vorgehensweise nicht unüblich.

Das Berufungsgericht hat die Auffassung vertreten, dass die Frist zur Erhebung der Restitutionsklage bereits durch Kenntnis der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer ausgelöst wird.

Dem ist der BGH nicht gefolgt. Der X. Senat betont, dass es für den Anfechtungsgrund des § 580 Nr. 6 ZPO nicht auf die rechtskräftige oder bindende Beurteilung der Patentfähigkeit (hier durch die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer) ankomme. Ein Anfechtungsgrund liege vielmehr erst dann vor, wenn bestandskräftig in den formellen Bestand des Patents eingegriffen wird. Entscheidend sei der Rechtsakt, der die Bindung des Verletzungsgerichts an die Erteilung des Klagepatents beseitigt (Rz. 15 der Entscheidung). Im vorliegenden Fall wurde die Frist zur Erhebung der Restitutionsklage somit erst durch Kenntnis der abschließenden Entscheidung der Einspruchsabteilung ausgelöst, auch wenn schon durch die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer feststand, in welchem Umfang das Patent aufrecht erhalten wird, sofern der Patentinhaber die im obliegenden formellen Handlungen vornimmt.

Der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts hat in der Rechtssache 4 ZA (pat) 35/11 die Rechtsbeschwerde zugelassen, um eine Klärung der Frage der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten durch den BGH zu erlauben. Nach dem erkennenden Senat ist aufgrund der divergierenden Rechtsprechung der Senate des Bundespatentgerichts zu der Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts (Doppelvertretungskosten) in Nichtigkeitsverfahren die Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts und wegen der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen.

Die derzeitige uneinheitliche Praxis der verschiedenen Nichtigkeitssenate des BPatG zu der Frage, wann auch die Kosten des im Nichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts erstattungsfähig sind, ist in der Tat sehr unbefriedigend.

Ob der BGH im Rechtsbeschwerdeverfahren eine Vereinheitlichung herbeiführen kann, ist jedoch sehr fraglich. Während nach § 84 Abs. 2 S. 2 PatG die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren im Nichtigkeitsverfahren entsprechend anwendbar sind, bleibt nach § 84 Abs. 2 S. 3 PatG die Vorschrift des § 99 Abs. 2 PatG davon unberührt. Danach findet eine Anfechtung der Entscheidungen des Patentgerichts nur statt, sofern das PatG sie zulässt. Die Rechtsbeschwerde findet nach § 100 PatG aber nur gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate (nicht der Nichtigkeitssenate) statt, durch die über eine Beschwerde nach § 73 PatG oder erstinstanzlich im Einspruchsverfahren (nicht aber über eine Erinnerung im Kostenfestsetzungsverfahren) entschieden wird. Entsprechend wird auch in der Kommentarliteratur die Auffassung vertreten, dass die Entscheidungen der Nichtigkeitssenate im Kostenfestsetzungsverfahren unanfechtbar sind (Benkard, 10. Aufl., § 84 Rdnr. 41; Schulte, 8. Aufl., § 100 Rdnr. 5-6).

Soweit in der Literatur die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren bejaht wird (z.B. in van Hees/Braitmeyer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl., Rz. 715; Benkard, 10. Aufl., § 100 Rdnr. 6), dürfte zu beachten sein, dass die dort häufig in Bezug genommene Entscheidung BGH GRUR 2001, 139 – Parkkarte die Entscheidung eines Beschwerdesenats, nicht eines Nichtigkeitssenats betrifft.

Es ist zu hoffen, dass die zugelassene Rechtsbeschwerde auch eingelegt wird, um möglicherweise gleich für zwei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung eine Klärung durch den BGH zu erlauben: Neben der Frage, wann Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren erstattungsfähig sind, steht nämlich auch die Frage im Raum, ob § 84 Abs. 2 S. 3 i.V.m. § 99 Abs. 2 PatG die Rechtsbeschwerde gegen die Erinnerungsentscheidung des Nichtigkeitssenats ausschließt.