Probleme mit dem deutschen Trennungsprinzip in Patentstreitigkeiten – Anmerkung zu BGH X ZR 103/13 Kreuzgestänge

Die Leitsätze der Entscheidung BGH, Urteil vom 02.07.2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge wurden in diesem Blog bereits berichtet.

Diese Entscheidung zeigt mögliche Probleme auf, die sich aus dem Trennungsprinzip ergeben, nach dem der Instanzenzug für Rechtsbestandsverfahren und Verletzungsverfahren erst beim BGH zusammenläuft. Zum Leitsatz hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung BGH, Urteil vom 02.07.2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge erhoben:

Das Verletzungsgericht hat das Klagepatent selbständig auszulegen und ist weder rechtlich noch tatsächlich an die Auslegung durch den Bundesgerichtshof in einem das Klagepatent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gebunden.

Dies ist bereits in BGH, Urteil vom 17.04.2007 – X ZR 72/05 – Ziehmaschinenzugeinheit angeklungen, wenn auch spezifisch für den Fall, dass die klageabweisenden Gründe, mit denen ein Patent beschränkt aufrechterhalten wird, zu einer Auslegung unter den Sinngehalt der Patentansprüche führen würden:

Schränken die sich mit der Teilabweisung befassenden Entscheidungsgründe des Nichtigkeitsurteils den Sinngehalt eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs im Sinne einer Auslegung unter seinen Wortlaut ein, erlaubt dies im Verletzungsprozess ebenso wenig eine einschränkende Auslegung dieses Patentanspruchs wie bei sich aus Beschreibung oder Zeichnungen des Patents ergebenden Beschränkungen.

Der Bundesgerichtshof erkennt im Urteil vom 02.07.2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge an, dass Szenarien denkbar sind, in denen das später entscheidende Instanzgericht im Verletzungsverfahren aufgrund weiterer, besserer Erkenntnis zu einer anderen Anspruchsauslegung gelangen kann als der Bundesgerichtshof im vorangegangenen Nichtigkeitsberufungsverfahren (vgl. Rn. 20):

Dies schließt die Möglichkeit ein, dass das Verletzungsgericht zu einem Auslegungsergebnis gelangt, das von demjenigen abweicht, das der Bundesgerichtshof in einem dasselbe Patent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gewonnen hat. Eine solche Divergenz rechtfertigt zwar, wenn sie entscheidungserheblich ist, die Zulassung der Revision … In diesen wie in jenen Fällen hat das Revisionsgericht zu prüfen, ob es an seiner bisherigen Rechtsprechung festhält oder die besseren Gründe für die Beurteilung des Berufungsgerichts streiten. Eine solche bessere Erkenntnis kann sich im Patentstreitverfahren zudem aus vom Berufungsgericht festgestellten, der revisionsrechtlichen Prüfung zugrunde zu legenden Tatsachen ergeben, die im Nichtigkeitsverfahren nicht festgestellt worden sind, sich aber auf die Auslegung des Patents auswirken.

Eine für den vermeintlichen Patentverletzer sehr missliche Situation ergibt sich, wenn im Rechtsbestandsverfahren die Nichtigkeitsklage aufgrund enger Anspruchsauslegung abgewiesen wurde, im Verletzungsverfahren nach dem rechtskräftigen Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens das Berufungsgericht die Verletzung aufgrund einer breiten Anspruchsauslegung jedoch bejaht. Wenn – wie in Rn. 20 des Urteils vom 02.07.2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge angedeutet – in einem Einzelfall eine bessere Erkenntnis im Patentverletzungsverfahren für eine breite Anspruchsauslegung streiten würde, die der Bundesgerichtshof als Revisionsgericht im Verletzungsverfahren teilt, würde eine Patentverletzung auf Basis einer breiten Anspruchsauslegung festgestellt werden, während die Nichtigkeitsklage bereits vorher aufgrund einer engen Anspruchsauslegung rechtskräftig abgewiesen wurde.

Es stellt sich die Frage, wie der Patentverletzer in einem solchen Fall vorgehen könnte. Eine Restitutionsklage hält der BGH aus § 580 Nr. 6 ZPO für möglich, wenn das Verletzungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen wurde, bevor eine teilweise oder vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents erfolgte (BGH, Urteil vom 28.09.2011 – X ZR 68/10 – Klimaschrank), der Zeitablauf also im Vergleich zur Kreuzgestänge-Entscheidung gerade umgekehrt ist. Bei einer umgekehrten zeitlichen Abfolge (rechtskräftiger Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens vor dem rechtskräftigen Abschluss des Verletzungsverfahrens) scheint eine Anwendbarkeit des Restitutionsgrunds § 580 Nr. 6 ZPO eher fernliegend, da das Rechtsbestandsverfahren nicht auf das Urteil des Verletzungsverfahrens gegründet ist. Denkbar wäre möglicherweise eine Durchbrechung der Rechtskraftwirkung des ersten Nichtigkeitsverfahrens. Die (breitere) Auslegung des Anspruchs durch das Revisionsgericht im Verletzungsverfahren könnte eine nicht präkludierte, nachträglich entstandene Tatsache darstellen, die für Durchbrechung der Rechtskraftwirkung streiten und dem Patentverletzer eine erneute Nichtigkeitsklage aus dem bereits im ersten Verfahren geltend gemachten Nichtigkeitsgrund eröffnen könnte.

EuGH zu SEPs: Wurde das Standard-Spundfass (BGH KZR 40/02) aufgebohrt?

Das EuGH-Urteil vom 16.07.2015 in der Rechtssache C-170/13 – Huawei/ZTE hat wegen seiner Bedeutung für Patentstreitigkeiten weithin Beachtung gefunden und wurde bereits früher in diesem Blog sowie zahlreichen anderen Blogs wie IPkat kommentiert. Schwerpunkt der Betrachtungen waren dabei die Antworten auf die Vorlagefragen 1 bis 4, die die Umstände betrafen, unter denen der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch entgegengehalten werden kann.

Ein weiterer wichtiger und bislang – soweit für den Verfasser dieses Beitrags ersichtlich – deutlich weniger kommentierter Aspekt des EuGH-Urteils vom 16.07.2015 in der Rechtssache C-170/13 – Huawei/ZTE betrifft die Frage, inwieweit der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand dem patentrechtlichen Schadensersatzanspruch und den Annexansprüchen wie Rechnungslegungs- und Auskunftsansprüchen entgegengehalten werden kann. Der EuGH führt aus (Rn. 73-75 des Urteils):

Wie sich aus den Rn. 52 und 53 des vorliegenden Urteils ergibt, kann es unter Umständen wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden als missbräuchlich eingestuft werden, wenn der Inhaber des SEP seine Rechte des geistigen Eigentums dadurch ausübt, dass er Klagen auf Unterlassung oder Rückruf erhebt, da derartige Klagen geeignet sind, zu verhindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.

So, wie die Klagen des Inhabers eines SEP auf Rechnungslegung über die vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf dieses SEP bzw. auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen in der Vorlageentscheidung geschildert sind, haben sie jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen darauf, ob von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.

Folglich können sie unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens nicht als missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV angesehen werden.

Insoweit unterscheidet sich die Auffassung des EuGH zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand aus europäischem Kartellrecht deutlich von der Auffassung des Bundesgerichtshofs, der im Urteil vom 13.07.2004 in der Sache KZR 40/02 – Standard-Spundfaß entschieden hatte, dass ein Zwangslizenzeinwand aus deutschem Kartellrecht auch für den vermeintlichen Patentverletzer streiten kann, der auf Schadensersatz und Rechnungslegung in Anspruch genommen wird.

Eine spannende Frage, die sich aus dem EuGH-Urteil vom 16.07.2015 in der Rechtssache C-170/13 – Huawei/ZTE ergibt, dürfte somit sein, ob die deutschen Instanzgerichte und schließlich auch der Bundesgerichtshof an den in der Standard-Spundfaß-Entscheidung aufgestellten Grundsätzen festhalten werden. Falls nicht, hätte der Patentinhaber jedenfalls durch die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und den zugehörigen Annexansprüchen ein Mittel zur Hand, mit dem er den vermeintlichen Patentverletzer zur zügigen Fortführung von Lizenzverhandlungen motivieren könnte. Für den Patentinhaber könnte auch die gerichtliche Geltendmachung zunächst nur von Schadensersatzansprüchen attraktiv werden, wenn derartige Verfahren nicht durch Diskussionen über den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand belastet werden, die – gerade bei FRAND-Szenarien – regelmäßig komplexe Fragestellungen dazu aufwerfen, welche Lizenzbedingungen fair und nicht-diskriminierend wären.

BGH, I ZR 84/14 – TV-Wartezimmer

BGH, Urteil vom 12. März 2015 – I ZR 84/14 – TV-Wartezimmer

Amtliche Leitsätze:

a) Die in § 11 Abs. 1 Satz 1 ApoG geregelten Tatbestände, die Kooperationen zwischen Inhabern von Erlaubnissen nach § 1 Abs. 2, § 14 Abs. 1, § 16 oder § 17 ApoG und dem Personal von Apotheken einerseits und Ärzten verbieten, sind Marktverhaltensregelungen im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG, deren Verletzung geeignet ist, die Interessen der Verbraucher und Mitbewerber
spürbar zu beeinträchtigen.

b) An der Rechtsprechung, wonach eine täterschaftliche Haftung desjenigen ausscheidet, der nicht selbst Adressat der dem Unlauterkeitsvorwurf nach § 4 Nr. 11 UWG zugrundeliegenden Norm ist, und daher insoweit allein eine Teilnehmerhaftung in Betracht kommt, wird auch nach der Aufgabe der Störerhaftung im Wettbewerbsrecht festgehalten.

BGH, I ZR 185/13 – Patientenindividuell zusammengestellte Arzneimittelblister

BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 185/13 – Patientenindividuell zusammengestellte Arzneimittelblister

Amtliche Leitsätze:

a) Die Bestimmung des § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 AMPreisV, nach der für verschreibungspflichtige Arzneimittel keine Preisbindung gemäß § 78 Abs. 1 und 2 Satz 2 AMG in Verbindung mit den Bestimmungen der Arzneimittelpreisverordnung bei der Abgabe von aus Fertigarzneimitteln entnommenen Teilmengen besteht, wenn deren Darreichungsform, Zusammensetzung und Stärke unverändert bleibt, ist nicht im Hinblick auf ihre Entstehungsgeschichte dahingehend einschränkend auszulegen, dass eine ärztliche Verordnung für patientenindividuell zusammengestellte Blister und für die Entnahme von Teilmengen vorliegen muss.

b) Die in § 78 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 AMG geregelte Pflicht des pharmazeutischen Unternehmers zur Sicherstellung eines einheitlichen Abgabepreises dient der Gewährleistung einheitlicher Apothekenabgabepreise für preisgebundene Arzneimittel gemäß § 78 Abs. 2 Satz 2 AMG und besteht nicht, wenn die Preise und Preisspannen der Arzneimittelpreisverordnung nach § 1 Abs. 3 oder 4 AMPreisV nicht eingehalten werden müssen.

BGH, I ZR 164/13 – Neue Personenkraftwagen II

BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 164/13 – Neue Personenkraftwagen II

Amtlicher Leitsatz:

Das Verständnis des Begriffs „neue Personenkraftwagen“ in § 2 Nr. 1 PkwEnVKV ist an objektivierbaren Umständen auszurichten, aus denen sich ergibt, dass der Händler das betreffende Fahrzeug alsbald veräußern will. Die Dauer der Zulassung eignet sich – neben der in erster Linie maßgeblichen Kilometerleistung – für einen Schluss auf die Motivlage des Händlers bei Erwerb des Fahrzeugs (Fortführung von BGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 – I ZR 190/10, GRUR 2012, 842 Rn. 23 = WRP 2012, 1096 – Neue Personenkraftwagen).

BGH, X ZR 103/13 – Kreuzgestänge

BGH, Urteil vom 2. Juni 2015 – X ZR 103/13 – Kreuzgestänge

Amtliche Leitsätze:

a) Das Verletzungsgericht hat das Klagepatent selbständig auszulegen und ist weder rechtlich noch tatsächlich an die Auslegung durch den Bundesgerichtshof in einem das Klagepatent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gebunden.

b) Werden in der Beschreibung eines Patents mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Beispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können. Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden.

Aus der Urteilsbegründung:

Die Bestimmung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist Rechtserkenntnis und vom Verletzungsgericht, wie von jedem anderen damit befassten Gericht, eigenverantwortlich vorzunehmen (BGH, Urteil vom 31. März 2009 – X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 Rn. 16 – Straßenbaumaschine; BGH, Beschluss vom 29. Juni 2010 – X ZR 193/03, BGHZ 186, 90 Rn. 15 – Crimpwerkzeug III). Dies schließt die Möglichkeit ein, dass das Verletzungsgericht zu einem Auslegungsergebnis gelangt, das von demjenigen abweicht, das der Bundesgerichtshof in einem dasselbe Patent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gewonnen hat. Eine solche Divergenz rechtfertigt zwar, wenn sie entscheidungserheblich ist, die Zulassung der Revision (BGHZ 186, 90 Rn. 11 ff. – Crimpwerkzeug III). Sie unterscheidet sich darin aber nicht von anderen Fällen einer von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs abweichenden und deshalb nach § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO die Zulassung der Revision rechtfertigenden Beurteilung einer Rechtsfrage durch ein Berufungsgericht. In diesen wie in jenen Fällen hat das Revisionsgericht zu prüfen, ob es an seiner bisherigen Rechtsprechung festhält oder die besseren Gründe für die Beurteilung des Berufungsgerichts streiten. Eine solche bessere Erkenntnis kann sich im Patentstreitverfahren zudem aus vom Berufungsgericht festgestellten, der revisionsrechtlichen Prüfung zugrunde zu legenden Tatsachen ergeben, die im Nichtigkeitsverfahren nicht festgestellt worden sind, sich aber auf die Auslegung des Patents auswirken (BGH, Urteil vom 11. Oktober 2005 – X ZR 76/04, BGHZ 164, 261 Rn. 19 – Seitenspiegel; Urteil vom 12. Februar 2008 – X ZR 153/05, GRUR 2008, 779 Rn. 31 – Mehrgangnabe).

BPatG, 15 W (pat) 27/12 – Modifizierte Epoxidharze

BPatG, Urt. v. 6. Juli 2015 – 15 W (pat) 27/12 – Modifizierte Epoxidharze

Amtlicher Leitsatz:

Sind in einem Patentanspruch unterschiedliche Lösungen der gleichen erfinderischen Idee über die eine Verknüpfung oder eine Alternative ausdrückende Konjunktion „und/oder“ verbunden, stellt eine daraus resultierende Breite des Patentanspruchs keine Frage der Klarheit, sondern eine Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit dar (vgl. auch 20 W (pat) 305/02).

BGH, X ZR 51/13 – Einspritzventil

BGH, Urteil vom 9. Juni 2015 – X ZR 51/13 – Einspritzventil

Amtliche Leitsätze:

a) Angriffs- oder Verteidigungsmittel, eine Klageänderung oder eine Verteidigung mit beschränkten Patentansprüchen, die das Patentgericht nicht nach § 83 Abs. 4 PatG zurückgewiesen hat, können auch im Berufungsverfahren nicht zurückgewiesen werden.

b) Ein Nichtigkeitsgrund, der erst nach dem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG geltend gemacht worden ist, den das Patentgericht jedoch sachlich beschieden hat, fällt auch dann ohne weiteres im Berufungsverfahren zur Entscheidung an, wenn das Patentgericht offengelassen hat, ob die Zulassung des weiteren Nichtigkeitsgrunds sachdienlich ist.

BGH, I ZR 136/13 – TIP der Woche

BGH, Urteil vom 5. Februar 2015 – I ZR 136/13 – TIP der Woche

Amtliche Leitsätze:

a) In den Schutzbereich der Pressefreiheit sind nicht nur Presseerzeugnisse im herkömmlichen Sinne einbezogen, sondern auch Zeitschriften, die neben Werbung zumindest auch unterhaltende Beiträge wie Horoskope, Rätsel oder Prominentenporträts enthalten.

b) Der Schutzumfang der Pressefreiheit ist umso geringer, je weniger ein Presseerzeugnis der Befriedigung eines Informationsbedürfnisses von öffentlichem Interesse oder der Einwirkung auf die öffentliche Meinung dient und je mehr es eigennützige Geschäftsinteressen wirtschaftlicher Art verfolgt. Danach kann sich ein Presseunternehmen grundsätzlich nicht mit Erfolg auf die Grundsätze der eingeschränkten Haftung der Presse für wettbewerbswidrige (hier im Sinne von § 5 UWG irreführende) Werbeanzeigen Dritter berufen, wenn die fragliche Zeitschrift keinen nennenswerten meinungsbildenden Bezug hat, sondern nahezu ausschließlich Werbung enthält.