BPatG, 4 Ni 15/10 (EU) – Unterdruckwundverband

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BPatG, Urteil v. 3. Juli 2012 – 4 Ni 15/10 (EU) – Unterdruckwundverband

Amtliche Leitsätze:

1. Ein im Nichtigkeitsverfahren wegen unzulässiger Erweiterung einer Teilanmeldung nach Art. 138 Abs. 1 Buchst c EPÜ angegriffenes europäisches Patent ist für nichtig zu erklären, wenn die Teilanmeldung über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht und zu einer anderen Lehre, einem Aliud, geführt hat.

2. Ein aus einer Teilanmeldung hervorgegangenes europäisches Patent kann im Nichtigkeitsverfahren mit geänderten Ansprüchen nur zulässig beschränkt verteidigt werden, wenn die verteidigte Fassung auch den Anforderungen des Art. 76 Abs. 1 EPÜ für eine zulässige Teilanmeldung genügt.

3. Die Frage, ob im Rahmen der sich aus Art. 123 Abs. 2 und 3 EPÜ ergebenden Beschränkungen des Änderungsrechts auch bei europäischen Patenten der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu nationalen Patenten gefolgt werden kann, wonach trotz unzulässiger Erweiterung der Anmeldung (Stammanmeldung) durch Aufnahme eines beschränkenden Merkmals das Patent erhalten werden kann (BGH GRUR 2011, 40, Tz. 18 – Winkelmesseinrichtung, ebenfalls zur Teilanmeldung; GRUR 2001, 140, Tz. 40 – Zeittelegramm) bedarf jedenfalls dann keiner Klärung, wenn die unzulässige Erweiterung zu einem Aliud geführt hat.

BGH, X ZR 10/10: Kniehebelklemmvorrichtung

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BGH, Urteil vom 25. September 2012 – X ZR 10/10

Besteht aus fachmännischer Sicht Anlass, im Rahmen der technischen Weiterentwicklung einer Vorrichtung eine bestimmte Konstruktion in Erwägung zu ziehen, und bedarf es deshalb hierfür keiner erfinderischen Tätigkeit, führt allein das Verharren bei dieser Konstruktion auch dann nicht zu einer anderen Bewertung, wenn erkennbare Nachteile der erwogenen Konstruktion dem Fachmann eine konkrete Anregung geben könnten, bei dieser nicht stehen zu bleiben.

BGH, X ZR 58/07: Patentierung von Zellen, die aus menschlichen Stammzellen hergestellt werden

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

BGH, Mitteilung der Pressestelle Nr. 198/2012 vom 27. November 2012

Aus der Pressemitteilung:

Der für das Patentrecht zuständige X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat über die Patentierung von Zellen entschieden, die aus menschlichen Stammzellen hergestellt werden.

Der EuGH hat mit Urteil vom 18. Oktober 2011 (C-34/10 – Brüstle/Greenpeace) unter anderem entschieden, dass jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an ein „menschlicher Embryo“ im Sinne der Richtlinie ist, dass der Patentierungsausschluss sich auch auf die Verwendung von menschlichen Embryonen zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung bezieht und dass eine Erfindung nach Art. 6 der Richtlinie auch dann von der Patentierung ausgeschlossen ist, wenn in der Beschreibung der beanspruchten technischen Lehre die Verwendung menschlicher Embryonen nicht erwähnt ist, die technische Lehre, die Gegenstand des Patentantrags ist, aber die vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen oder deren Verwendung als Ausgangsmaterial erfordert.

Den Einsatz von menschlichen embryonalen Stammzellen als solchen hat der Bundesgerichtshof nicht als Verwendung von Embryonen im Sinne der Richtlinie qualifiziert. Stammzellen weisen nicht die Fähigkeit auf, den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang zu setzen. Dass sie unter Umständen durch Kombination mit bestimmten anderen Zellen in einen Zustand versetzt werden können, in dem sie über die genannte Fähigkeit verfügen, reicht nicht aus, um sie schon vor einer solchen Behandlung als Embryonen ansehen zu können.

Internationale Zuständigkeit bei Patentverletzung: EuGH Solvay

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht, Verfahrensrecht. Schreibe einen Kommentar

Die beiden Entscheidungen des EuGH aus dem Jahr 2006, die sich mit Fragen der internationalen Zuständigkeit (damals noch nach dem EuGVÜ) für Patentrechtsstreitigkeiten auseinandersetzten (Urteil vom 13. Juli 2006, C‑539/03, Slg. 2006, I‑6535 –„Roche Nederland“; Urteil vom 13. Juli 2006, C‑4/03, Slg. 2006, I‑6509 – „GAT“) haben in den Fachkreisen teils Enttäuschung, teils sogar starke Kritik hervorgerufen (siehe Adolphsen, Europäisches und Internationales Zivilprozessrecht in Patentsachen, 2. Auflage 2009; Rauscher, Europäisches Ziviliprozess- und Kollisionsrecht. EuZPR/EuIPR. 2. Aufl. Bearbeitung 2011, siehe z.B. Kommentierung zu Art. 6 Ziff. 8b; jeweils m.w.N.).

Zur Erinnerung:
– Nach der „Roche Nederland“-Entscheidung soll eine den Gerichtsstand der Streitgenossenschaft nach Art. 6 Nr. 1 EuGVVO eröffnende Konnexität zwischen Klagen dann nicht gegeben sein, wenn unterschiedliche Patentverletzer dieselbe Handlung in jeweils unterschiedlichen EPÜ-Vertragsstaaten vornehmen. Nach der „Roche Nederland“-Entscheidung gilt dies sogar bei „Spider-in-the-web“-Konstellationen, bei denen ein Konzernunternehmen die Handlungen der anderen Patentverletzer koordiniert.
– Nach der „GAT“-Entscheidung hat die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Schutzrechtsstaats nach Art. 22 Nr. 4 EuGVVO unabhängig davon zu gelten, wie der verfahrensrechtliche Rahmen beschaffen ist, in dem sich die Frage der Gültigkeit eines Patents stellt, also unabhängig davon, ob dies (wider)klage- oder einredeweise geschieht.

Das Urteil vom 12.7.2012 in der Rechtssache Solvay (C-616/10) enthält hingegen gute Kunde für Patentinhaber.

1. Zu Art. 6 Nr. 1 EuGVVO: Der EuGH stellt klar, dass eine Anwendung des Gerichtsstands der Streitgenossenschaft (Art. 6 Nr. 1 EuGVVO) dann nicht ausgeschlossen ist, wenn mehrere in unterschiedlichen Mitgliedsstaaten ansässige Patentverletzer dieselbe Verletzungshandlung (z.B. Vertrieb eines patentverletzenden Gegenstands) in demselben Mitgliedsstaat vornehmen.
Dies führt dazu, dass ein Patentverletzer (Unternehmen A), der in einem Mitgliedsstaat der EU ansässig ist, auch vor Gerichten eines anderen Mitgliedsstaats verklagt werden kann, der weder sein Sitzstaat noch der Staat ist, in dem er die patentverleztenden Handlungen vornimmt. Dies nämlich dann, wenn ein weiterer Patentverletzer (Unternehmen B) in eben diesem Staat seinen Sitz hat und die patentverletzende Handlung in demselben Staat vornimmt wie der Patentverletzer (Unternehmen A). Relevant ist diese Konstellation also in den Fällen, in denen die beiden Patentverletzer in unterschiedlichen Mitgliedsstaaten ihren Sitz haben und die patentverletzende Handlung in einem davon verschiedenen Staat vornehmen. Eine Klage am Gerichtsstand der Streitgenossenschaft sollte jedenfalls dann in Betracht kommen, wenn beide Unternehmen die patentverleztenden Handlungen koordiniert vornehmen.

In seinen Anmerkungen zum Solvay-Urteil in GRUR 2012, 1110 weist H. Schacht darauf hin, dass das Solvay-Urteil auch die Konsequenz haben könnte, dass sich ein Patentverletzer (Unternehmer A), der nicht koordiniert mit dem weiteren Patentverletzer (Unternehmen B) handelt und von dessen Aktivitäten möglicherweise gar nichts weiß, auf einmal einer (zulässigen) Klage im Sitzstaat des Unternehmens B ausgesetzt sehen könnte, obwohl dieser weder der Sitzstaat des Unternehmens A noch der Staat, in dem das Unternehmen A die patentverletzende Handlungen vornimmt, ist. Schacht schlägt vor, die subjektive Kenntnis des Patentverletzers (Unternehmen A) von der Tätigkeit des weiteren Patentverletzers (Unternehmen B) als weiteres Merkmal für die Anwendung von Art. 6 Nr. 1 EuGVVO zu fordern.

Fraglich dürfte derzeit sein, wie weit die Kognitionsbefugnis des Gerichts am Gerichtsstand der Streitgenossenschaft reicht (d.h. ob dieses nur für diejenigen Verletzungshandlungen eines Patentverletzers kognitionsbefugt ist, die in demselben Staat stattgefunden haben wie die Handlungen des weiteren Patentverletzers, in dessen Sitzstaat die Klage erhoben wird).

2. Zu Art. 22 Nr. 4 EuGVVO: Der EuGH führt aus, dass die „GAT“-Entscheidung einer durch Art. 31 EuGVVO begründeten Zuständigkeit eines anderen Gerichts als dem des Schutzrechtsstaats für Verfahrens des einstweiligen Rechtsschutzes nicht entgegensteht.

Begründet wird dies damit, dass eine „Gefahr einander widersprechender Entscheidungen ersichtlich nicht [besteht], da die vorläufige Entscheidung des im Zwischenverfahren angerufenen Richters in keiner Weise der Entscheidung vorgreift, die das nach Art. 22 Nr. 4 der Verordnung Nr. 44/2001 zuständige Gericht in der Hauptsache zu treffen hat.“ (Solvay-Urteil, Rz. 50).

Für die Praxis bedeutet dies, dass in einem Fall, wie er beispielsweise dem GAT/LuK-Verfahren zugrunde lag, das deutsche Verletzungsgericht für den Erlass einstweiliger Verfügungen wegen Verletzung eines anderen nationalen Teils eines Europäischen Patents (z.B. des französischen Teils) international zuständig wäre.

Falls natürlich das oben genannte und vom EuGH angeführte Kriterium maßgeblich sein soll, dass „die vorläufige Entscheidung des im Zwischenverfahren angerufenen Richters in keiner Weise der Entscheidung vorgreift“, die nach Art. 22 Nr. 4 EuGVVO den Gerichten des Schutzrechtsstaates vorbehalten ist, könnte dies auch für die Anwendung des Art. 22 Nr. 4 EuGVVO in Hauptsacheverfahren Bedeutung gewinnen. So hat beispielsweise der nur einredeweise (und nicht widerklageweise) erhobene Einwand der Nichtigkeit des Patents im Verletzungsverfahren vor englischen Gerichten nur Wirkung inter partes. Auch in einem solchen Fall könnte also argumentiert werden, dass die Entscheidung eines deutschen Verletzungsgerichts über den einredeweise erhobenen Nichtigkeitseinwand betreffend den englischen Teil eines Europäischen Patents in keiner Weise der Entscheidung vorgreift über die Nichtigerklärung erga omnes vorgreift, die nach Art. 22 Nr. 4 EuGVVO englischen Gerichten vorbehalten wäre.

BGH, X ZR 110/11 – Vorausbezahlte Telefongespräche II

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BGH, Beschluss vom 8. Oktober 2012 – X ZR 110/11 – Vorausbezahlte Telefongespräche II

Amtlicher Leitsatz:

Übereinstimmende und nicht offensichtlich unzutreffende Angaben der Parteien im erstinstanzlichen Verfahren zum Streitwert des Patentverletzungsverfahrens sind ein widerlegbares Indiz für den wirtschaftlichen Wert des Klagebegehrens.

BGH, X ZR 137/09 – Sachverständigenablehnung VI

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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=X%20ZR%20137/09&nr=62036

Amtlicher Leitsatz:

Der Anschein nicht vollständiger Unvoreingenommenheit kann begründet sein, wenn der Sachverständige in einer wirtschaftlichen Verbindung zu einer der Parteien steht. Nimmt der Sachverständige einen Gutachtenauftrag eines Dritten an, der seinerseits in einem Beratungsverhältnis zu einer der Parteien steht, kommt dies nur unter engen Voraussetzungen in Betracht.

J 4/11 – Anhängigkeit der Anmeldung

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht. Schreibe einen Kommentar

In J 4/11 (veröffentlicht in Abl. EPA 2012, 516) hat die Beschwerdekammer entschieden, dass eine europäische Patentanmeldung, die als zurückgenommen gilt, in der Wiedereinsetzungsfrist nicht mehr anhängig im Sinne von Regel 36 EPÜ ist. Teilweise war in der Literatur (z.B. N. Bouche et al. in epi Information 2011, 61 oder im Buch von Visser) darauf hingewiesen worden, dass die GBK-Entscheidung G 1/09 auch dahingehend (miss-)verstanden werden könnte, dass auch in der Wiedereinsetzungsfrist noch eine Teilanmeldung eingereicht werden kann.

BGH, X ZR 99/11 – Fahrzeugwechselstromgenerator

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Patentrecht. 1 Kommentar

BGH, Urteil vom 28. August 2012 – X ZR 99/11 – Fahrzeugwechselstromgenerator

Amtliche Leitsätze:

a) Die Vorlage eines Privatgutachtens in zweiter Instanz stellt nicht notwendigerweise neues Vorbringen dar. Der auf das Gutachten gestützte Parteivortrag ist nicht neu, wenn durch die Ausführungen des Gutachters Vorbringen aus der ersten Instanz zusätzlich konkretisiert, verdeutlicht oder erläutert wird.

b) Berufungsvorbringen im Patentnichtigkeitsverfahren, das auf eine bereits in erster Instanz vorgelegte Druckschrift gestützt wird, ist neu, wenn zu der konkreten technischen Information und den Anregungen zu der erfindungsgemäßen Lehre, die der Fachmann nach dem Berufungsvortrag der Schrift entnehmen soll, vor dem Patentgericht nicht vorgetragen worden ist.

c) Der Nichtigkeitskläger ist grundsätzlich nicht gehalten, den Angriff gegen die Patentfähigkeit des Streitpatents auf alle denkbaren Gesichtspunkte zu stützen, insbesondere mit einer Vielzahl unterschiedlicher Argumentationslinien zu begründen, warum der Gegenstand der Erfindung durch den Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt sei.