BGH, X ZR 47/19 – Ultraschallwandler

BGH, Urteil vom 8. Juni 2021 – X ZR 47/19 – Ultraschallwandler

a) Hat ein im Ausland ansässiger Hersteller einen ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmer mit Erzeugnissen beliefert, obwohl konkrete Anhaltspunkte es als naheliegend erscheinen ließen, dass der Abnehmer die gelieferte Ware trotz dort bestehenden Patentschutzes im Inland anbieten oder in Verkehr bringen wird, bestehen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz in Bezug auf andere Abnehmer nur insoweit, als in Bezug auf diese dieselben charakteristischen Umstände vorliegen, die die Rechtswidrigkeit der Lieferung an den einen Abnehmer begründen.

b) Diese Umstände sind im Klageantrag oder in der Klagebegründung sowie in einem der Klage stattgebenden Urteil oder dessen Gründen konkret zu umschreiben (Fortführung von BGH, Urteil vom 16. Mai 2017 – X ZR 120/15, BGHZ 215, 89 Rn. 62 ff. – Abdichtsystem).

BGH, X ZB 1/18 – Gruppierungssystem

BGH, Beschluss vom 23. Februar 2021 – X ZB 1/18 – Gruppierungssystem

Amtliche Leitsätze:

a) Der in § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG normierte Grundsatz, dass das Einspruchsverfahren nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortzusetzen ist, beansprucht auch für ein nachfolgendes, vom Patentinhaber eingeleitetes Beschwerde- oder Rechtsbeschwerdeverfahren Geltung.

b) Hat das Patentgericht ein Patent auf Beschwerde des Einsprechenden widerrufen, kann der Einsprechende dem Verfahren über eine dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde auch nicht dadurch die Grundlage entziehen, dass er die Beschwerde zurücknimmt (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 10. Dezember 1987 – X ZB 28/86, GRUR 1988, 364, juris Rn. 13 – Epoxidations-Verfahren; Beschluss vom 28. November 1978 – X ZB 12/77, GRUR 1979, 313, juris Rn. 19 – Reduzier-Schrägwalzwerk; Beschluss vom 29. April 1969 – X ZB 14/67, GRUR 1969, 562, 563 – Appreturmittel).

BGH, X ZR 170/18 – Anhängerkupplung II

BGH, Urteil vom 2. Februar 2021 – X ZR 170/18 – Anhängerkupplung II

Amtlicher Leitsatz:

Bei der Auslegung eines Merkmals, das im Patent eigenständig definiert wird, ist nicht allein auf generelle Zielsetzungen in der Beschreibung abzustellen. Vielmehr sind auch die konkreten Funktionen zu berücksichtigen, die diesem Merkmal bei den Ausführungsbeispielen zukommen.

Aus der Urteilsbegründung:

Zwar kann sich aus dem Gesamtinhalt der Patentschrift im Einzelfall ergeben, dass einzelne oder sogar alle in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiele nicht alle im Patentanspruch vorgesehenen Merkmale verwirklichen. Sofern sich vermeintliche Widersprüche, die sich aus dem Wortlaut oder dem allgemeinen technischen Verständnis ergeben könnten, durch eine an einem sinnvollen Zusammenhang orientierte Auslegung vermeiden lassen, gebührt diesem Verständnis aber grundsätzlich der Vorrang (BGH, Urteil vom 2. Juni 2015 – X ZR 103/13, GRUR 2015, 972 Rn. 22 – Kreuzgestänge; Urteil vom 10. Mai 2011 – X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 Rn. 24 – Okklusionsvorrichtung; Urteil vom 4. Februar 2010 – Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 – Gelenkanordnung; Urteil vom 31. März 2009 – X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 = GRUR 2009, 653 Rn. 16 – Straßenbaumaschine).

BGH, X ZR 17/19 – Schnellwechseldorn

BGH, Urteil vom 2. März 2021 – X ZR 17/19 – Schnellwechseldorn

Amtlicher Leitsatz:

Wird in der Beschreibung eines Patents ein bekannter Stand der Technik als nachteilhaft bezeichnet und ein im Patentanspruch vorgesehenes Merkmal als Mittel hervorgehoben, um diesen Nachteil zu überwinden, ist diesem Merkmal im Zweifel kein Verständnis beizumessen, demzufolge es sich in demjenigen Stand der Technik wiederfindet, von dem es sich gerade unterscheiden soll (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 27. November 2018 – X ZR 16/17, GRUR 2019, 491 Rn. 19 Scheinwerferbelüftungssystem).

BGH, X ZR 180/18 – Scheibenbremse

BGH, Urteil vom 15. Dezember 2020 – X ZR 180/18 – Scheibenbremse

Amtlicher Leitsatz:

Eine Entgegenhaltung, auf die der Nichtigkeitskläger erst in zweiter Instanz aufmerksam geworden ist, darf gemäß § 117 Satz 1 PatG und § 531 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ZPO nur dann berücksichtigt werden, wenn der Kläger darlegt und erforderlichenfalls glaubhaft macht, warum eine Recherche, die das Dokument zutage gefördert hätte, in erster Instanz (noch) nicht veranlasst war. Hierzu muss der Kläger konkret dartun, wie er das Suchprofil seiner erstinstanzlichen Recherche angelegt und warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, das zur Ermittlung der neuen Entgegenhaltung geführt hat (Bestätigung von BGH, Urteil vom 27. August 2013 – X ZR 19/12, BGHZ 198, 187 Rn. 30 f. – Tretkurbeleinheit).

BGH, X ZR 120/18 – Nachrichtenübermittlungsdienst

BGH, Urteil vom 15. Dezember 2020 – X ZR 120/18 – Nachrichtenübermittlungsdienst

Amtlicher Leitsatz:

Der Schutzbereich eines Patents, dessen erteilte Fassung ein auf einem Mobilfunkgerät im Zusammenwirken mit einem Server ausgeführtes Verfahren schützt, ist nicht zwingend schon deshalb erweitert, weil der Patentanspruch im Nichtigkeitsverfahren um einen Verfahrensschritt ergänzt wird, der auf dem Server ausgeführt wird (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 20. Dezember 2018 – X ZR 56/17, GRUR 2019, 389 – Schaltungsanordnung III).

BGH, X ZR 172/18 – Truvada

BGH, Urteil vom 22. September 2020 – X ZR 172/18 – Truvada

Amtliche Leitsätze:

Das nach Ablauf der Schutzdauer eines ergänzenden Schutzzertifikats erforderliche Rechtsschutzinteresse für eine Nichtigkeitsklage liegt vor, wenn nicht auszuschließen ist, dass der Kläger aufgrund von Handlungen eines mit ihm verbundenen Unternehmens wegen Verletzung des Zertifikats in Anspruch genommen wird.

Die Kombination zweier Wirkstoffe wird in der Regel nicht von einem Patent geschützt, das in einem seiner Patentansprüche einen der beiden Wirkstoffe nur als optionalen Bestandteil vorsieht.

Dem Erfordernis, dass ein Wirkstoff nach dem Stand der Technik bei der Einreichung oder am Prioritätstag des Grundpatents in spezifischer Weise identifizierbar sein muss, wird nicht genügt, wenn er weder nach seiner Struktur noch nach seiner Funktion näher bestimmt ist.

Aus der Urteilsbegründung:

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist ein Patentanspruch, der ein Merkmal nur optional vorsieht, nicht ohne weiteres gleichbedeutend mit einer Abfolge von zwei Patentansprüchen, von denen der erste einen bestimmten Gegenstand ohne das in Rede stehende Merkmal und der zweite denselben Gegenstand mit diesem Merkmal schützt.

Aus einer solchen Abfolge von Patentansprüchen kann im Einzelfall zu entnehmen sein, dass das Patent als besondere Ausgestaltung auch eine Ausführungsform schützt, bei der das in Rede stehende Merkmal zwingend verwirklicht ist. Ein Anspruch, der ein Merkmal ausdrücklich als optional bezeichnet, bringt hingegen in der Regel zum Ausdruck, dass diesem Merkmal für die Erfindung gerade keine Bedeutung zukommt. Besondere Anhaltspunkte, die im Streitfall zu einer abweichenden Beurteilung führen könnten, sind weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

BGH, X ZR 150/18 – Pemetrexed II

BGH, Urteil vom 7. Juli 2020 – X ZR 150/18 – Pemetrexed II

Amtliche Leitsätze:

Im Patentnichtigkeitsverfahren ist eine Nebenintervention auf Seiten des Klägers in der Berufungsinstanz nicht deshalb unzulässig, weil der Nebenintervenient das Patent mit einer weiteren Nichtigkeitsklage angreift, über die das Patentgericht noch nicht entschieden hat.

Ob für das Beschreiten eines Lösungswegs eine angemessene Erfolgserwartung besteht, ist jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung des in Rede stehenden Fachgebiets, der Größe des Anreizes für den Fachmann, des erforderlichen Aufwands für das Beschreiten und Verfolgen eines bestimmten Ansatzes und der gegebenenfalls in Betracht kommenden Alternativen sowie ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile zu bestimmen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 16. April 2019 – X ZR 59/17, GRUR 2019, 1032 – Fulvestrant).