Aus der Pressemitteilung des Bundespatentgerichts vom 10.11.2011:

Die Schutzgemeinschaft Düsseldorfer Senf, hinter der im Wesentlichen die Düsseldorfer Löwensenf GmbH steht, hat beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Bezeichnung Düsseldorfer Senf als geographische Angabe unter Schutz zu stellen. Damit verbunden sind nähere Vorgaben für die Herstellung von Düsseldorfer Senf. Gegen diesen Antrag war von Seiten der Nestlé Deutschland AG, die im benachbarten Neuss ein Senfwerk betreibt, Einspruch erhoben worden. Insoweit war unter anderem geltend gemacht worden, dass verschiedene Vorgaben zum Herstellungsverfahren von Düsseldorfer Senf zu einschränkend und zu unbestimmt gefasst seien. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Antrag der Schutzgemeinschaft gleichwohl für gerechtfertigt gehalten. Dagegen ist die Nestlé Deutschland AG mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht vorgegangen.

In dem Verfahren vor dem 30. Senat des Bundespatentgerichts hat die Schutzgemeinschaft die Bedingungen für die Benutzung der Bezeichnung Düsseldorfer Senf in einem für den Rechtstreit wesentlichen Punkt, der die Verwendung von Branntweinessig bei der Senfherstellung betraf, geändert. Daraufhin hat die Nestlé Deutschland AG ihre Beschwerde zurückgenommen, sodass das Schutzverfahren nunmehr bei der EU-Kommission seinen Fortgang nehmen kann.

Der BGH hat sich in der „Bananaby II“-Entscheidung (I ZR 125/07 vom 13. Januar 2011) ausgiebig mit der Frage beschäftigt, wann Schlüsswörter für Google Adwords-Anzeigen eine Markenverletzung darstellen.

Leitsatz:

Gibt ein Dritter ein mit einer Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort an, damit bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für der Gattung nach identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten, entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint (Adwords-Werbung), liegt darin keine Benutzung der fremden Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält, der angegebene Domain-Name vielmehr auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist.

Außerdem führt der BGH aus, worin der Unterschied zur Verwendung von Marken als Metatags liegt (aus den Entscheidungsgründen, Rn. 28):

Die Schaltung eines Schlüsselworts für Adwords-Anzeigen der streitgegenständlichen Art ist anders zu beurteilen als der Einsatz von Metatags. Metatags und vergleichbare Zeichenverwendungsformen beeinflussen den durch Eingabe des Suchworts ausgelösten Suchvorgang in der Weise, dass das Angebot des Verwenders in der Liste der Suchergebnisse, also der Trefferliste, erscheint. Bei den Ergebnissen der Trefferliste wird für den Internetnutzer in der Regel nicht hinreichend deutlich, ob der Verwender des Metatags, der identische oder ähnliche Produkte anbietet, im Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder aber mit diesem wirtschaftlich verbunden ist (vgl. BGH, Urteil vom 18. Mai 2006 – I ZR 183/03, BGHZ 168, 28 Rn. 17, 19 – Impuls; Urteil vom 18. Februar 2007 – I ZR 77/04, GRUR 2007, 784 Rn. 18 = WRP 2007, 1095 – AIDOL; Urteil vom 7. Oktober 2009 – I ZR 109/06, GRUR 2009, 1167 Rn. 14 = WRP 2009, 1520 – Partnerprogramm; Urteil vom 4. Februar 2010 – I ZR 51/08, GRUR 2010, 835 Rn. 25 = WRP 2010, 1165 – POWER BALL). In der hinreichend deutlich gekennzeichneten Rubrik „Anzeigen“ erwartet der verständige Internetnutzer hingegen nicht ausschließlich Angebote des Markeninhabers oder seiner verbundenen Unternehmen. Der Verkehr, der eine Trennung der Werbung von der eigentlich nachgefragten Leistung aus dem Bereich von Presse und Rundfunk kennt, unterscheidet zwischen den Fundstellen in der Trefferliste und den als solche gekennzeichneten Anzeigen. Ihm ist klar, dass eine notwendige Bedingung für das Erscheinen der Anzeige vor allem deren Bezahlung durch den Werbenden ist. Es kann zudem nach der Lebenserfahrung nicht davon ausgegangen werden, dass der normal informierte und angemessen aufmerksame Internetnutzer Kenntnis von der Möglichkeit hat, die Platzierung von Anzeigen durch die Verwendung von Schlüsselwörtern zu steuern (BGH, GRUR 2009, 502 Rn. 24 – pcb). Aber auch diejenigen Internetnutzer, die den Mechanismus der Adwords-Werbung kennen, haben keinen Anlass zu der Annahme, die fragliche Anzeige wiese auf das Angebot des Markeninhabers hin. Soweit das Berufungsgericht als gerichtsbekannt festgestellt hat, dass der Werbende nicht selten mit dem Markeninhaber identisch sei, weil dieser mit der Schaltung einer Anzeige sicherstellen wolle, im Anzeigenteil einen vorrangigen Platz zu erhalten (vgl. dazu auch EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 94 – Google France), ergibt sich daraus zugleich, dass der Teil des Verkehrs, welcher ebenfalls entsprechende Erfahrungen gemacht hat, in Rechnung stellen wird, dass regelmäßig auch Dritte bezahlte Anzeigen bei Google schalten, die bei Eingabe der Marke als Suchwort ebenfalls – gegebenenfalls neben der Anzeige des Markeninhabers – in der Anzeigenspalte erscheinen.

Der Gerichtshof der EU hat in der Rechtssache C-96/09 – BUD (veröffentlicht in GRUR Int 2011, 506) das Urteil des Gerichts teilweise aufgehoben. Das Urteil des Gerichtshofs enthält zahlreiche praxisrelevante Aussagen zum relativen Eintragungshindernis des Artikels 8 Absatz 4 GMV.

Wichtige Punkte des Urteils, die die Geltendmachung eines älteren Rechts nach Artikel 8 Absatz 4 GMV betreffen, sind:

• Eine Nichtigerklärung einer angegriffenen Marke im Widerspruchsverfahren kann auch dann aus einem älteren Recht nach Artikel 8 Absatz 4 GMV erfolgen, wenn dieses zwar durch ein Urteil eines nationalen Gerichts nichtig erklärt wurde, das Urteil aber noch nicht rechtskräftig ist. Der Gerichtshof bestätigte die diesbezügliche Auffassung des Gerichts.

• Eine Benutzung „im geschäftlichen Verkehr“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 GMV ist dann gegeben, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgte. Auch kostenlose Lieferungen können somit eine Benutzung des älteren Rechts „im geschäftlichen Verkehr“ sein. Auch insoweit bestätigte der Gerichtshof die Auffassung des Gerichts.

• Das ältere Recht muss in einem bedeutenden Teil seines Schutzgebiets im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sein. Denn das fragliche Zeichen könne auch dann, wenn die geografische Ausdehnung seines Schutzes mehr als örtlich ist, der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke nur dann entgegenstehen, wenn es tatsächlich in hinreichend bedeutsamer Weise im geschäftlichen Verkehr in einem bedeutenden Teil des Gebiets benutzt werde, in dem es geschützt ist. Die Beurteilung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr sei dabei für jedes Gebiet, in dem das Zeichen geschützt ist, getrennt vorzunehmen. Insoweit hält der Gerichtshof das Urteil des Gerichts für rechtsfehlerhaft.

• Eine Benutzung außerhalb des Schutzgebiets des älteren Rechts genügt für Artikel 8 Absatz 4 GMV nicht. Würde man eine andere Auffassung vertreten, könne auch bei völlig fehlender Benutzung in dem Schutzgebiet eine Situation eintreten, um die Eintragung einer jüngeren Marke zu verhindern. Die ausschließlichen Rechte an einem Zeichen können aber nur in dessen Schutzgebiet mit einer Gemeinschaftsmarke in Konflikt treten. Auch insoweit ist nach Auffassung des Gerichtshofs das Urteil des Gerichts rechtsfehlerhaft.

• Die Benutzung muss vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke stattgefunden haben. Im Hinblick auf den unter Umständen langen Zeitraum, der zwischen der Anmeldung der Marke und deren Veröffentlichung vergehen kann, sei die Anwendung des Kriteriums des Anmeldetages besser geeignet, um zu gewährleisten, dass es sich bei der geltend gemachten Benutzung des fraglichen Zeichens um eine tatsächliche Benutzung handelt und nicht um eine Vorgehensweise nur zur Verhinderung der Eintragung der neuen Marke.

In einer Leitsatzentscheidung 33 W (pat) 9/09 hat das Bundespatentgericht sich insbesondere mit der Billigkeit von Kostenentscheidungen und deren Anfechtung auseinandergesetzt. Aus den Leitsätzen

1. Die isolierte Anfechtung einer Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts ist gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht zulässig.
2. Das Vorliegen von Gründen der Billigkeit gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist als gesetzliche Voraussetzung für die Ausübung des Ermessens vom Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren zu überprüfen.
3. Für eine Kostenentscheidung zu Lasten eines Beteiligten gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus Gründen der Billigkeit bedarf es besonderer Umstände. Erforderlich ist regelmäßig ein schuldhafter Verstoß gegen die jedem Beteiligten obliegende allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht. Dieser kann vorliegen, wenn ein Beteiligter versucht, in einer erkennbar aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein eigenes rechtliches Interesse durchzusetzen.Von einer aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation kann nicht ausgegangen werden, wenn zur Zeit der Verfahrenseinleitung keine einheitliche Rechtsprechung existiert oder wenn es Entscheidungen zugunsten des unterliegenden Beteiligten gibt, mögen diese auch erst während des Verfahrens getroffen worden sein.

   Im vorliegenden Verfahren ist die Rechtslage komplex und es gibt Entscheidungen zugunsten der Widersprechenden, so dass es unbillig wäre, dieser die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

4. Die Entscheidung über eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG darf nicht pauschal erfolgen. Deshalb sind auch bei erfolgreichen isolierten Kostenbeschwerden sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen und in ihrer Gesamtheit zu würdigen.Wenn der in der Hauptsache obsiegende Beteiligte lediglich im Hinblick auf die isolierte Kostenbeschwerde unterliegt, kann eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG unbillig sein, so dass gemäß § 71 Abs. 1 Satz 3 MarkenG jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat.
5. Bei einer erfolgreichen isolierten Kostenbeschwerde kann es gerechtfertigt sein, die Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG zurückzuzahlen.

Der Bundesgerichtshof hat in der kürzlich ergangenen Entscheidung Marlene-Dietrich-Bildnis II klargestellt, dass grundsätzlich auch Bilder von berühmten Persönlichkeiten als Herkunftshinweis und damit als Marke dienen können.

Aus dem Leitzsatz:

1. Zeichen oder Angaben, die sonst als Werbemittel verwendet werden, ohne dass sie für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibend sind, kann nicht schon wegen einer solchen Verwendung die Eintragung als Marke versagt werden.
2. Bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist im Wege einer Prognose zu ermitteln, ob dem angemeldeten Zeichen von Haus aus Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zukommt. Dabei sind die in der betreffenden Branche bestehenden Verkehrsgepflogenheiten sowie – wenn das angemeldete oder ein ähnliches Zeichen bereits benutzt wird – die Kennzeichnungsgewohnheiten und die tatsächliche Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen. Die Wahrnehmung des Verkehrs, ob ein Zeichen im Einzelfall als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Ware oder Dienstleistung verstanden wird, kann auch dadurch beeinflusst werden, dass Marken bei den betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise an bestimmten Stellen angebracht werden.
3. Einer Beschränkung der Marke darauf, dass der Schutz nur für die Anbringung des Zeichens an einer bestimmten Stelle begehrt wird (sogenannte Positionsmarke), bedarf es nicht, wenn – wie im Regelfall – praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten der Anbringung des Zeichens an verschiedenen Stellen auf oder außerhalb der Ware oder Dienstleistung in Betracht kommen, bei denen das Zeichen vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird.

Da der BG die Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückgewiesen hat, wird es spannend zu sehen, wie das Bundespatentgericht die vom BGH geforderte „Prognose“ erstellen wird.