In der Entscheidung 26 W (pat) 140/09 hatte sich der 26. Markenbeschwerdesenat mit einem Widerspruch von Kit Kat gegen Kika auseinanderzusetzen.

Interessant ist, dass die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr nicht zuletzt aufgrund der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Marke Kit Kat bejaht. Das Bundespatentgericht hingegen, sah keine Verwechslungsgefahr.

Der Bundesgerichtshof hat sich in der Entscheidung Windenergiekonverter mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereiches (§ 22 Abs. 1 PatG) auch auf ein Wirtschaftspatent anzuwenden ist.

Da die Wirtschaftspatente inzwischen alle älter als 20 Jahre und damit ausgelaufen sind, ist diese Entscheidung wohl in erster Linie nur noch von historischem Interesse. Lesenswert ist sie aber allemal.

Der 26. Senat hat sich wieder einmal mit einem Löschungsantrag gegen die Marke „Post“ auseinandersetzen dürfen. Die Schwierigkeit bei Dienstleistungsmarken, die insbesondere noch identlisch mit der Firma sind, liegt oftmals bei der rechtserhaltenden Benutzung.

Aus den Leitsätzen:

1. Für den Nachweis der markenmäßigen Benutzung einer Dienstleistungsmarke kann die Verwendung einer Wortmarke am und im Geschäftslokal ausreichen.
2. Die Anbringung des Wortes „POST“ am Eingang des Geschäftslokals und an den darin befindlichen Verkaufschaltern stellt für die dort angebotenen Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nicht nur eine firmenmäßige, sondern zugleich auch eine markenmäßige Benutzung dar.
3. Ein durch eine Verkehrsumfrage für Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nachgewiesener Grad der Zuordnung von mehr als 75 % zum Unternehmen der Markeninhaberin reicht bei dem von Haus aus zur Beschreibung geeigneten Begriff „POST“ unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 669 ff., Nr. 28 – POST II) für eine Verkehrsdurchsetzung i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG aus.
4. Bestehen zur Überzeugung des Senats keine rechtlichen oder tatsächlichen Zweifel an der methodischen und inhaltlichen Richtigkeit eines vom Markeninhaber in Auftrag gegebenen Verkehrsgutachtens, so ist auch dieses als Beweismittel für die Durchsetzung einer Marke im Verkehr geeignet. In einem solchen Fall bedarf es im Löschungsverfahren – auch im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes – nicht der Einholung eines weiteren Verkehrsgutachtens von Amts wegen. Vielmehr hat in einem solchen Fall der Löschungsantragsteller den (Gegen-)Beweis der Unrichtigkeit des Verkehrsgutachtens zu erbringen und ggf. selbst ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben und vorzulegen.

Erfreulich an dieser Entscheidung ist, dass die Hürde für die markenmäßige Benutzung einer Dienstleistungsmarke weiter gesenkt wurde und auch eine firmenmäßige Benutzung gleichzeitig als eine markenmäßige Benutzung anerkannt werden kann.

In der noch nicht veröffentlichten Entscheidung G 1/09 (hier verfügbar), hat die große Beschwerdekammer entschieden, dass eine in der mündlichen Verhandlung zurückgewiesene EP-Anmeldung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig ist. Damit kann auch eine Teilanmeldung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist der zurückgewiesenen Anmeldung eingereicht werden – ohne, dass es einer Einlegung einer Beschwerde bedarf.

In Kürze folgt hier eine genauere Analyse der Entscheidung.

Das Bundespatentgericht hat in der Entscheidung 33 (pat) 67/07 festgestellt, dass eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehen kann, wenn eine jüngere Marke so in die Zeichenserie einer älteren Marke passt, dass die Gefahr besteht, dass der Verkehr diese Marke als zur Markenfamilie der älteren Marke gehörend ansieht und es somit auf diesem
Weg zu Herkunftsverwechslungen kommen kann. Somit ist eine Verwechslungsgefahr i. S. d § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen.