Der EuGH hat in der Rechtssache C-488/10 entschieden, dass dem Inhaber des jüngeren eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters kein positives Benutzungsrecht gegenüber dem Inhaber des älteren eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zusteht. Der Inhaber des älteren Geschmacksmusters kann seine Rechte im Verletzungsverfahren durchsetzen, ohne auch eine Löschung des jüngeren eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters betreiben zu müssen.

Das Urteil in der Rechtssache BGH X ZR 88/09 – Elektronenstrahltherapiesystem ruft neben der zum Leitsatz erhobenen Aussage zum Nichtnaheliegen eine Vielzahl wichtiger Grundsätze für die Anspruchsauslegung und Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ins Gedächtnis:

– Die Formulierung einer objektiven Aufgabe, die schon Hinweise auf die beanspruchte Lösung beinhaltet (wie sie im vorliegenden Fall vom BPatG formuliert wurde), ist unzulässig (Rz. 12).

– Zweckangaben sind auch in Vorrichtungsansprüchen nicht schlichtweg unbeachtlich (Rz. 17). Das ist zwar vom BGH bereits mehrfach in aller Deutlichkeit ausgeführt worden (z.B. in „Heuwerbungsmaschine II“, „Luftabscheider für Milchsammelanlage“ oder – im Bestandsverfahren – in der Entscheidung „Bauschalungsstütze“), wird aber jedenfalls von vielen Prüfern am DPMA unter Verweis auf eine etwas missverständliche Formulierung in der Kommentierung von Schulte immer noch anders gesehen.

– Allein die Tatsache, dass eine mobile Ausgestaltung eines Geräts für den Fachmann wünschenswert erscheint, führt noch nicht zum Naheliegen einer solchen Ausgestaltung (Leitsatz; Rz. 45-46). Auch das (breite) Merkmal der „Mobilität“ eines Behandlungsgeräts kann den Kern einer erfinderischen Lehre ausmachen, wenn erstmals offenbart wird, durch welche Merkmale die Mobilität erreicht werden kann. Die Aufnahme der entsprechenden konstruktiven Merkmale der offenbarten Ausführungsform in den Anspruch ist dann nicht unbedingt erforderlich.

Es bleibt zu hoffen, dass dieses Urteil auf eine aufgeschlossene Leserschaft trifft und auch in der amtlichen Praxis Niederschlag findet.

Im der Rechtssache X ZR 23/09 – Notablaufvorrichtung hat sich der BGH mit der Frage beschäftigt, inwieweit nach Patenterteilung ein Übergang von einem Erzeugnisanspruch zu einem Verwendungsanspruch zulässig ist.

Der erkennende Senat hält einen solchen Übergang für – wohl grundsätzlich – zulässig. So heißt es unter Rz. 14 des Urteils: „Dabei hält der Senat an seiner gefestigten Rechtsprechung fest, nach der ein Übergang von einem Erzeugnisanspruch zu einer VerwendungDies entspricht auch dem praktischen Bedürfnis, dem Patentinhaber, der im Erteilungsverfahren zu weit gehenden Sachschutz erhalten hat, dessen erfinderische Leistung aber darin begründet ist, eine neue und nicht naheliegende Verwendung der an sich bekannten Sache aufgezeigt zu haben, den ihm gebührenden Schutz zukommen zu lassen. Sofern und soweit dabei, etwa bei der Einbeziehung des sinnfälligen Herrichtens, einer Erstreckung auf Verfahrenserzeugnisse oder bei der mittelbaren Patentverletzung, die Gefahr einer Ausweitung des Schutzumfangs in Betracht kommen sollte, kann und muss dem bei der Bestimmung des Schutzumfangs insbesondere im Verletzungsstreit Rechnung getragen werden.“

Anmerkungen hierzu:

1. Der Senat erkannt an, dass Situationen vorstellbar sind, in denen eine Handlung eine Verletzungshandlung, beispielsweise im Hinblick auf mittelbare Verletzung, in den Schutzbereich des Verwendungsanspruchs darstellen würde, obwohl sie nicht dem Schutzbereich des Erzeugnisanspruchs unterfallen wäre. Dies sei im Verletzungsverfahren durch eine entsprechende Beschränkung des Schutzbereichs des Verwendungsanspruchs zu berücksichtigen

Der Ansatz, derartige Fragestellungen einer etwaigen Erweiterung des Schutzbereichs dem Verletzungsverfahren zu überlassen, erscheint zwar auf den ersten Blick etwas systemfremd, da Fragen, die das BPatG traditionell schon im Bestandsverfahren entscheidet, im Verletzungsverfahren geklärt werden sollen. Diese Vorgehensweise ist jedoch sachgerecht. Dem Patentinhaber wird die Umstellung von Erzeugnisanspruch auf Verwendungsanspruch, der für eine Aufrechterhaltung erforderlich sein kann, nicht schon deswegen verwehrt, weil beispielsweise Handlungen, die auf das sinnfällige Herrichten zur beanspruchten Verwendung gerichtet sind, dem Erzeugnisanspruch nicht unterfallen wären. Eine Überprüfung, ob beim Übergang von Erzeugnis- auf Verwendungsanspruch eine Erweiterung des Schutzbereichs vorliegt, erfolgt im Verletzungsverfahren anhand der konkret angegriffenen Handlung bzw. Ausführungsform, nicht aufgrund rein abstrakter Überlegungen im Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahren.

2. Fraglich ist, ob derartige Überlegungen nicht auch dann greifen sollten, wenn der Patentinhaber nach Patenterteilung den Anspruch von einem erteilten Vorrichtungsanspruch auf einen Systemanspruch ändert, wobei das System die (im erteilten Anspruch beanspruchte) Vorrichtung umfasst. Jedenfalls die vom erkennenden Senat angestellte Überlegung, dass derjenige, der im Erteilungsverfahren zu weit gehenden Vorrichtungsschutz erhalten hat, diesen nach Erteilung noch auf eine nicht naheliegende Verwendung – gekleidet in die Form eines Systemanspruchs und nicht eines Verwendungsanspruchs – einschränken können soll, sollte auch für Systemansprüche gelten.

Zur Illustration, dass es sich hierbei nicht um ein rein abstrakets Problem handelt, sei auf die BPatG-Entscheidung in der Sache 3 Ni 77/06 – Paneelelement verwiesen. Der Nichtigkeitssenat des BPatG hatte dort in einem (nach Erteilung aufgestellten) Systemanspruch, der die (im erteilten Anspruch allein beanspruchte) Vorrichtung umfasst, eine unzulässige Änderung des Schutzbereichs gesehen, da das System ein aliud zur Vorrichtung sei. Der Nichtigkeitssenat hat in dieser Entscheidung in 3.d) der Entscheidungsgründe beispielsweise die folgende Auffassung vertreten: „Gegenüber einem einzelnen Paneelelement [Gegenstand des erteilten Anspruchs 1, Anm.] als gedankliche Verkörperung der hieraus ausschließlich gebildeten Wand- und Deckenverkleidung [Gegenstand des nach Erteilung geänderten Anspruchs, Anm.] und der hierdurch repräsentierten technischen Lehre stellt ein mit weiteren, für die Erfindung wesentlichen Elementen komplettiertes Wand- und Deckenverkleidungssystem jedoch keine beschränkende Ausgestaltung des geschützten Gegenstandes, sondern etwas Anderes, außerhalb des „Paneelelements“ Stehendes dar.“

Auch für die „Verwendung eines Paneelelements für eine Wand- oder Deckenverkleidung“ würde gelten, dass diese etwas anderes als das Paneelement als solches ist. Die hier diskutierte Entscheidung des BGH zeigt aber gerade auf, dass dies an sich nicht ausreicht, um eine Erweiterung des Schutzbereichs zu bejahen. Der in der BGH-Entscheidung in der Rechtssache X ZR 23/09 aufgezeigte Ansatz wäre auch für den Übergang von Vorrichtungs- zu Systemansprüchen nach Erteilung ein gangbarer (und im Vergleich zur Paneelelement-Entscheidung des BPatG wohl angemessenerer) Weg, der Interessen des Patentinhabers und Rechtssicherheit für die Allgemeinheit in ein ausgewogenes Verhältnis stellt.

Der EuGH hat sich in der Rechtssache C-145/10 – Painer, Urteil v. 1.12.2011 damit befasst, inwieweit der Gerichtsstand der Streitgenossenschaft nach Art. 6 Nr. 1 EuGVO auch dann eröffnet sein kann, wenn die Verletzung von (Urheber-)Rechten durch mehrere Beklagte in mehreren Mitgliedsstaaten im Streit steht. Das Urteil dürfte auch für den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes von Relevanz sein.

In Rz. 80-82 der Painer-Entscheidung wird ausgeführt:

„Bei der Beurteilung, ob zwischen verschiedenen Klagen ein Zusammenhang gegeben ist, ob also in getrennten Verfahren die Gefahr widersprechender Entscheidungen bestünde, ist der Umstand, dass die erhobenen Klagen auf derselben Rechtsgrundlage beruhen, nur einer von mehreren erheblichen Faktoren. Er ist keine unabdingbare Voraussetzung für eine Anwendung von Art. 6 Nr. 1 der Verordnung Nr. 44/2001 …

Dies gilt erst recht, wenn sich, wie im Ausgangsrechtsstreit, die nationalen Rechtsvorschriften, auf die die gegen die verschiedenen Beklagten erhobenen Klagen gestützt sind, dem vorlegenden Gericht zufolge als in den Grundzügen identisch erweisen.“

Anmerkungen hierzu:

1. Die Begründung der Painer-Entscheidung steht in gewissem Gegensatz zur Urteilsbegründung der der Roche/Primus Entscheidung (EuGH C-539/03, Urteil v. 13.7.2006 – Roche/Primus). Dort wurde in Rz. 31-32 noch ausgeführt: „Folglich läge, wenn bei mehreren Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen wegen Verletzung eines in jedem dieser Staaten erteilten europäischen Patents gegen Personen, die ihren Wohnsitz in diesen Staaten haben, aufgrund von dort angeblich begangenen Handlungen erhoben werden, etwaigen Abweichungen zwischen den Entscheidungen dieser Gerichte nicht dieselbe Rechtslage zugrunde. Etwaige abweichende Entscheidungen können folglich nicht als einander widersprechend qualifiziert werden.“

Hierbei scheint – wie Rz. 29 und 30 der Roche/Primus-Entscheidung nahelegen – für das Vorliegen einer „unterschiedlichen Rechtslage“ im Sinne der Roche/Primus-Entscheidung schon ausgereicht zu haben, dass unterschiedliche nationale Rechtsgrundlagen zur Anwendung kommen, ohne dass ermittelt wurde, ob sich diese „als in den Grundzügen identisch erweisen“. Im Lichte der Painer-Entscheidung würde dies allein aber wohl nicht (mehr) für die Verneinung der Konnexität ausreichen.

2. Angesichts der fortschreitenden Harmonisierung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, dürften Fälle, in denen sich „die nationalen Rechtsvorschriften, auf die die gegen die verschiedenen Beklagten erhobenen Klagen gestützt sind, … als in den Grundzügen identisch erweisen“, zunehmend häufig anzutreffen sein. Dies gilt für die Verletzung von Gemeinschaftsschutzrechten, aber möglicherweise auch dann, wenn für einen Schutzrechtsinhaber identische Marken oder Geschmacksmuster in mehreren Mitgliedsstaaten eingetragen sind.

3. Mit der Painer-Entscheidung voll in Einklang steht die Entscheidung des Bundesgerichtshofs BGH I ZR 11/04, Urteil vom 14.12.2006 – Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten (veröffentlicht in GRUR 2007, 705). Dort wurde – trotz der erst kurz zuvor ergangenen Roche/Primus-Entscheidung – für die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke in unterschiedlichen Mitgliedsstaaten eine Konnexität i.S.v. Art. 6 Nr. 1 EuGVO bejaht. Begründet wurde dies wie folgt (Rz. 18): „Der Bejahung von Konnexität im Streitfall steht deren Verneinung durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im Falle der Verletzung des europäischen Patents nicht entgegen … Das europäische Patent stellt ein Bündel nationaler Schutzrechte dar, die in jedem Vertragsstaat, für den sie er-teilt worden sind, dieselbe Wirkung haben und denselben Vorschriften unterliegen wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent. In einer solchen Situation besteht eine geringere Gefahr sich widersprechender Entscheidungen als im Falle der – hier in Rede stehenden – Verletzung eines einheitlichen Gemeinschaftsschutzrechts“. Dies wird im Lichte der Painer-Entscheidung verstärkt gelten müssen, soweit die Vorschriften für das entsprechende Schutzrecht bereits auf europäischer Ebene harmonisiert wurden und sich die nationalen Regelungen entsprechend als „in Grundzügen identisch“ darstellen.

Der Bundesgerichtshof konnte in der Entscheidung VI ZR 111/10 – www.womanineurope.com – die in dem Urteil BGH VI ZR 23/09 – New York Times (veröffentlicht in GRUR 2010, 461) aufgestellten Grundsätze zur internationalen Zuständigkeit bei Internetveröffentlichungen fortführen.

Im Streitfall betraf die Internetveröffentlichung eine Reisebeschreibung, die ein privates Zusammentreffen der Parteien und ihrer ehemaligen Mitschüler in Moskau schilderte. Die Internetveröffentlichung war in russischer Sprache und kyrillischer Schrift abgefasst und ist über eine Webseite in russischer Sprache verbreitet worden. Die Abfassung und Einstellung des Reiseberichts in das Internet erfolgte in den USA.

Der nach den in dem New York Times-Urteil aufgestellten Grundsätzen erforderliche Inlandsbezug war nach Auffassung des Senats nicht gegeben:

– Der maßgebliche deutliche Inlandsbezug lässt sich nicht schon daraus herleiten, dass der Kläger an seinem Wohnsitz im Inland den Bericht abgerufen hat. Zweck der Vorschrift des § 32 ZPO ist es, einen Gerichtsstand dort zu eröffnen, wo die sachliche Aufklärung und Beweis-erhebung in der Regel am besten, sachlichsten und mit den geringsten Kosten erfolgen kann. Im Streitfall fehlt eine solche Sachnähe der deutschen Gerichte zu den Vorgängen in Moskau.

– Wollte man den inländischen Wohnsitz des Klägers, an dem der Abruf erfolgen konnte, als ausreichend für die Begründung eines Schadensortes und somit eines Gerichtsstands der unerlaubten Handlung ansehen, würde dies zu einer uferlosen Ausweitung der Gerichtspflichtigkeit des Beklagten führen.

– Aus dem Standort eines Servers im Inland, über den oder von dem der Kläger die Reisebeschreibung herunterlud, lässt sich eine bis ins Inland wirkende Handlung der Beklagten aufgrund der Nutzung ihres Rechners, einschließlich des Proxy-Servers, der Datenleitung und der Übertragungssoftware des Internets zur physikalischen Beförderung der Dateien ins Inland nicht herleiten. Eine solche die Zuständigkeit begründende Anknüpfung hinge von zufälligen technischen Umständen ab, die zu einer Ubiquität des Gerichtsstandes für Ansprüche wegen rechtsverletzender Äußerungen im Internet führen würde, so dass sich eine derartige Anknüpfung verbietet.

Das OLG Düsseldorf hat in einer Entscheidung zum Urheberrecht (I-20 W 32/10) nunmehr erkannt, dass der Antrag auf Erlass einer Besichtigungsverfügung nicht deswegen zurückgewiesen werden kann, weil der Antragsteller mit Stellung des Antrags zugewartet hat. Das OLG Düsseldorf weicht damit von der entgegenstehenden Ansicht des OLG Köln (6 W 3/09) ab.

Das OLG Düsseldorf begründet seine Auffassung damit, dass eine Prüfung, ob ein Verfügungsgrund vorliegt, aufgrund einer Abwägung im Einzelfall zu erfolgen habe. Wann ein Verfügungsgrund vorliegt, sei verfahrensbezogen zu prüfen. Das OLG Düsseldorf führt sehr überzeugend aus, warum die für die Unterlassungsverfügung geübte Praxis, dass mit längerem Zuwarten mit der Rechtsverfolgung der Antragsteller zum Ausdruck bringt, ihm selbst sei die Sache nicht dringlich, weswegen für ihn dann auch der Verfügungsgrund verneint wird, nicht für das Beweissicherungsverfahren gilt.

Der Gesichtspunkt der Dringlichkeit treffe vielmehr nur dann zu, wenn das besondere Interesse an der Verfahrensart des einstweiligen Verfügungsverfahrens gerade in dem schnellen Erlangen eines Titels liegt.

Hingegen sei das besondere Interesse, das den Erlass einer Verfügung rechtfertigt, im Fall einer Beweissicherungsmaßnahme (hier: § 101 Abs. 3 UrhG)– anders als bei der Unterlassungsverfügung -, den Antragsgegner nicht durch eine Beteiligung am Verfahren in die Lage zu versetzen, die zu sichernden Beweismittel zu vernichten. Es bedürfe des Verfügungsverfahrens zur Beweissicherung, weil nur dieses Verfahren die Anordnung von Maßnahmen ohne Beteiligung des Gegners ermöglicht. Anders als im Falle etwa der Unterlassungsverfügung könne der Antragsteller hier im Fall fehlender Eilbedürftigkeit nicht auf den Klageweg verwiesen werden. Denn würde der Besichtigungsschuldner vorgewarnt, bestünde die Gefahr, dass der Antragsteller seinen Anspruch gar nicht mehr durchsetzen kann. Die Verneinung des Vorliegens des Verfügungsgrundes wegen längeren Zuwartens würde damit zur endgültigen Verweigerung des Besichtigungsanspruchs führen.

Aus diesen Erwägungen folgert das OLG Düsseldorf, dass unabhängig von einer zeitlichen Komponente bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 101a Abs. 3 UrhG auch ein Verfügungsgrund gegeben ist, es sei denn, eine Beseitigung von Beweismitteln sei ausnahmsweise ausgeschlossen.

Wenngleich in dem Verfahren vor dem OLG Düsseldorf eine Urheberrechtssache im Streit stand, dürften diese Überlegungen des OLG Düsseldorf auch für Beweissicherungsverfahren im Gebiet des Patentrechts zutreffen und für künftige Beweissicherungsverfahren zur Vorbereitung von Patentverletzungsklagen wichtig werden.

In der BGH-Entscheidung „Mega-Kasten-Gewinnspiel“ (I ZR 212/08) beschäftigt sich der BGH eingehend mit der Frage, in wieweit die Haftung eines Rechtsanwalts bei Beratungsfehlern geht und in welchem Umfang sich der Mandant möglicherweise das Verschulden eines Zweitanwalts zurechnen lassen muss.

Dabei stellt der BGH fest, dass es keiner haftungsbegründender Kausalität zwischen dem Beratungsfehler und dem Schadenseintritt bedarf, sondern es ist nur erforderlich, dass der Pflichtverstoß nachteilige Folgen auslösen kann (BGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 – IX ZR 249/02, NJW 2004, 444 f.).

Nach der Rechtsprechung des BGH hat der Rechtsanwalt seine Beratung darauf zu erstrecken, dem Auftraggeber die Zweifel und Bedenken, zu denen die Sach- und Rechtslage Anlass gibt, sowie mögliche Risiken und deren abschätzbares Ausmaß darzulegen und sie mit ihm zu erörtern; verharmlosenden Vorstellungen des Mandanten hat der Anwalt entgegenzuwirken (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juni 2006 – IX ZR 76/04, NJW 2006, 3494 Rn. 9; Urteil vom 7. Februar 2008 – IX ZR 149/04, NJW 2008, 2041 Rn. 13; Urteil vom 3. Juli 2008 – III ZR 189/07, NJW-RR 2008, 1506 Rn. 14).