In der Entscheidung 29 W (pat) 537/10 hatte der 29. Markenbeschwerdesenat über die Unterscheidungskraft der folgenden Bildmarke
für diverse Waren/Dienstleistungen der Klassen 16, 36, 41, 42, 44 zu entscheiden.
Die Markenstelle hat die Bildmarke wegen mangelnder Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 zurückgewiesen. Als Begründung führte die Markenstelle im Wesentlichen an, dass das angemeldete Bildzeichen als ein rein ausschmückendes dekoratives Gestaltungselement für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen bzw. deren Aufmachung/Präsentation zu beurteilen sei. Das Rechteck stelle eine der einfachsten geometrischen Figuren dar und begegne dem Verbraucher auf nahezu allen Waren/Dienstleistungsgebieten in vielfältiger Weise als Designbestandteil von Produktaufmachungen, wie Covers, Etiketten und Untergrundflächen, oder von Kommunikationsmitteln wie Werbematerial, Geschäftsbriefen und Anzeigen. Die konkrete farbliche Gestaltung des Bildzeichens gehe auch nicht über eine rein dekorative Gestaltung heraus.
Das Bundespatentgericht hat die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Wesentlichen wie folgt begründet:
Die üblichen Grundsätze für die Unterscheidungskraft gelten auch für ein als Marke angemeldetes Bildzeichen, das nur dann nicht mehr unterscheidungskräftig ist, wenn es die im Warenverzeichnis genannten Waren naturgetreu bildlich wiedergibt (BGH GRUR 2004, 507, 509 – Transformatorengehäuse; a. a. O. 683, 684 – Farbige Arzneimittelkapsel) oder wenn es sich bei ihm um eine einfache geometrische Form oder ein sonstiges einfaches graphisches Gestaltungselement handelt, und eine solche Gestaltung – wie den Verbrauchern aus Erfahrung bekannt ist – in der Werbung, auf der Ware, ihrer Verpackung oder auf Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet wird (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2001, 734, 735 – Jeanshosentasche).
Es kann aber auch eine naturgetreue Wiedergabe einer Ware unterscheidungskräftig sein, sofern sie über warentypische oder lediglich dekorative Merkmale hinausgehende charakteristische Merkmale aufweist (BGH GRUR 2008, 505, 508 Rdnr. 25 – TUCSalzcracker), die erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichen (EuGH GRUR Int. 2008, 43, 45 Rdnr. 37 – Rot-weiße rechteckige Tablette mit blauem ovalen Kern). Die Marke darf sich daher nicht in der Wiedergabe technisch-funktioneller oder typischer ästhetischer Formen der beanspruchten Ware erschöpfen, sondern muss davon erheblich abweichende charakteristische Merkmale aufweisen, die aus dem Rahmen der gebräuchlichen Gestaltungsvielfalt auf dem jeweiligen Warengebiet fallen und für die angesprochenen Verkehrskreise auch erkennbar sind.
Die Annahme der Unterscheidungskraft setzt aber nicht voraus, dass grundsätzlich jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein muss. Es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird (BGH GRUR 2008, 1093 Rdnr. 22 – Marlene-Dietrich-Bildnis I m. w. N.; Beschl. v. 31. März 2010 – I ZB 62/09 Rdnr. 21 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; Beschl. v. 24. Juni 2010 – I ZB 115/08 Rdnr. 28 ff. -TOOOR).
Nach diesen Grundsätzen verfügt das Bildzeichen in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Das Bildzeichen ist keine abstrakte Farbmarke, weswegen sich der Schutzumfang auch nur auf diese in sich geschlossene Farbkonzeption mit rechteckigem Umriss erstreckt (vgl. 24 W (pat) 81/00 – Blütenmuster; 29 W (pat) 52/01 – Rotes Parallelogramm).
Das angemeldete Zeichen kann nicht den Schutzbereich einer abstrakten Farbmarke erreichen, so dass eine grafische Verwendung des Anmeldezeichens, wie z. B. als Hintergrundfarbe von Prospekten oder als Briefpapierfärbung, keine markenmäßige Benutzung darstellt.
Die Bildmarke kann bei den angemeldeten Waren und Dienstleistungen ein dekoratives Farbelement sein, wie z. B. das vom DPMA ermittelte blaue Farbverlaufpapier und die Visitenkarten mit blauem Farbverlauf belegen.
Es gibt aber praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten, das Bildzeichen so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Herkunftshinweis verstanden wird, bspw. wenn das Bildzeichen auf der Verpackung oder in wesentlich verkleinertem Format an einer unauffälligen Stelle auf der unbedruckten Rückseite oder in einer Ecke der Vorderseite von Papier, Pappe, Druckereierzeugnissen angebracht wird.
Auch hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen besteht eine Vielfalt von Möglichkeiten, das angemeldete Piktogramm in verkleinertem Format als Firmenkennzeichen zu verwenden.
Das angemeldete Bildzeichen kann daher von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen, die sich sowohl aus dem Handel als auch aus dem Endverbraucher zusammensetzen, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft aufgefasst werden.
