BGH, I ZR 174/10 – Bauheizgerät: Rechtsmissbräuchliche Abmahnung

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Wettbewerbsrecht. Schreibe einen Kommentar

BGH, Urteil vom 15. Dezember 2011 – I ZR 174/10 – Bauheizgerät

Amtliche Leitsätze:

a) Schlägt der Abmahnende dem wegen eines Wettbewerbsverstoßes Abgemahnten in einer vorformulierten Unterlassungsverpflichtungserklärung für jeden Fall der Zuwiderhandlung das Versprechen einer Vertragsstrafe vor, die unabhängig von einem Verschulden verwirkt sein soll, kann dies ein Anhaltspunkt dafür sein, dass die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs missbräuchlich und nach § 8 Abs. 4 UWG unzulässig ist.

b) Die Abmahnung wegen eines Wettbewerbsverstoßes ist nicht allein deshalb missbräuchlich und nach § 8 Abs. 4 UWG unzulässig, weil eine frühere Abmahnung wegen eines gleichartigen Wettbewerbsverstoßes missbräuchlich und nach § 8 Abs. 4 UWG unzulässig war und sich die spätere Abmahnung ausdrücklich auf die frühere Abmahnung bezieht.

BPatG, 3 ZA (pat) 6/12 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VI

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Patentrecht. Schreibe einen Kommentar

BPatG, Entsch. v. 7. Mai 2012, 3 ZA (pat) 6/12 zu 3 Ni 2/09 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VII:

Amtlicher Leitsatz:

Soweit im Nichtigkeitsverfahren die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts wegen eines zeitgleich anhängigen, das Streitpatent betreffenden Verletzungsverfahren als notwendig angesehen wird, kann diese Wertung jedenfalls dann nicht auf ein paralleles Verfügungsverfahren übertragen werden, wenn sich Verfügungs- und Nichtigkeitsverfahren nur kurz zeitlich überschneiden. Ein spezieller Abstimmungsbedarf, etwa hinsichtlich der Auswirkungen einer beschränkten Verteidigung des Patents auf das Verletzungsverfahren, der die Notwendigkeit einer Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren begründen könnte, ist in diesem Fall nicht gegeben.

EPA, T 2334/11: Änderung auf nicht recherchierte Gegenstände

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Patentrecht. Schreibe einen Kommentar

EPA, Beschwerdekammerentscheidung T 2334/11 vom 24.5.2012

Aus der Entscheidungsbegründung:

Aus der Tatsache, dass ein Merkmal in dem Anspruchssatz, der der Recherche zugrunde lag, nicht enthalten war, folgt nicht zwangsläufig, dass das Merkmal nicht recherchiert wurde (vgl. Entscheidung T 708/00 (ABl. EPA 2004, 160), Entscheidungsgründe, Nr. 4, T 377/01, Nr. 3.1, und T 789/07, Nr. 5.2). So wird in Artikel 92 (1) des zum Zeitpunkt der Recherche anwendbaren EPÜ 1973 – bei einer internationalen Anmeldung wie der vorliegenden i. V. mit Artikel 157 EPÜ 1973 – verlangt, dass der Recherchenbericht „auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung“ zu erstellen ist, und in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt – in der heutigen wie auch in der zum Recherchenzeitpunkt einschlägigen Fassung – wird ausgeführt, dass die Recherche „grundsätzlich den gesamten Gegenstand erfassen [sollte], auf den die Ansprüche gerichtet sind oder auf den sie einer vernünftiger Annahme zufolge nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnte“ (Richtlinien, Teil B, Kapitel III, 3.5).

Bei der Änderung eines ursprünglichen Anspruchs durch das Hinzufügen eines Merkmals bei Anwendung der Regel 137 (5) EPÜ ist grundsätzlich zu untersuchen, ob sich das hinzugefügte Merkmal der ursprünglichen allgemeinen erfinderischen Idee, so wie diese aus den ursprünglich eingereichten Ansprüchen und der Beschreibung hervorgeht, unterordnen lässt (siehe Entscheidung T 1640/07, Nr. 5), und nicht – wie von der Prüfungsabteilung unterstellt -, ob der ursprünglich beanspruchte Gegenstand und der in dem geänderten Anspruch definierte Gegenstand einer a posteriori vorgenommenen Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung standhalten (vgl. T 708/00, supra, Nr. 5 bis 8 und 16, und T 274/03, Nr. 6). Wäre ein solcher a posteriori-Ansatz – d.h. ein Ansatz unter Berücksichtigung der Patentierbarkeit des ursprünglich beanspruchten Gegenstandes gegenüber dem durch die Recherche aufgefundenen Stand der Technik – bei der Anwendung der Regel 137 (5) EPÜ zu grunde zu legen, so hätte dies zur Folge, dass wenn z.B. der ursprüngliche Anspruch 1 gegenüber dem Stand der Technik – wie es in der vorliegenden Sache nach Meinung der Prüfungsabteilung der Fall ist – nicht neu wäre, jede Einschränkung des ursprünglich beanspruchten Gegenstandes auf der Basis eines nicht recherchierten Merkmals unmittelbar zu beanstanden wäre, weil aufgrund der mangelnden Neuheit des ursprünglichen Anspruchs 1 der Gegenstand des geänderten Anspruchs mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung unweigerlich durch keine erfinderische Idee zu verbinden wäre. Dies entspräche nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammer jedoch weder dem Sinn noch dem beabsichtigten Zweck der Regel 137 (5) EPÜ (vgl. T 708/00, supra, Nr. 4 bis 8 und 16, T 274/03, Nr. 4 bis 6, T 915/03, Nr. 4, T 141/04, Nr. 5.2 und 5.3, und T 1394/04, Nr. 4). Vielmehr hat sich die Rechtsprechung zur Anwendbarkeit der Regel 137 (5) EPÜ (früher Regel 137 (4) EPÜ bzw. Regel 86 (4) EPÜ 1973) u. a. daran orientiert, dass während Änderungen eines beanspruchten Gegenstands, die das Wesen oder die Natur der Erfindung – insbesondere durch das Ersetzen bzw. das Weglassen von Merkmalen in einem Anspruch, vgl. T 442/95, Nr. 5 und 6, und T 274/07, Nr. 3 – erheblich verändern, Anlass zu einer Beanstandung nach Regel 137 (5) EPÜ geben können, die bloße Einschränkung bzw. die Konkretisierung oder Ergänzung eines Anspruchs durch Aufnahme eines in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten Merkmals – um z. B. einem Einwand fehlender Klarheit bzw. mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit zu begegnen – in der Regel nicht zu einem Mangel an Einheitlichkeit mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung im Sinne von Regel 137 (5) EPÜ führt (vgl. T 708/00, supra, Entscheidungsgründe, Nr. 17, T 377/01, Nr. 3.1, T 274/03, Nr. 5 und 6, T 915/03, Nr. 4.1, T 141/04, Nr. 5.4 bis 5.6, T 978/04, Nr. 3.3 und 3.4, T 1394/04, Nr. 3 bis 7, T 372/05, Nr. 2.2, T 1719/06, Nr. 3, und T 264/09, Nr. 4.2; siehe auch die Richtlinien, Teil C, Kapitel VI, Nr. 5.2-ii), erster Absatz).

CDU/CSU: Diskussionspapier zur Vereinfachung des Urheberrechts und Softwarepatenten

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel, Urheberrecht. Schreibe einen Kommentar

Die beiden stellvertretenden CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Günter Krings und Michael Kretschmer haben am Dienstag ein Diskussionspapier veröffentlicht, in dem sie ihre Vorstellung über die Zukunft des Urheberrechts darlegen. Das Papier weist zurecht darauf hin, dass „das deutsche Urheberrecht sich im Grundsatz bewährt hat“ und „nicht neu geschaffen werden muss“. In der aktuellen Urheberrechtsdebatte wird leider allzu oft – in Unkenntnis der Materie – die in Jahrhunderten erfolgte Entwicklung des Urheberrechts blind negiert. Das Urheberrecht entwickelt sich, wie jeder andere Rechtsbereich auch, ständig fort und passt sich den aktuellen Gegebenheiten an. Etabliertes umzustürzen zu wollen ist schlicht naiv – und in Unkenntnis der Materie zudem eine Anmaßung.

Im Detail ist das Papier aber durchaus problematisch. Die Aussage, „Computerprogramme werden richtigerweise durch das Urheberrecht geschützt“, „Softwarepatente auf Quell-Codes laufen dem urheberrechtlichen Schutzzweck zuwider“ ist nicht mit der aktuellen Rechtssituation kompatibel. Patentschutz und Urheberschutz laufen einander nicht zuwider. Der Schutzgedanke von Patentrecht und Urheberrecht sind auf unterschiedliche Aspekte gerichtet. Urheberrecht schützt kulturelle Werke. Patente schützen technische Erfindungen. Eine Steuersoftware für einen Roboter, die einen technischen Beitrag liefert ist als technische Erfindung patentierbar. Das Urheberrecht bietet für die technische Erfindung hinter solch einer Steuersoftware keinen Schutz. Das Patentrecht hat mit der Erfordernis eines technischen Beitrages ein Kriterium herausgearbeitet, mit dem zwischen patentierbarer Software (Robotersteuerung, ABS-System, etc.) und nicht patentierbarer Software (Geschäftsverfahren, Spielideen, etc) unterschieden werden kann. Die Rechtsprechung hat dieses Kriterium in jahrzehnterlanger Entwicklung herausgearbeitet und damit eine Lösung gefunden, die dem Grundanliegen des Patentschutzes gerecht wird.

Eine scharfe Trennlinie zwischen technisch und nicht-technisch zu ziehen ist, zugegeben, schwierig, so dass so mancher Einzelfall unter Interessensabwägung entschieden werden muss. Das ist in anderen Rechtsgebieten aber auch nicht anders üblich und führt unter Berücksichtigung der den Normen zugrunde liegenden Gedanken in der Regel zu vernünftigen Ergebnissen.

Internationale Zuständigkeit bei Markenverletzung im Internet

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Entscheidungen / Kommentare. Schreibe einen Kommentar

Der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (Artikel 5 Nr. 3 EuGVO) begründet die internationale Zuständigkeit nicht nur am Erfolgsort, sondern – nach Wahl der Klägers – auch am Handlungsort. Im Urteil vom 19.4.2012 in der Rechtssache C-523/10 – Wintersteiger AG/Products 4U Sondermaschinenbau GmbH konnte der EuGH den Begriff des Handlungs- und Erfolgsorts für Markenverletzungen im Internet auslegen. Im Ausgangsverfahren ging es um eine mutmaßliche Markenverletzung einer österreichischen Marke durch Angabe der Marke als Adword in einer Suchmaschine, die unter deutscher Top-Level-Domain betrieben wurde.

Der Erfolgsort der Markenverletzung liegt im Gebiet des Staates, in dem oder für den die Marke eingetragen ist. Der EuGH führt für die Entscheidungszuständigkeit der Gerichte dieses Staates auch den Normzweck der besonderen Sachnähe dieser Gerichte an.

Den Handlungsort sieht der EuGH bei der genannten Konstellation als den Ort der Niederlassung des Werbenden (d.h. desjenigen, der das Adword bucht) an. Das vorlegende Gericht hatte demgegenüber noch in Betracht gezogen, dass der Handlungs- oder Erfolgsort durch die Top-Level-Domain der Suchmaschine festgelegt werden könnte, auf der die Werbung gebucht wird.

Ebenfalls als Handlungsort in Betracht käme der Ort, an dem der Server des Suchmaschinenbetreibers aufgestellt ist. Die Anknüpfung des EuGH an den Ort der Niederlassung des Werbenden hat demgegenüber den Vorteil, dass der Ort der Niederlassung des Werbenden einfach zu bestimmen ist, während der Aufstellungsort des Servers meist unbekannt bleibt. Die internationale Zuständigkeit wird nach dem vom EuGH aufgestellten Kriterium einfacher vorhersehbar. Eine Belastung von Zuständigkeitsfragen mit möglicher Beweisaufnahme zur Ermittlung, an welchem Ort ein Suchmaschinenbetreiber Suchanfragen verarbeitet, kann vermieden werden.

BGH, I ZR 196/10 – Kosten des Patentanwalts III

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Markenrecht. Schreibe einen Kommentar

BGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 – I ZR 196/10 – Kosten des Patentanwalts III

Amtliche Leitsätze:

a) Zu den Kennzeichenstreitsachen im Sinne des § 140 Abs. 1 MarkenG zählen auch Verfahren der einstweiligen Verfügung, durch die ein Anspruch aus einem der im Markengesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird.

b) Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abwehr einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist in der Regel allenfalls dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernom-men hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

c) Die Notwendigkeit der außergerichtlichen Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt kann nicht im Wege einer typisierenden Betrachtungsweise für komplexe oder bedeutsame Angelegenheiten generell bejaht werden.

BGH, I ZR 70/11: Kosten des Patentanwalts IV

Geschrieben von Dr. Frank Meyer-Wildhagen, LL.M. am . Veröffentlicht in Leitsätze. Schreibe einen Kommentar

BGH, Beschluss vom 10. Mai 2012 –  I ZR 70/11

Allein der nicht weiter substantiierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begründen (Fortführung von BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 – I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 – Kosten des Patentanwalts II).

In der Kürze liegt die Würze – EuGH zu Wortmarken aus Wortfolge und Akronym

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Topartikel. Schreibe einen Kommentar

Der EuGH hat in seinem Urteil in den verbundenen Rechtssachen C-90/11 („Multi Market Funds MMF“) und C-91/11 („NAI – Der Natur-Aktien-Index“) (veröffentlicht in GRUR 2012, 616) die Vorlagefragen des BPatG zur Unterscheidungskraft von Wortmarken beantwortet, bei denen eine unterscheidungskräftige Buchstabenfolge von einer (beschreibenden) Wortfolge begleitet wird, deren Anfangsbuchstaben die Buchstabenfolge darstellt.

Teilweise war – gerade von Beschwerdekammern des HABM (z.B. in HABM, Vierte Beschwerdekammer, R 1630/2008-4) – die Auffassung vertreten worden, die Hinzufügung einer (nicht unterscheidungskräftigen) Wortfolge zu einem (an sich unterscheidungskräftigen) Akronym könnte der Marke in ihrer Gesamtheit nicht die Unterscheidungskraft nehmen, die das Akronym hat. Der Markeninhaber sei nicht gehindert, einem schutzfähigen Bestandteil erläuternde Angaben hinzuzufügen (vgl. auch Vorlageentscheidung BPatG Mitt. 2011, 250, 252).

Der EuGH hat hingegen nunmehr entschieden, dass eine derartige Hinzufügung einer (nicht unterscheidungskräftigen) Wortfolge zu einem unterscheidungskräftigen Akronym, die dieses als Abkürzung der Anfangsbuchstaben erläutert, der Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens entgegenstehen kann.

So führt der EuGH in Rz. 36-38 des Urteils aus:

„Die bloße Aneinanderreihung einer Buchstabenfolge als Abkürzung und einer Wortkombination ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung kann vielmehr zu einem sprachlichen Ausdruck führen, der ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der in Rede stehenden Dienstleistungen dienen können … Wenn außerdem – wie das vorlegende Gericht zu verstehen gibt – die in den Ausgangsverfahren in Rede stehenden Buchstabenfolgen von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Abkürzungen der Wortkombinationen, mit denen sie zusammengefügt sind, wahrgenommen werden, können diese Buchstabenfolgen selbst dann nicht über die Summe der Bestandteile der Marke in ihrer Gesamtheit hinausgehen, wenn die Buchstabenfolgen selbst als unterscheidungskräftig angesehen werden können. Wie der Generalanwalt in Nr. 56 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, nimmt vielmehr die Buchstabenfolge, die die Anfangsbuchstaben der die Wortkombination bildenden Wörter wiedergibt, im Verhältnis zu dieser Wortkombination nur eine akzessorische Stellung ein. Wie das vorlegende Gericht zu verstehen gibt, kann jede der betreffenden Buchstabenfolgen, auch wenn sie bei isolierter Betrachtung nicht beschreibend ist, aufgrund ihrer Kombination innerhalb der in Rede stehenden Marke mit einem Hauptausdruck, der als solcher beschreibend ist und als dessen Abkürzung die Buchstabenfolge wahrgenommen wird, einen beschreibenden Charakter annehmen.“

Ein Markenanmelder wird somit gut beraten sein, eine Buchstabenfolge, die aus den Anfangsbuchstaben einer nicht unterscheidungskräftigen Wortfolge besteht, isoliert und ohne Erläuterung durch die Wortfolge als Marke anzumelden. Das wird zwar dann nicht behilflich sein, wenn auch das Akronym nicht unterscheidungskräftig ist. Jedoch wird der Anmelder dadurch in denjenigen Fällen seine Chancen auf Eintragung einer Marke erhöhen, in denen die Buchstabenfolge an sich in keinem erkennbaren Zusammenhang zu den Waren oder Dienstleistungen steht und/oder so vieldeutig ist, dass sie – isoliert betrachtet – unterscheidungskräftig ist.