Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 3/14 vom 24.3.2015 wurde nunmehr bereits auf der EPA-Website veröffentlicht.
Die Entscheidung befasst sich mit den – in der patentamtlichen Praxis sehr relevanten – Fragen, unter welchen Umständen die Einspruchsabteilungen des EPA einen Einwand mangelnder Klarheit bei der Einreichung geänderter Ansprüche im Einspruchsverfahren prüfen dürfen und müssen. Ausgangspunkt der Vorlageentscheidung war, ob auch bei einer Kombination zweier erteilter Ansprüche durch den Patentinhaber, die dazu führt, dass der im Einspruchsverfahren verteidigte Gegenstand grundsätzlich schon von der Prüfungsabteilung auf Klarheit geprüft worden sein sollte, im Einspruchsverfahren eine Prüfungsbefugnis der Einspruchsabteilung im Hinblick auf das Klarheitserfordernis des Art. 84 EPÜ eröffnet ist.
Das EPA hatte erst zum 1.1.2014 seine Praxis im Hinblick auf handschriftliche Änderungen dahingehend geändert, dass in strikter Anwendung von Regel 50 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 49 (8) EPÜ handschriftliche Änderungen in Schriftstücken, die die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung ersetzen, nicht mehr akzeptiert werden (Abl. EPA 2013, 603 ).
Die Beschwerdekammern wenden diese Praxis weithin nicht an. Für Anmeldervertreter und vermutlich auch die Prüferschaft des EPA bedeutet diese Praxis einen erheblichen Mehraufwand.
Aus persönlicher Praxis kann ich auch anfügen, dass das elektronische System des EPA zur Erstellung des elektronischen Druckexemplars schlicht nicht zuverlässig arbeitet. Bei einer R. 71(3) – Mitteilung, die ich vor einigen Tagen in der Hand hatte, hatte das EDREX-System des EPA auf zahlreichen von der Prüfungsabteilung bearbeiteten Seiten die erste Zeile abgeschnitten, so dass Korrekturen nach R. 139 EPÜ beantragt werden mussten.
Nach Gerüchten scheint die Amtsleitung des EPA nun zu überdenken, handschriftliche Änderungen wieder zuzulassen und somit zur alten Praxis zurückzukehren. Dies wäre erfreulich. Doch mag man sich nicht vorstellen, welche Geldsummen aus den von Anmeldern entrichteten, beim EPA sowieso sehr hohen Gebühren zur Entwicklung eines nicht zuverlässig funktionierenden Systems zur Erstellung des elektronischen Druckexemplars nutzlos aufgewendet wurden.
In dem Urteil BGH X ZR 81/31 – Kochgefäß vom 13.1.2015 beschäftigt sich der Bundesgerichtshof erneut mit Fragen der äquivalenten Patentverletzung. Über die Leitsätze wurde bereits auf diesem Blog berichtet.
Das Berufungsgericht hatte die äquivalente Verletzung bejaht, das Berufungsurteil aber maßgeblich auf die Verwirklichung der Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs und die damit erzielten „erfindungswesentlichen“ Wirkungen gestützt.
Nach Auffassung des Revisionsgerichts wurden Unterschiede im Oberbegriff und die damit erzielten Wirkungen vom Berufungsgericht nicht ausreichend berücksichtigt. Entsprechend erhebt der Senat zum Leitsatz:
1. Zur Prüfung der Gleichwirkung ist es erforderlich, den Patentanspruch darauf zu untersuchen, welche der Wirkungen, die mit seinen Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe erfindungsgemäß zusammenkommen müssen. Die Gesamtheit dieser Wirkungen repräsentiert die patentgemäße Lösung; ihre weitere Unterteilung in „erfindungswesentliche“ und „zusätzliche“ Wirkungen ist verfehlt.
Dies zeigt wieder einmal, wie viel Bedacht der Patentanmelder und sein Vertreter nicht nur bei der Formulierung des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs, sondern auch bei der Formulierung des Oberbegriffs, der den nächstliegenden Stand der Technik wiedergibt, walten lassen muss. Nur wenn überflüssige Einschränkungen im Oberbegriff des Patentanspruchs vermieden werden, kann der Anmelder das Risiko minimieren, dass ein potenzieller Verletzer durch Abwandlungen, die nicht den Kern der Erfindung betreffen, den Schutz des Patentes leicht umgehen kann.
Der zweite Leitsatz betont, dass der Gutglaubensschutz nach Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG a.F. auch für denjenigen streitet, der die fehlerhafte Übersetzung nicht kannte, in Kenntnis derselben aber zu dem Schluss hätte kommen dürfen, das Patent würde einen anderen Gegenstand als den nach der Sprache des Erteilungsverfahrens tatsächlich beanspruchten Gegenstand schützen.
a) Der Betreiber eines Internetmarktplatzes, der Dritten dort die Möglichkeit eröffnet, Verkaufsangebote ohne seine Kenntnisnahme in einem vollautomatischen Verfahren einzustellen, kann als Störer auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wenn er Anzeigen im Internet geschaltet hat, die über einen elektronischen Verweis zu Angebotslisten führen, in denen auch die Marken der Klägerin verletzende Angebote enthalten sind.
b) Beschränkt der Markeninhaber den gegen den Marktplatzbetreiber wegen markenrechtsverletzender Verkaufsangebote Dritter gerichteten Unterlassungsanspruch nicht auf die konkrete Verletzungsform, hat er auch vorzutragen, dass die von ihm im Klageantrag genannten abstrakten Kriterien es dem Marktplatzbetreiber ermöglichen, problemlos und zweifelsfrei festzustellen, ob ein Handeln des Anbieters im geschäftlichen Verkehr vorliegt.
c) Stellt der Betreiber eines Internetmarktplatzes dem Nutzer eine Funktion zur automatischen Unterrichtung über neue Angebote durch E-Mails zur Verfügung, löst dies keine gesteigerten Überwachungspflichten aus.
a) Ein Angebot, das nicht an die Öffentlichkeit, sondern an einen (potentiellen)
Vertragspartner gerichtet ist, stellt nur dann eine offenkundige Vorbenutzung
dar, wenn die Weiterverbreitung der dem Angebotsempfänger damit übermittelten
Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen
hat. Ist das Angebot auf die Herstellung eines erst noch zu entwickelnden
Gegenstands gerichtet, kann dies nicht ohne weiteres angenommen werden.
b) Die Schlussfolgerung, dass nach der allgemeinen Lebenserfahrung die nicht
nur entfernte Möglichkeit bestanden hat, dass beliebige Dritte und damit
auch Fachkundige durch eine Vorbenutzung zuverlässige Kenntnis von der
Erfindung erhalten, setzt voraus, dass wie etwa bei einem Angebot oder einer
Lieferung mindestens ein Kommunikationsakt feststeht, an den ein Erfahrungssatz
anknüpfen kann.
a) „Modell“ im Sinne des § 5 Abs. 1 Pkw-EnVKV ist nach § 2 Nr. 15 Pkw-EnVKV die Handelsbezeichnung eines Fahrzeugs, bestehend aus Fabrikmarke, Typ sowie gegebenenfalls Variante und Version eines Personenkraftwagens. Dem steht nicht entgegen, dass nach § 2 Nr. 6 Pkw-EnVKV in Verbindung mit Art. 2 Nr. 6 der Richtlinie 1999/94/EG dann, wenn unter einem Modell mehrere Varianten und/oder Versionen zusammengefasst sind, der Wert für die CO2-Emissionen dieses Modells auf der Grundlage der Variante oder Version mit den höchsten offiziellen CO2-Emissionen innerhalb dieser Gruppe anzugeben sind.
b) Die in Anhang IV Unterabsatz 3 der Richtlinie 1999/94/EG enthaltene Bestimmung, wonach der Kraftstoffverbrauch nicht angegeben werden muss, wenn in der Werbeschrift lediglich auf die Fabrikmarke und nicht auf ein bestimmtes Modell verwiesen wird, rechtfertigt nicht den Umkehrschluss, dass in einem solchen Fall immerhin die CO2-Emissionen angegeben werden müssen.
Bei der Definition des technischen Problems, das einer Erfindung zugrunde liegt, darf nicht ohne weiteres unterstellt werden, dass für den Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung angezeigt war. Vielmehr ist
das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich die Frage, welche Anregungen der Fachmann durch den Stand der Technik insoweit erhielt, ausschließlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit stellt.
1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von als Kennfadenmarken angemeldeten Zeichen ist maßgeblich, ob das jeweilige Zeichen nach branchenspezifischen Kennzeichnungsgewohnheiten und einer darauf beruhenden Verkehrsauffassung
nicht lediglich als Verzierung, sondern als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt wird.
2. Anknüpfungstatsachen, auch solche mit Auslandsbezug, die für sich betrachtet noch keinen Schluss auf solche Kennzeichnungsgewohnheiten zulassen, können Anlass geben, von Amts wegen weitere Ermittlungen im einschlägigen Warenbereich durchzuführen.
3. Bei solchen von Amts wegen gebotenen Ermittlungen und bei der Beurteilung der Ermittlungsergebnisse sind Erfahrungssätze aus übergeordneten Warenbereichen nicht verallgemeinernd zu Grunde zu legen, sondern es ist eine abhängig von Art, Beschaffenheit und Verwendung der einzelnen Waren differenzierte Betrachtung erforderlich.
Versteht der Verkehr eine Wortfolge (hier: „for you“) als schlagwortartige Aussage, die
lediglich seine Aufmerksamkeit wecken und auf die so gekennzeichnete Ware (hier: Waren
der Klassen 5, 29, 30 und 32) lenken soll, so spricht dies nicht für, sondern gegen die
markenrechtliche Unterscheidungskraft dieser Wortfolge (Abweichung von BGH GRUR
1999, 1093 – FOR YOU).
Die Zulässigkeit des Beitritts zum Einspruchsverfahren setzt die Erhebung einer „Klage“ voraus, deren Begriff im deutschen Recht klar, eindeutig und abschließend definiert ist.
Die Ausdehnung der gesetzlichen Beitrittsmöglichkeit im Wege einer „erweiternden Auslegung“ des Begriffs der „Klage“ oder einer Analogie, welche eine einstweilige Verfügung umfasste, ist nach deutschem Recht nicht möglich (a.A. Beschluss des 8. Senats des BPatG vom 12. Juli 2011 – 8 W (pat) 23/08).
Aus der Beschlussbegründung:
Das Argument, der angebliche Patentverletzer, der durch eine einstweilige Verfügung in Anspruch genommen worden sei, müsse sich während des Einspruchsverfahrens mittels Beitritts unverzüglich wehren können, ohne den Zeitpunkt abzuwarten, bis eine Nichtigkeitsklage zulässig wird, erscheint nicht tragfähig. Denn er hat drei Möglichkeiten zur Verfügung: Er kann die negative Feststellungsklage gemäß § 59 Abs. 2 Satz 2 PatG erheben und so unmittelbar die Voraussetzung für seinen Beitritt schaffen. Er kann gemäß § 926 ZPO i. V. m. § 936 ZPO beantragen, dass die Klageerhebung des Patentinhabers gerichtlich angeordnet wird. Oder er kann gegen den Beschluss, durch den die einstweilige Verfügung angeordnet worden ist, Widerspruch einlegen (§ 924 ZPO i. V. m. § 936 ZPO).