BGH, X ZB 1/15 – Flugzeugzustand

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Patentrecht. Schreibe einen Kommentar

BGH, Beschluss vom 30. Juni 2015 – X ZB 1/15 – Flugzeugzustand

Amtliche Leitsätze:

a) Mathematische Methoden sind im Hinblick auf § 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG nur dann patentierbar, wenn sie der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

b) Eine mathematische Methode kann nur dann als nicht-technisch angesehen werden, wenn sie im Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften aufweist.

c) Ein ausreichender Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften liegt vor, wenn eine mathematische Methode zu dem Zweck herangezogen wird, anhand von zur Verfügung stehenden Messwerten zuverlässigere Erkenntnisse über den Zustand eines Flugzeugs zu gewinnen und damit die Funktionsweise des Systems, das der Ermittlung dieses Zustands dient, zu beeinflussen.

d) Ein Gegenstand, der neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann nicht allein deshalb als nicht patentfähig angesehen werden, weil er im Vergleich zum Stand der Technik keinen erkennbaren Vorteil bietet.

BGH, I ZR 123/13 – Abgabe ohne Rezept

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Wettbewerbsrecht. Schreibe einen Kommentar

BGH, Urteil vom 8. Januar 2015 – I ZR 123/13 – Abgabe ohne Rezept

Amtliche Leitsätze:

a) Das in § 48 AMG geregelte Verbot der Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel ohne Verschreibung ist eine Marktverhaltensregelung im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG.

b) Die Vorschrift des § 4 Abs. 1 AMVV erfordert eine eigene Therapieentscheidung des behandelnden Arztes auf der Grundlage einer vorherigen, regelgerechten eigenen Diagnose, die der Verschreibung vorausgeht. Daran fehlt es, wenn ein Apotheker einen Arzt, der den Patienten nicht kennt und insbesondere zuvor nicht untersucht hat, um Zustimmung zur Abgabe eines Medikaments bittet.

c) Falls auf andere Art und Weise eine erhebliche, akute Gesundheitsgefährdung des Patienten nicht abzuwenden ist, kann die Abgabe eines verschreibungspflichtigen Medikaments durch den Apotheker im Einzelfall in analoger Anwendung von § 34 StGB in Betracht kommen, obwohl ihm weder ein Rezept vorg

BGH, I ZR 107/13 – Exzenterzähne

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Patentrecht. Schreibe einen Kommentar

BGH, Urteil vom 22. Januar 2015 – I ZR 107/13 – Exzenterzähne

Amtliche Leitsätze:

a) Zu dem angesprochenen Verkehr, aus dessen Sicht zu beurteilen ist, ob ein Produkt wettbewerbliche Eigenart hat, gehören nicht nur die Endabnehmer, sondern auch die Abnehmer des Produkts auf vorangegangenen Vertriebsstufen.

b) Ein ehemals patentrechtlich geschütztes Element eines Erzeugnisses kann diesem wettbewerbliche Eigenart verleihen, wenn die konkrete Gestaltung dieses Elements technisch nicht zwingend notwendig ist, sondern durch eine frei wählbare und austauschbare Gestaltung, die denselben technischen Zweck erfüllt, ersetzt werden kann, ohne dass damit Qualitätseinbußen verbunden sind.

c) Einem Wettbewerber ist es grundsätzlich nicht zuzumuten, auf die Übernahme von Merkmalen des Produkts eines Mitbewerbers, die dem freien Stand der Technik angehören und der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen, zu verzichten, um die Gefahr einer Herkunftstäuschung oder Rufausnutzung zu vermeiden. Würde die Übernahme solcher Merkmale allerdings zu einer (nahezu) identischen Nachahmung des Produkts führen, ist von einem Wettbewerber regelmäßig zu verlangen, auf eine andere angemessene technische Lösung auszuweichen, wenn er der Gefahr einer Herkunftstäuschung oder Rufausnutzung nicht auf andere Weise – etwa durch eine (unterscheidende) Kennzeichnung seiner Produkte – entgegenwirken kann.

EuGH, C-170/13: Unterlassungsklage durch den marktbeherrschenden Inhaber eines standardessenziellen Patents

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze. Schreibe einen Kommentar

Gerichtshof der Europäischen Union PRESSEMITTEILUNG Nr. 88/15

Urteil in der Rechtssache C-170/13

Die Erhebung einer Unterlassungsklage durch den marktbeherrschenden Inhaber eines standardessenziellen Patents gegen einen angeblichen Patentverletzer kann unter bestimmten Umständen einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung darstellen.

Insbesondere muss der Patentinhaber, wenn er sich zuvor verpflichtet hat, Dritten Lizenzen zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen zu erteilen, vor einer solchen Klage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, dem angeblichen Patentverletzer eine konkretes Lizenzangebot unterbreiten.

EuGH zum Unterlassungsanspruch aus standardessenziellen Patenten (C-170/13)

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel. 1 Kommentar

Der EuGH hat die Vorlagefragen des LG Düsseldorf (Beschluss vom 21.03.2013 – 4b O 104/12) zur Verletzung standardessenzieller Patente im Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13 beantwortet. Ausgangspunkt des Vorlageverfahrens waren Unterschiede in den Bedingungen, unter denen sich ein angeblicher Verletzer auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen kann, die das LG Düsseldorf zwischen einer Pressemitteilung der Europäischen Kommission (Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 21.12.2012 über die Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen möglichen Patentmissbrauchs auf dem Mobiltelefonmarkt) und der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (BGH, Urteil vom 06.05.2009 – KZR 39/06 – Orange-Book-Standard) sah.

In seinem Urteil gibt der Gerichtshof sehr detaillierte Hinweise, wie sich der angebliche Verletzer verhalten muss, um sich erfolgreich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand aus FRAND-Bedingungen berufen zu können (Rn. 61-71 des Urteils vom 16. Juli 2015 – C-170/13 ).

Nur zwei Punkte seien hier hervorgehoben:
– Der angebliche Verletzer ist verpflichtet, eine Sicherheit für Benutzungshandlungen zu leisten, wenn er sich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen will (Rn. 67 des Urteils vom 16. Juli 2015 – C-170/13 ). Dies ist jedenfalls ähnlich zu der nach Orange-Book-Standard etablierten Praxis, nach der der angebliche Verletzer Lizenzgebühren an den Patentinhaber zahlen oder bei Gericht hinterlegen muss.
– Abweichend von zahlreichen Entscheidungen, die die deutschen Instanzgerichte basierend auf der Orange-Book-Standard-Entscheidung getroffen haben, bleibt es dem angeblichen Verletzer unbenommen, den Rechtsbestand des Patents anzugreifen. Teilweise hatten die deutschen Instanzgerichte bislang sogar die Auffassung vertreten, dass der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand abgeschnitten ist, wenn sich der angebliche Verletzer einen Angriff auf den Rechtsbestand des standardessenziellen Patents vorbehält (vgl. etwa LG Mannheim, Urteil vom 9. Dezember 2011 – 7 O 122/11, Rn. 125).

BPatG, 25 W (pat) 13/14 – Farbmarke Rot – HKS 13 (Sparkassen-Rot)

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Markenrecht. Schreibe einen Kommentar

BPatG, Beschl. v. 8. Juli 2015 – 25 W (pat) 13/14 – Farbmarke Rot – HKS 13 (Sparkassen-Rot)

Amtliche Leitsätze:

1. Die bei einer Entscheidung zu § 8 Abs. 3 MarkenG relevante Frage der markenmäßigen Benutzung einer konturlosen Farbe, die nicht in Form einer stets wiederkehrenden einheitlichen Produktgestaltung, sondern im Zusammenhang mit den im vorliegenden Verfahren beanspruchten „Bankdienstleistungen für Privatkunden“ in unterschiedlichster Art und Weise verwendet wird (äußere Gestaltung von Bankzentralen und – filialen [Gebäude und Räume], von Briefpapier, von Geschäfts- und Werbeunterlagen und sonstigem Werbematerial), kann nicht isoliert von der Frage der Verkehrsdurchsetzung beantwortet werden. Eine nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung muss zwangsläufig auch zur Bejahung einer markenmäßigen Benutzung führen.

2. Dem Markeninhaber obliegt im Löschungsverfahren die Darlegungs- und Beweislast in Bezug auf die von ihm behauptete Verkehrsdurchsetzung zum Anmeldezeitpunkt auch dann, wenn die angegriffene Marke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist (im Anschluss an EuGH, GRUR 2013, 844 Rn. 62 ff. – Sparkassen-Rot; abw. BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 48 – ROCHER-Kugel; GRUR 2009, 669 Rn. 31 – Post II). Dies ergibt sich aus Normstruktur der maßgeblichen Vorschriften § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 und § 8 Abs. 3 MarkenG und dem allgemein anerkannten Beweislastgrundsatz, dass jeder Beteiligte die Beweislast für das Vorhandensein aller Voraussetzungen der ihm günstigen Norm trägt.

3. Soweit eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG geltend gemacht wird, unterliegen die tatsächlichen Umstände dem Beibringungs- und nicht dem Untersuchungsgrundsatz. Die aktuelle Verfahrensweise, wonach Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung regelmäßig durch die Anmelder bzw. Markeninhaber erholt werden, ist auch im Rahmen des Beibringungsgrundsatzes nicht vorgesehen. Diese Praxis birgt strukturelle Risiken in Form einer Einflussnahme der Auftraggeber auf die Gutachter. Solche Risiken werden durch eine ZPO-konforme Vorgehensweise nach §§ 404, 404 a ZPO vermieden.

4. Gegen die bislang übliche und in der Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts für die Prüfung von Markenanmeldungen (vgl. BlPMZ 2005, 245 ff., 255, 256) empfohlene Fragestellung bei Verbraucherbefragungen zur Ermittlung des Kennzeichnungsgrades, die auf Entscheidungen des Bundespatentgerichts zurückgeht (vgl. dazu u. a. Beschluss vom 14. Mai 2003, 29 W (pat) 108/01 = GRUR 2004, 61 – BVerwGE; unter dem Gliederungspunkt II., 3., 3.3), legt dem Befragten suggestiv nahe, entsprechende Zeichen als Unternehmenshinweis zu qualifizieren. Die mit einer solchen Fragestellung erzielten Kennzeichnungsgrade dürften tendenziell über den bei angemessen neutraler Fragestellung zu erzielenden Werten liegen.

Aus der Urteilsbegründung:

Die Verwendung von Farben als betrieblicher Herkunftshinweis auf bestimmte Anbieter ist, wie die Markenabteilung zu Recht festgestellt hat, im Bankensektor nicht festzustellen, zumal es eine sehr große Anzahl von Anbietern gibt, die sich angesichts der begrenzten Anzahl voneinander ohne weiteres unterscheidbarer Farben farblich gar nicht voneinander abgrenzen können, so dass auch aus diesem Grund von einer entsprechenden individuell betriebskennzeichnenden Gewöhnung des Verkehrs und von einem entsprechenden Verkehrsverständnis nicht ausgegangen werden kann. Bei dem konkreten streitgegenständlichen Rotton handelt es sich um einen gängigen Farbton, dessen Monopolisierung nicht zuletzt auch das Allgemeininteresse an der freien Verwendung der geringen Anzahl voneinander deutlich unterscheidbarer Farben entgegensteht.

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass sich die angegriffene Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG infolge einer markenmäßigen Benutzung (siehe dazu
nachfolgend c.) für die Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt und damit das Schutzhindernis der fehlenden
Unterscheidungskraft überwunden hätte, und zwar weder im Zeitpunkt der Anmeldung (siehe dazu nachfolgend e.) noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die
Beschwerde (siehe dazu nachfolgend f.). Dabei können entsprechende hinreichend gesicherte Erkenntnisse bei einer abstrakten Farbmarke letztlich nur aufgrund
eines demoskopischen Gutachtens getroffen werden (siehe dazu nachfolgend d.).

BGH, X ZR 101/13 – Polymerschaum II

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Patentrecht. Schreibe einen Kommentar

BGH, Urteil vom 9. Juni 2015 – X ZR 101/13 – Polymerschaum II

Amtliche Leitsätze:

a) Der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung muss eine Auslegung des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen, bei der dessen Sinngehalt und insbesondere der Beitrag, den ein streitiges Merkmal zum Leistungsergebnis der Erfindung liefert, zu bestimmen sind.

b) Von der Bestimmung des Erfindungsgegenstands kann nicht mit der Begründung abgesehen werden, ein Merkmal sei unbestimmt und (deshalb) zur Abgrenzung vom Stand der Technik ungeeignet (im Anschluss an BGH, Urteil vom 31. März 2009 – X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 – Straßenbaumaschine).

Zwischenverallgemeinerung in der Rechtsprechung des BGH

Geschrieben von Dr. Florian Meier am . Veröffentlicht in Patentrecht, Topartikel. Schreibe einen Kommentar

Zwischenverallgemeinerung in der Rechtsprechung des BGH (Anmerkung zu BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 – X ZR 161/12 – Wundbehandlungsvorrichtung)

Der Leitsatz des Nichtigkeitsberufungsurteils BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 – X ZR 161/12 – Wundbehandlungsvorrichtung wurde bereits früher in diesem Blog dargestellt.

Der Leitsatz verdeutlicht, dass die Judikatur des Bundespatentgerichts und Bundesgerichtshofs, nach der nicht ursprungsoffenbarte einschränkende Anspruchsmerkmale eine Patentanspruchs nicht notwendig zur Nichtigerklärung des Patents führen müssen, sofern sie nicht zu einem Aliud gegenüber der in der Anmeldung offenbarten Erfindung führen, auch auf den deutschen Teil eines europäischen Patents Anwendung findet. Der unentrinnbaren Falle, die die Spruchkörper des EPA in einem solchen Fall sehen, würde der Patentinhaber im deutschen Rechtsbestandsverfahren entrinnen.

Ein nicht zum Leitsatz erhobener, aber dennoch nicht minder wichtiger Punkt der Entscheidung betrifft die unzulässige Erweiterung in Form von Zwischenverallgemeinerungen (BGH, a.a.O., Wundbehandlungsvorrichtung, Rn. 29-32)

Anders als die Spruchkörper des EPA nahm der Bundesgerichtshof in der Vergangenheit eine sehr liberale Position zur Zulässigkeit von Einschränkungen eines Patentanspruchs ein, wenn nur eines von mehreren in Kombination offenbarten Merkmalen eines Ausführungsbeispiels in einen Patentanspruch aufgenommen wurde (vgl. etwa BGH, Urteil vom 16. 10. 2007 – X ZR 226/02 Sammelhefter II; BGH, Urteil vom 15. 11. 2005 – X ZR 17/02 Koksofentür). Die Aufnahme auch nur einzelner Merkmale eines Ausführungsbeispiels erschien selbst dann zulässig, wenn die in den Patentanspruch neu aufgenommenen Merkmale nur im Zusammenhang mit weiteren Merkmalen offenbart waren, die mit den in den Patentanspruch aufgenommenen Merkmalen in einem Funktionszusammenhang standen.

Im Gegensatz zu dieser Praxis des Bundespatentgerichts und Bundesgerichtshofs etablierten die Beschwerdekammern des EPA eine restriktivere Judikatur, nach der die isolierte Aufnahme nur eines von mehreren in Kombination offenbarten Merkmalen in einen Patentanspruch häufig als unzulässige Zwischenverallgemeinerung angesehen wurde (vgl. etwa T 273/10 ; T 879/09; T 1118/10 ).

In der Wundbehandlungsvorrichtung-Entscheidung vertrat der Bundesgerichtshof nunmehr eine restriktivere Auffassung zur Frage der Zwischenverallgemeinerung (BGH, a.a.O., Wundbehandlungsvorrichtung, Rn. 31). Das Merkmal eines Verbinders, das in Patentanspruch 1 des angegriffenen Patents enthalten war, war nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nur als Element einer Vorrichtung offenbart, in der der Verbinder den konkret beschriebenen Zweck erfüllt, die Anbindung eines mehrlumigen Schlauchs an die Wundstelle zu gewährleisten und eine Druckerfassung zu ermöglichen. Darin sah der BGH einen untrennbaren Zusammenhang der Merkmale des Verbinders mit den weiteren Merkmalen eines mehrlumigen Schlauchs und eines Druckerfassungsmittels. Erst die Aufnahme dieser Merkmale in die Patentansprüche, mit denen die Nichtigkeitsbeklagte das Patent hilfsweise verteidigte, beseitigte die nach Auffassung des X. Senats bestehende unzulässige Erweiterung.

Während der Bundesgerichtshof in der Frage, ob nicht ursprungsoffenbarte einschränkende Anspruchsmerkmale eine unentrinnbare Falle für den Patentinhaber bilden, eine deutlich vom EPA unterschiedene Position einnimmt, könnte sich nach dem Wundbehandlungsvorrichtung-Urteil bei der Beurteilung von Zwischenverallgemeinerungen eine Annäherung an die striktere Praxis der Spruchkörper des EPA andeuten.

BGH, I ZR 88/14: internationale Zuständigkeit

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Verfahrensrecht. Schreibe einen Kommentar

BGH, Urteil vom 15. Januar 2015 – I ZR 88/14

Amtliche Leitsätze:

a) Für eine Klage auf Zahlung von Maklerlohn ist eine internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte gemäß Art. 5 Nr. 1 Brüssel-I-VO unter dem Gesichtspunkt des Erfüllungsortes gegeben, wenn der Makler seine Leistungen in Deutschland erbracht hat.

b) Beruft sich der Kunde des Maklers darauf, der Maklervertrag stelle eine Verbrauchersache im Sinne von Art. 15 Abs. 1 Buchst. c Brüssel-I-VO dar, so dass eine ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte seines Wohnsitzlandes nach Art. 16 Abs. 2 Brüssel-I-VO in Betracht kommt, ist er dafür darlegungsund beweispflichtig, dass der Makler bei Abschluss des Maklervertrags seine Tätigkeit auf Verbraucher in seinem Wohnsitzland ausgerichtet hat.

c) Hat der Verbraucher zuständigkeitsleugnende Tatsachen zum Zeitpunkt der Einleitung des Klageverfahrens im Einzelnen dargelegt und bewiesen und hatte er bei Abschluss des Vertrags mit dem Makler keinen Anlass, Beweise hierfür zu sichern, obliegt es dem Makler, diesen Vortrag mit detailliertem Vorbringen zu bestreiten, wenn er sich auf in seiner Sphäre liegende zuständigkeitsbegründende Vorgänge beruft.

BGH, X ZR 43/13 – Rotorelemente

Geschrieben von Dr. Martin Meggle-Freund am . Veröffentlicht in Leitsätze, Patentrecht. Schreibe einen Kommentar

BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13 – Rotorelemente

Amtliche Leitsätze:

a) Der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung muss die Ermittlung des Sinngehalts des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen.

b) Bei der Ermittlung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist auch ein für sich genommen eindeutiger Wortlaut nicht ausschlaggebend, wenn die Auslegung des Anspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der weiteren Patentansprüche ergibt, dass zwei im Patentanspruch verwendete Begriffe gegeneinander auszutauschen sind.

Aus der Urteilsbegründung:

Der Inhalt der Ursprungsunterlagen oder der Veröffentlichung der Anmeldung bleibt bei der Auslegung außer Betracht. Weder darf der Patentanspruch – zur Vermeidung einer unzulässigen Erweiterung – nach Maßgabe des ursprünglich Offenbarten ausgelegt werden (BGHZ 194, 107, Rn. 28 – Polymerschaum I), noch darf umgekehrt sein Sinngehalt dadurch ermittelt werden, dass dem Wortlaut des Patentanspruchs abweichende Formulierungen der Anmeldung gegenübergestellt werden. Allenfalls dann, wenn zweifelhaft bleibt, ob sich Patentanspruch und Beschreibung sinnvoll zueinander in Beziehung setzen lassen, darf die „Anspruchsgeschichte“ zur weiteren Klärung der Frage herangezogen werden, ob mit dem Anspruch ein Gegenstand unter Schutz gestellt worden ist, der von dem in der Beschreibung offenbarten abweicht oder hinter diesem zurückbleibt (BGHZ 189, 330, Rn. 25 – Okklusionsvorrichtung; BGHZ 194, 107, Rn. 28 – Polymerschaum I).