BGH, Beschluss vom 11. Februar 2016 – I ZB 87/14 – Fünf-Streifen-Schuh

Amtliche Leitsätze:

a) Die Zulässigkeit eines Löschungsantrags gemäß § 54 Abs. 1, §§ 50, 8 MarkenG setzt die Angabe eines konkreten absoluten Schutzhindernisses im Sinne von § 8 MarkenG voraus.

b) Die Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG wird durch einen unzulässigen Löschungsantrag nicht in Gang gesetzt.

Aus der Urteilsbegründung:

Nach diesen für das markenrechtliche Löschungsverfahren entsprechend geltenden Grundsätzen [rechtliches Gehör] war das Deutsche Patent- und Markenamt gehalten, die Antragstellerin auf die Mängel des Löschungsantrags hinzuweisen.

Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts verstößt ein solcher Hinweis nicht gegen die Neutralitätspflicht des Deutschen Patent- und Markenamtes. Vielmehr haben auch die Zivilgerichte nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs den Kläger auf Mängel beim notwendigen Inhalt der Klageschrift hinzuweisen (vgl. zu § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO BGH, Urteil vom 12. Dezember 2012 – VIII ZR 307/11, NJW 2013, 387 Rn. 29, mwN; Zöller/Greger aaO § 253 Rn. 23; Bacher in BeckOK ZPO, Stand 1. Dezember 2015, § 253 Rn. 80). Dies gilt auch im markenamtlichen Löschungsverfahren im Hinblick auf den notwendigen Inhalt des Antrags gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG.

Anders als die Rechtsbeschwerdeerwiderung meint, läuft ein Hinweis auf die nicht ordnungsgemäße Begründung des Löschungsantrags auch nicht auf die Möglichkeit hinaus, der Antragstellerin neue Löschungsgründe nahezulegen, die in ihrem Sachvortrag nicht einmal andeutungsweise enthalten waren. Die Antragstellerin hat ihren Löschungsantrag damit begründet, dass die angegriffene Marke der Markeninhaberin entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist. Der im Streitfall gebotene Hinweis des Deutschen Patent- und Markenamtes betrifft keinen vollständig neuen Löschungsgrund, sondern ist lediglich auf die nähere Konkretisierung der in § 8 MarkenG angeführten Schutzhindernisse gerichtet.

Ein Hinweis war vorliegend nicht deshalb entbehrlich, weil ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter nach dem bisherigen Verfahrensverlauf damit rechnen musste, dass die Zulässigkeit des Löschungsantrags wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG die Angabe des oder der konkreten Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs. 2 MarkenG erfordert. Ein solches Erfordernis ist bislang von der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht aufgestellt worden. Der Vorhersehbarkeit steht außerdem die Gestaltung des gemäß § 41 Abs. 1 MarkenV vom Deutschen Patent- und Markenamtes herausgegebenen Formblatts entgegen. Dessen Gestaltung zum Zeitpunkt der Antragstellung schloss zwar eine differenzierte Angabe des Schutzhindernisses nicht aus, legte eine solche Angabe aber auch nicht nahe, sondern sah ausdrücklich lediglich die formularmäßige Angabe eines Verstoßes gegen § 8 MarkenG vor.

Die Entscheidung des Bundespatentgerichts beruht auf dem Versagen des rechtlichen Gehörs.

BGH, Beschluss vom 15. Oktober 2015 – I ZB 69/1 – GLÜCKSPILZ

Amtlicher Leitsatz:

Der Umstand, dass eine Marke gegen rein dekorative Verwendungsformen ins Feld
geführt wird, begründet nicht den Vorwurf einer böswilligen Anmeldung (§ 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG), wenn nicht weitere Anhaltspunkte für rechtsmissbräuchliches Verhalten hinzutreten.

BGH, Beschluss vom 14. Januar 2016 – I ZB 56/14 – BioGourmet

Amtliche Leitsätze:

Ist Widerspruch gegen eine Markeneintragung aus mehreren Zeichen erhoben, jedoch nur eine Widerspruchsgebühr innerhalb der Widerspruchsfrist eingezahlt worden, so kann der Widersprechende nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch klarstellen, auf welchen Widerspruch sich die Gebührenzahlung bezieht.

Im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist die Ähnlichkeit von Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller Faktoren zu beurteilen, die das Verhältnis zwischen ihnen kennzeichnen. Hierzu gehören Art und Zweck der Dienstleistungen sowie ihr Nutzen für den Empfänger sowie die Frage, ob sie nach Auffassung des angesprochenen Verkehrs regelmäßig unter gleicher unternehmerischer Verantwortung erbracht werden.

Zwischen Einzelhandelsdienstleistungen, die auf nicht substituierbare Waren (einerseits Lebensmittel, andererseits Drogerieartikel oder Haushaltswaren) bezogen sind, kann eine Ähnlichkeit bestehen, wenn der Verkehr wegen Gemeinsamkeiten im Vertriebsweg, etwa Überschneidungen in den jeweiligen Einzelhandelssortimenten, davon ausgeht, dass die jeweiligen Einzelhandelsdienstleistungen unter gleicher unternehmerischer Verantwortung erbracht werden.

Gericht der Europäischen Union, PRESSEMITTEILUNG Nr. 144/15 Luxemburg, den 10. Dezember 2015

Im April 2013 meldete der Fútbol Club Barcelona (FC Barcelona) beim Harmonisierungsamt für
den Binnenmarkt (HABM) ein aus der Form seines Wappens bestehendes Bildzeichen u. a. für Papierwaren, Bekleidung und Sportaktivitäten als Gemeinschaftsmarke an.

Im Mai 2014 wies das HABM die Anmeldung zurück, weil das betreffende Zeichen nicht geeignet sei, die Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen aufmerksam zu machen.

Der FC Barcelona erhob gegen die Entscheidung des HABM Klage vor dem Gericht der Europäischen Union.

In seinem heutigen Urteil bestätigt das Gericht, dass keines der Merkmale des fraglichen Zeichens ein hervorstechendes Element enthält, das die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich ziehen könnte. Die angemeldete Marke wird von den Verbrauchern vielmehr als eine einfache Form
wahrgenommen und ermöglicht es ihnen nicht, die Waren oder Dienstleistungen ihres Inhabers von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Das Gericht hebt ferner hervor, dass Wappen im Geschäftsleben häufig zu rein dekorativen Zwecken verwendet werden, ohne dass sie eine
Funktion als Marke erfüllen.

Infolgedessen fehlt dem fraglichen Zeichen die nach der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke für seine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft. Der FC Barcelona
hat auch nicht nachgewiesen, dass das Zeichen durch seine Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.

Unter diesen Umständen weist das Gericht die Klage des FC Barcelona in vollem Umfang ab.

BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 – I ZR 173/14 – Ecosoil

Amtliche Leitsätze:

Der Nachweis des Abschlusses eines Lizenzvertrages im kaufmännischen Geschäftsverkehr kann in der Regel nur durch Vorlage einer schriftlichen Dokumentation des Vertragsschlusses erbracht werden (Fortführung von BGH, Urteil vom 27. März 2013 – I ZR 93/12, GRUR 2013, 1150 Rn. 51 = WRP 2013, 1473 – Baumann).

Ein Lizenzvertrag ist im Falle eines Lizenzkaufs regelmäßig beiderseits vollständig erfüllt (§ 103 Abs. 1 InsO), wenn die gegenseitigen Hauptleistungen erbracht sind, also der Lizenzgeber die Lizenz erteilt und der Lizenznehmer den Kaufpreis gezahlt hat.

Ein Lizenzvertrag, mit dem sich eine Konzerngesellschaft gegenüber den übrigen Konzerngesellschaften verpflichtet, ihnen zur Sicherung eines gemeinsamen Markenauftritts ein unentgeltliches Recht zur Nutzung einer Marke für die Dauer des Bestehens des Konzerns einzuräumen und sich die übrigen Konzerngesellschaften im Gegenzug zur entsprechenden Nutzung der Marke verpflichten, ist regelmäßig beiderseits vollständig erfüllt (§ 103 Abs. 1 InsO), wenn die eine Konzerngesellschaft die Lizenz eingeräumt hat und die anderen Konzerngesellschaften die Lizenz genutzt haben.

Ein Lizenzvertrag besteht auch nach dem Übergang der Marke auf einen neuen Rechtsinhaber zwischen dem ursprünglichen Rechtsinhaber und dem Lizenznehmer fort. Der neue Rechtsinhaber kann ohne Zustimmung des Lizenznehmers nicht in den Lizenzvertrag eintreten (Anschluss an BGH, Urteil vom 23. März 1982 – KZR 5/81, BGHZ 83, 251, 256 bis 258 – Verankerungsteil).

Bei einem Erwerb von Gesamtheiten einzelner Wirtschaftsgüter eines Unternehmens wird der Erwerber nicht Gesamtrechtsnachfolger des Veräußerers (Anschluss an BGH, Urteil vom 30. Januar 2013 – XII ZR 38/12, NJW 2013, 1083 Rn. 16).

Die Bestimmung des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GMV setzt nicht voraus, dass der Dritte konkrete Vorstellungen von der fraglichen Rechtshandlung hat. Es genügt, dass er die Umstände kennt, die auf die Vornahme der Rechtshandlung schließen lassen.

BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 – I ZB 16/14 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE

Amtliche Leitsätze:

a) Der Grundsatz, dass allein wegen der Übereinstimmung in einem schutzunfähigen Bestandteil keine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit angenommen werden kann, ist nicht ohne weiteres und einschränkungslos auf die Fallkonstellation übertragbar, dass der potentiell kollisionsbegründende schutzunfähige Bestandteil nicht in der Klage- oder Widerspruchsmarke, sondern in der angegriffenen Marke enthalten ist.

b) Ein schutzunfähiger Bestandteil einer angegriffenen Wort-Bild-Marke kann prägende und damit kollisionsbegründende Wirkung haben, wenn dieser Bestandteil zwar vom Verkehr als beschreibend erkannt, aufgrund der besonderen graphischen Gestaltung jedoch als das dominierende Element wahrgenommen wird, weil weitere schutzfähige Bestandteile in der zusammengesetzten Marke fehlen.

BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 – I ZR 23/14 – Bounty

Amtlicher Leitsatz:

Besteht zwischen einer verkehrsdurchgesetzten dreidimensionalen Klagemarke und der beanstandeten, für identische Waren verwendeten Form eine hochgradige Zeichenähnlichkeit, so ist im Regelfall davon auszugehen, dass der Verkehr nicht nur die Form der Klagemarke, sondern auch die angegriffene Gestaltung als herkunftshinweisend wahrnimmt (Fortführung von BGH, Urteil vom 25. Januar 2007 – I ZR 22/04, BGHZ 171, 89 Rn. 31 – Pralinenform I;
Urteil vom 22. April 2010 – I ZR 17/05, GRUR 2010, 1103 Rn. 28 = WRP 2010, 1508 – Pralinenform II).

BGH, Urteil vom 23. September 2015 – I ZR 15/14 – Amplidect/ampliteq

Amtlicher Leitsatz:

Eine Verletzungshandlung, die während der Geltung einer später für nichtig erklärten Gemeinschaftsmarke und noch vor der Eintragung der aus der Gemeinschaftsmarke im Wege der Umwandlung gemäß Art. 112 Abs. 1 Buchst. b EGV
207/2009 hervorgegangenen deutschen Klagemarke stattgefunden hat, löst weder Ansprüche wegen Verletzung der gemäß Art. 55 Abs. 2 EGV 207/2009 mit Wirkung ex tunc für nichtig erklärten Gemeinschaftsmarke noch Ansprüche nach dem Markengesetz wegen Verletzung der zu diesem Zeitpunkt noch nicht
eingetragenen deutschen Klagemarke aus.

BGH, Urteil vom 2. April 2015 – I ZR 59/13 – Springender Pudel

Amtliche Leitsätze:

a) Sind bei einem aus einem Wort und einem Bild bestehenden Zeichen die Komposition des Gesamterscheinungsbildes, die Anordnung der Markenbestandteile sowie der Wortanfang mit einer bekannten Wort-Bild-Marke identisch (hier: Bildbestandteil eines Tiers im Sprung aus derselben Perspektive, in derselben Haltung und in derselben Sprungrichtung), kann von bildlicher Zeichenähnlichkeit auszugehen sein.

b) Der Inhaber einer bekannten Marke kann die Löschung einer Marke auch dann verlangen, wenn keine Verwechslungsgefahr vorliegt, die Ähnlichkeiten zwischen den Kollisionszeichen aber so groß sind, dass die angesprochenen Verkehrskreise das angegriffene Zeichen mit der bekannten Marke gedanklich verknüpfen.

c) Der durch die Eigentumsgarantie geschützte Inhaber einer bekannten Marke muss es nicht dulden, dass für ein sein Markenrecht verletzendes Zeichen Registerschutz für identische oder ähnliche Waren begründet wird, auch wenn das Zeichen in humorvoller Weise auf die bekannte Marke anspielt und als Markenparodie in den Schutzbereich der Kunstfreiheit fällt.

BGH, Urteil vom 23. September 2015 – I ZR 78/14 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot

Amtliche Leitsätze:

a) Bei der Frage, ob ein Markenverletzungsverfahren im Hinblick auf ein gegen die Klagemarke gerichtetes Löschungsverfahren auszusetzen ist, ist im Rahmen der Abwägung zugunsten des Klägers zu berücksichtigen, ob durch die während der Verfahrensaussetzung andauernde Verwendung des angegriffenen Zeichens mit einer Schwächung der Klagemarke zu rechnen ist und ob der Kläger noch weitere Ansprüche aufgrund anderer Kennzeichenrechte verfolgt, die durch das Löschungsverfahren nicht betroffen sind.

b) Werden in einem Rechtsstreit zwei Streitgenossen gemeinsam verklagt und setzt das Gericht den Rechtsstreit gegen einen Streitgenossen gemäß § 148 ZPO aus, ist ein Teilurteil gegen den anderen Streitgenossen nicht zulässig, wenn dadurch die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen begründet wird. Das ist der Fall, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass es für die Ansprüche gegen beide Streitgenossen auf den Bestand, die Kennzeichnungskraft und Bekanntheit der Klagemarke ankommt.

c) Die Anforderungen an die Bestimmtheit eines Unterlassungsantrags unterscheiden sich bei der vorbeugenden Unterlassungsklage regelmäßig nicht von denjenigen einer Verletzungsunterlassungsklage.

d) Bei der Verwendung eines Zeichens in einer reinen Imagewerbung eines Unternehmens kann eine Zeichenbenutzung für Waren oder Dienstleistungen zu verneinen sein.

e) Wird ein Kollisionszeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen eingesetzt, ist ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG mangels markenmäßiger Benutzung nicht gegeben. Es kommt jedoch ein Unterlassungsanspruch in entsprechender Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in Betracht, wenn es sich bei dem verletzten Zeichen um eine bekannte Marke handelt.