BGH, I ZB 80/19 – YOOFOOD/YO

BGH, Beschluss vom 9. Juli 2020 – I ZB 80/19 – YOOFOOD/YO

Amtlicher Leitsatz:

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr von sich gegenüberstehenden Kennzeichen sind beschreibende Bestandteile nicht von vornherein und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen. Das schließt es allerdings nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können. Von diesem Maßstab ist auch auszugehen, wenn es um die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen zu einem Wort zusammengesetzten Zeichens geht.

BGH, I ZR 117/17 – ÖKO-TEST II

BGH, Urteil vom 12. Dezember 2019 – I ZR 117/17 – ÖKO-TEST II

Amtliche Leitsätze:

a) Zwischen einer Marke, die ein Testlogo darstellt, und einem Zeichen, das dieses um die Angaben zum Testergebnis und der Fundstelle ergänzte Testlogo wiedergibt, besteht keine Zeichenidentität, wenn die hinzugefügten beschreibenden Angaben nicht so geringfügig sind, dass sie dem Durchschnittsverbraucher entgehen können.

b) Ein Händler, der im Rahmen seines Warenangebots über die Eigenschaften einer Ware wie deren Bewertung in einem von Dritten durchgeführten Test informiert, erbringt neben der Handelsdienstleistung nicht zugleich die Dienstleistung der Verbraucherberatung und -information.

BGH, I ZB 83/18 – Kosten des Patentanwalts V

BGH, Beschluss vom 9. Mai 2019 – I ZB 83/18 – Kosten des Patentanwalts V

Werden in erster Linie nichtkennzeichenrechtliche Ansprüche (hier: namensrechtliche Ansprüche) und hilfsweise kennzeichenrechtliche Ansprüche (hier: markenrechtliche Ansprüche) geltend gemacht, können die Kosten, die durch
die Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind, nach § 104 ZPO in Verbindung mit § 140 Abs. 3 MarkenG gegen den Prozessgegner nur festgesetzt werden, wenn über die kennzeichenrechtlichen Hilfsansprüche eine gerichtliche
Entscheidung mit einer entsprechenden Kostengrundentsche

BGH, I ZR 61/18 – Kühlergrill

BGH, Urteil vom 7. März 2019 – I ZR 61/18 – Kühlergrill

Amtliche Leitsätze:

a) Die Schutzschranke des Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF greift nur ein, wenn das einer fremden Unionsmarke ähnliche Zeichen (auch) als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, im geschäftlichen Verkehr benutzt worden ist. Bei einem Ersatzteil (hier: Kühlergrill), das sich nicht ausschließlich in der Wiedergabe einer Marke erschöpft, sondern eine Aufnahmevorrichtung für die Verkörperung der Unionsmarke (hier: AudiEmblem) enthält und diese erkennen lässt, kann dies nicht von vornherein verneint werden (Fortführung BGH, Urteil vom 12. März 2015 – I ZR 153/14, BGHZ 205, 1 Rn. 33 – BMW-Emblem).

b) Kann im Text eines Internetangebots deutlich gemacht werden, dass ein beworbenes Ersatzteil für bestimmte Fahrzeugmodelle geeignet ist, besteht keine Notwendigkeit, auf dem Ersatzteil eine Aufnahmevorrichtung in Form der Marke des Fahrzeugherstellers anzubringen, um auf diese Zweckbestimmung hinzuweisen.

BGH, I ZR 212/17 – Bewässerungsspritze

BGH, Beschluss vom 6. Juni 2019 – I ZR 212/17 – Bewässerungsspritze

Amtliche Leitsätze:

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78 vom 24. März 2009, S. 1) und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. L 154 vom 16. Juni 2017, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist im Falle einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke, die vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhoben worden ist, die Festlegung des Zeitpunkts, der im Rahmen der Anwendung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a UMV für die Berechnung des Nichtbenutzungszeitraums maßgeblich ist, von den Regelungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung sowie der Unionsmarkenverordnung erfasst?

2. Falls Frage 1 zu bejahen ist: Ist bei der Berechnung des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a UMV im Falle einer vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhobenen Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke auf den Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage oder den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abzustellen?

 

BGH, I ZB 34/17 – KNEIPP

BGH, Beschluss vom 14. Februar 2019 – I ZB 34/17 – KNEIPP

Amtliche Leitsätze:

a) Die Feststellung, dass ein Name als Synonym für eine bestimmte Methode benutzt wird und sich zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt hat, unterliegt strengen Anforderungen. Solange noch ein beteiligter Verkehrskreis an der Bedeutung des Wortes als Hinweis auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Betrieb festhält, kann von einer solchen Entwicklung nicht ausgegangen werden.

b) Wird ein mit einer älteren Marke identisches Zeichen in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen, kann die durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Ermittlung der prägenden Bestandteile eines jüngeren Zeichens berücksichtigt werden. Es kann jedoch nicht generell der Schluss gezogen werden, dass ein in ein Gesamtzeichen aufgenommenes Zeichen dieses stets prägt, wenn es infolge Benutzung über gesteigerte oder zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Es ist vielmehr das jeweils in Rede stehende Gesamtzeichen in den Blick zu nehmen und im Einzelfall zu prüfen, ob alle anderen Bestandteile dieses Gesamtzeichens weitgehend in den Hintergrund treten (Klarstellung zu BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 48 = WRP 2013, 1038 – Culinaria/Villa Culinaria).

BGH, I ZB 96/16

BGH, Beschluss vom 11. Oktober 2017 – I ZB 96/16

Amtliche Leitsätze:

a) Die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch die ein fortdauernder Störungszustand geschaffen wurde, ist auch dann, wenn sie in einer einstweiligen Verfügung enthalten ist, mangels abweichender Anhaltspunkte dahin auszulegen, dass sie neben der Unterlassung derartiger Handlungen auch die Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des Störungszustands umfasst.

b) Eine im Verfügungsverfahren grundsätzlich unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache liegt regelmäßig dann nicht vor, wenn der Schuldner die von ihm vertriebenen Waren aufgrund der gegen ihn ergangenen einstweiligen Verfügung nicht bei seinen Abnehmern zurückzurufen, sondern diese lediglich aufzufordern hat, die erhaltenen Waren im Hinblick auf die einstweilige Verfügung vorläufig nicht weiterzuvertreiben.

BGH, Urteil vom 19. Juli 2018 – I ZR 268/14 – Champagner Sorbet II

BGH, Urteil vom 19. Juli 2018 – I ZR 268/14 – Champagner Sorbet II

Amtliche Leitsätze:

§ 135 MarkenG ist auf Verstöße gegen die in Art. 118m der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 und Art. 103 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 geregelten Verletzungstatbestände analog anzuwenden. Für die tatsächlichen Voraussetzungen solcher Verstöße ist der Kläger darlegungs- und beweisbelastet.

Das Ansehen der geschützten Ursprungsbezeichnung „Champagne“ wird bei der Verwendung für ein als „Champagner Sorbet“ bezeichnetes Produkt, das als Zutat Champagner enthält, unter Verstoß gegen Art. 118m Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 und Art. 103 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 ausgenutzt, wenn die Zutat Champagner nicht den Geschmack des Produkts bestimmt.

Die Zutat Champagner bestimmt nicht den Geschmack eines als „Champagner Sorbet“ bezeichneten Produkts, wenn das Produkt zwar einen weinerzeugnisartigen Geschmack aufweist, dieser aber nicht vorrangig durch Champagner, sondern durch andere Inhaltsstoffe hervorgerufen wird. Hierzu ist in einem ersten Schritt der Geschmack des Produkts festzustellen. In einem zweiten Schritt, der die Einholung eines
Sachverständigengutachtens erfordern kann, ist der Ursache des Geschmacks nachzugehen.

Bestimmt die Zutat Champagner nicht den Geschmack eines als „Champagner Sorbet“ bezeichneten Produkts, so liegt regelmäßig zugleich eine Irreführung im Sinne des Art. 118m Abs. 2 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 und des Art. 103 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 vor.

BGH, I ZB 3/17 – Traubenzuckertäfelchen

BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017 – I ZB 3/17 – Traubenzuckertäfelchen

Amtliche Leitsätze:

a) Nur solche Formgestaltungen sind technisch bedingt und vom Markenschutz gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen, bei denen die von der Form erzeugte Wirkung technischer Natur ist. Vermittelt ein wesentliches Merkmal der Form allein geschmackliche, optische oder haptische Sinneseindrücke, liegen darin Wirkungen auf nichttechnischem Gebiet, so dass das Schutzhindernis nicht eingreift.

b) Im Löschungsverfahren bilden die drei in § 3 Abs. 2 MarkenG angeführten Schutzhindernisse keinen einheitlichen Streitgegenstand. Dem Bundespatentgericht ist es deshalb verwehrt, ein vom Löschungsantragsteller nicht geltend gemachtes Schutzhindernis von Amts wegen zu prüfen.