BGH, Urteil vom 8. Januar 2014 – I ZR 38/13 – Probiotik

Amtliche Leitsätze:

a) Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist für die Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG maßgeblich, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Marken auf der Produktverpackung in der Praxis regelmäßig nicht isoliert verwendet werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren An-gaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten.

b) Ist eine Bezeichnung aus zwei Wortzeichen gebildet, die jeweils für sich genommen und eindeutig räumlich zugeordnet mit dem Zusatz ® versehen und zudem durch ein Pluszeichen im Sinne einer gleichwertigen Aufzählung verbunden sind (hier: „PRAEBIOTIK® + PROBIOTIK®“), bestehen deutliche Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Verkehr in der benutzten Form zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht.

BGH, Beschluss vom 6. November 2013 – I ZB 59/12 – smartbook

Amtliche Leitsätze:

a) Für die Beurteilung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG einerseits und der Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 1 und 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG andererseits gelten keine unterschiedlich strengen Maßstäbe. Die jeweiligen Eintragungshindernisse sind vielmehr unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt.

b) Im Löschungsverfahren muss auch bei einem lange zurückliegenden Eintragungsverfahren das Vorliegen eines Schutzhindernisses zum Zeitpunkt der Markenanmeldung zuverlässig festgestellt werden. In Zweifelsfällen darf eine Löschung der Marke nicht erfolgen.

c) Eine dem Eintragungsverfahren nachfolgende, die Waren oder Dienstleistungen beschreibende Verwendung des Markenworts ist kein Indiz für das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke, wenn die beschreibende Verwendung vom Löschungsantragsteller veranlasst worden ist.

d) Weist eine Wortfolge (hier: smartbook for smart people) einen unterscheidungskräftigen Bestandteil auf (hier: smartbook), wird dies im Regelfall dazu führen, dass auch der Wortfolge in ihrer Gesamtheit die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht fehlt

BGH, Beschluss vom 6. November 2013 – I ZB 63/12 – DESPERADOS/DESPERADO

Amtlicher Leitsatz:

Bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit darf der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren ver-leiten, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können. Entsprechendes gilt für die Verhältnisse beim Vertrieb der Waren, denen bei der Beurteilung der Frage, ob die Waren einander ähnlich sind, häufig nur ein geringeres Gewicht zukommt.

BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 – I ZB 65/12 – test

Amtliche Leitsätze:

a) Der Zeitpunkt der Anmeldung der Marke ist im Eintragungsund Löschungsverfahren für die Prüfung maßgeblich, ob das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden ist, wenn der Anmelder sich nicht mit einer Zeitrangverschiebung nach § 37 Abs. 2 MarkenG einverstanden erklärt hat.

b) Liegt der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG im Eintragungsoder Löschungsverfahren ein Meinungsforschungsgutachten zugrunde, ist bei einer statistisch ausreichend großen Stichprobe vom ermittelten Durchschnittswert ohne Berücksichtigung der Fehlertoleranz auszugehen.

c) Wird die Streitmarke zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) nicht mehr isoliert, sondern nur noch als Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens benutzt, kann aufgrund der Verwendung des zusammengesetzten Zeichens auf eine fortbestehende Verkehrsdurchsetzung der Streitmarke nur geschlossen werden, wenn diese in dem zusammengesetzten Zei-chen nicht dergestalt aufgeht, dass sie nicht mehr als Herkunftshinweis wahrge-nommen wird.

BPatG, Beschl. v. 31. Januar 2014 – 25 W (pat) 561/12 – Gustav Mahler – Röslein

Amtliche Leitsätze:

1. Da absolute Schutzhindernisse einschließlich des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen sind, dürfen Namen berühmter Persönlichkeiten der Zeitgeschichte nicht monopolisiert werden, wenn auf Seiten der Wettbewerber ein berechtigtes gewerbliches Interesse an der Verwendung dieses Namens in einem entsprechenden Waren- und/oder Dienstleistungszusammenhang erkennbar ist.

2. Solchen Namen (hier des Komponisten „Gustav Mahler“) fehlt im Zusammenhang mit Waren, die bei entsprechenden personenbezogenen Veranstaltungen (wie z.B. Festspielen, Festwochen, Jubiläumsveranstaltungen usw.) als Merchandisingprodukte in Betracht kommen (hier u.a: Seifen, künstliche Blumen, Schokoladewaren), jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Abgrenzung zu BPatG, GRUR 2018, 518 – Karl May). Dies gilt erst recht für Wortkombinationen, bei denen der berühmte Name mit einem rein produktbezogenen Hinweis in Bezug auf die Art, Form oder sonstige Gestaltung der be-anspruchten Waren (hier: Röslein) verbunden ist.

BPatG, Urt .v. 16. Januar 2014, 25 W (pat) 72/12 – PANTOPREM / PANTOPAN

Amtliche Leitsätze:

1. Im Arzneimittelbereich verfügen Marken, die entsprechend der in diesem Bereich verbreiteten und allgemein bekannten Markenbildungspraxis aus den Anfangssilben von Wirkstoffbezeichnungen mit weiteren nachfolgenden Wortelementen zu einem Phantasiewort verbunden sind, grundsätzlich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

2. Bei derart gebildeten Marken(-wörtern) ist aber davon auszugehen, dass aufgrund dieser Markenbildungs-Praxis im Zusammenhang mit der großen Bedeutung und auch allgegenwärtigen Präsenz der einschlägigen Wirkstoffbezeichnungen nicht nur die Fachkreise der Ärzte und Apotheker, sondern auch die betroffenen Verkehrskreise der Patienten bei der betrieblichen Zuordnung ent-sprechend gekennzeichneter Präparate ihre Aufmerksamkeit nicht schwerpunktmäßig auf den ansonsten üblicherweise bzw. erfahrungsgemäß stärker beachteten Markenanfang lenken, sondern in besonderer Weise auch die weiteren Zeichenbestandteile beachten. Auch deutliche Abweichungen nur in der Schlusssilbe können dann im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr stärker ins Gewicht fallen und den Ausschlag für die Verneinung der Verwechslungsgefahr geben.

3. PANTOPREM für „Magen-Darm-Präparate“ nicht verwechselbar ähnlich mit PANTOPAN für Magen- Darmtherapeutika (wegen des in diesem Indikationsbe-reich einschlägigen Wirkstoffs „Pantoprazol“).

BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 – I ZR 51/12 – Davidoff Hot Water

Amtliche Leitsätze:

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung des Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 195 vom 2. Juni 2004, S. 16) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen, dass diese Vorschrift einer nationalen Regelung entgegensteht, die einem Bankinstitut in einem Fall wie dem Ausgangsverfahren gestattet, eine Auskunft nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. c dieser Richtlinie über Namen und Anschrift eines Konto-inhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis zu verweigern?

Aus der Beschlussbegründung:

Aus Sicht des Senats überwiegen vorliegend die Interessen der Klägerin am Schutz ihres geistigen Eigentums und an einem effektiven Rechtsbehelf bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche wegen des Vertriebs markenrechtsverletzender Ware die Interessen der Beklagten und ihres Kunden am Schutz der in Rede stehenden Kontostammdaten. Die Offenbarung von Namen und An-schrift des Inhabers eines Kontos, das im Zusammenhang mit einer offensichtlichen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums benutzt und dessen Nummer anlässlich der Verwendung dem Kläger schon bekannt geworden ist,