BGH, I ZR 133/13 – Keksstangen

BGH, Urteil vom 23. Oktober 2014 – I ZR 133/13 – Keksstangen

Amtliche Leitsätze:

a) Eine Erstbegehungsgefahr des Bewerbens, Anbietens, Vertreibens und Inverkehrbringens gegenüber inländischen Verbrauchern folgt nicht ohne weiteres aus der Präsentation des Produkts (hier: Keksstangen) auf einer internationalen, ausschließlich dem Fachpublikum zugänglichen Messe.

b) Die bei einem Fachpublikum vorhandenen Kenntnisse der am Markt vertretenen Produkte, ihrer Gestaltung und ihrer Herkunft stehen auch im Hinblick auf nahezu identische Nachahmungsprodukte regelmäßig der Annahme einer unmittelbaren Verwechslung mit dem Originalprodukt und der irrtümlichen Annahme von geschäftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen den beteiligten Unternehmen entgegen, wenn die Produkte in Packungen mit gegenüber dem Originalprodukt deutlich unterschiedlichen Herkunftshinweisen vertrieben werden.

BGH, I ZB 61/13 – Langenscheidt-Gelb

BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2014 – I ZB 61/13 – Langenscheidt-Gelb

Amtliche Leitsätze:

a) Für eine markenmäßige Verwendung einer Farbe spricht deren langjährige und durchgängige Verwendung durch den Marktführer im gesamten Produktsegment (hier: zweisprachige Wörterbücher in Printform). In diesem Fall steht der Annahme einer markenmäßigen Ver-wendung der Umstand nicht entgegen, dass die Farbe zusammen mit weiteren Kennzeichen verwendet wird.

b) Ob der Verbraucher in einer konturlosen Farbmarke einen betrieblichen Herkunftshinweis sieht, kann durch demoskopische Untersuchungen nur festgestellt werden, wenn Gegenstand der Befragung ein Muster der Farbe und nicht die konkrete Form der Verwendung zusammen mit weiteren Zeichen ist.

c) Für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG ist kein deutlich über 50% liegender Durchsetzungsgrad erforderlich.

d) Liegt zwischen Anmeldetag und Zeitpunkt der Fertigung eines demoskopischen Gutachtens ein großer Zeitraum (hier: 13 Jahre), schließt dies grundsätzlich die Annahme aus, dass das Ergebnis des Gutachtens auf den Anmeldetag bezogen werden kann. Etwas anderes kann nur in besonderen, an strenge Voraussetzungen geknüpften Fallgestaltungen gelten. Von einem solchen Ausnahmefall ist auszugehen, wenn in speziellen Warenbereichen die in Frage stehenden Produkte sich nicht rasch ändern, die Marktentwicklung über lange Zeit-räume zuverlässig beurteilt werden kann und die für die Verkehrsdurchsetzung sprechenden Umstände eindeutig sind.

BGH, I ZR 29/13 – RESCUE-Produkte

BGH, Beschluss vom 12. März 2015 – I ZR 29/13 – RESCUE-Produkte

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung der Art. 4
Abs. 3, Art. 10 Abs. 3, Art. 5 Abs. 1 Buchst. a, Art. 6 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 2
der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006
des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 20. Dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben
über Lebensmittel (ABl. Nr. L 404 vom 30. Dezember 2006, S. 9) in der
zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 1047/2012 der Kommission vom
8. November 2012 (ABl. Nr. L 310 vom 9. November 2012, S. 36) geänderten
Fassung folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Sind in Pipettenfläschchen mit einem Inhalt von 10 oder 20 ml und
als Spray über Apotheken vertriebene, als Spirituosen bezeichnete
Flüssigkeiten mit einem Alkoholgehalt von 27 Volumenprozent
Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent
im Sinne von Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EG)
Nr. 1924/2006, wenn nach den auf ihren Verpackungen gegebenen
Dosierungshinweisen

a) vier Tropfen der Flüssigkeit in ein Wasserglas zu geben und
über den Tag verteilt zu trinken oder bei Bedarf vier Tropfen
unverdünnt zu sich zu nehmen sind,

b) zwei Sprühstöße der als Spray vertriebenen Flüssigkeit auf
die Zunge zu geben sind?

2. Falls die Fragen zu 1 a und b zu verneinen sind:
Müssen auch bei Verweisen auf allgemeine, nicht spezifische Vorteile
im Sinne des Art. 10 Abs. 3 der Verordnung (EG)
Nr. 1924/2006 Nachweise im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a
und Art. 6 Abs. 1 dieser Verordnung vorliegen?

3. Gilt die Bestimmung des Art. 28 Abs. 2 Halbs. 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1924/2006, wenn das betreffende Produkt unter seinem
Markennamen vor dem 1. Januar 2005 nicht als Lebensmittel,
sondern als Arzneimittel vermarktet wurde?

BGH, I ZB 38/14 – Flugkosten

BGH, Beschluss vom 6. November 2014 – I ZB 38/14 – Flugkosten

Amtliche Leitsätze:

Bei der Frage, ob zu den erstattungsfähigen Reisekosten eines Rechtsanwalts zur Terminswahrnehmung die Kosten einer Flugreise zählen, ist die Zeitersparnis gegenüber anderen Beförderungsmitteln zu berücksichtigen.

Die Kosten der Einschaltung eines Unterbevollmächtigten zur Terminswahrnehmung sind bis 110% der fiktiven Reisekosten des Hauptbevollmächtigten zur Terminswahrnehmung erstattungsfähig.

BGH, I ZR 26/13 – Kostenlose Zweitbrille

BGH, Urteil vom 6. November 2014 – I ZR 26/13 – Kostenlose Zweitbrille

Amtliche Leitsätze:

a) Die naheliegende Möglichkeit, dass sich ein Verbraucher wegen einer zusätzlich angebotenen kostenlosen Zweitbrille für das entsprechende Angebot entscheidet, ohne zuvor zu prüfen, ob das Angebot eines anderen Unternehmens seinen Bedürfnissen besser entspricht, begründet die für die Anwendung des § 7 Abs. 1 Satz 1 HWG erforderliche abstrakte Gefahr einer unsachlichen Beeinflussung des Werbeadressaten.

b) Ein nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b HWG zulässiger Mengenrabatt liegt vor, wenn zu einem Einzelstück ein gleiches Produkt als Zuwendung gewährt wird, so dass der Empfänger insgesamt zwei gleiche Waren erhält.

c) Eine gleiche Ware im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b HWG setzt voraus, dass es sich um eine Ware in identischer Qualität wie die entgeltlich abgegebene Ware handelt.

BGH, X ZR 69/13 – Audiosignalcodierung: Mittelbare Patentverletzung

BGH, Urteil vom 3.2.2015 – Audiosignalcodierung:

Leitsätze:

a) Ein Mittel bezieht sich nicht schon dann auf ein wesentliches Element der Erfindung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG, wenn es zur Verwirklichung eines Verfahrensschritts eingesetzt wird, der den im Patentanspruch eines Verfahrenspatents vorgesehenen Schritten vorausgeht. Dies gilt auch dann, wenn der vorgelagerte Schritt notwendig ist, um die im Patentanspruch vorgesehenen Schritte ausführen zu können, und wenn das Mittel aufgrund seiner konkreten Ausgestaltung ausschließlich zu diesem Zweck eingesetzt werden kann.

b) Ein Mittel, mit dem bestimmte Verfahrensschritte bei der Übertragung eines Audiosignals ausgeführt werden, bezieht sich nicht auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn das Patent zwar ein Übertragungsverfahren schützt, im Patentanspruch aber nur andere Schritte dieses Verfahrens näher festgelegt sind und die Ausgestaltung der Verfahrensschritte, auf die sich das Mittel bezieht, für die Verwirklichung der Erfindung nicht von Bedeutung ist.

c) Wer im Ausland ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, an einen Dritten liefert, der es mit seinem Wissen und Wollen zur Benutzung der Erfindung in Deutschland weiterliefert, veranlasst eine Lieferung des Mittels im Geltungsbereich des Patentgesetzes.

Anmerkungen:

Die Leitsatzentscheidung BGH, Urteil vom 3.2.2015 – Audiosignalcodierung dürfte eine der wichtigsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zur mittelbaren Patentverletzung der jüngeren Zeit sein.

Drei Anmerkungen zu dieser Entscheidung:

1. Der Patentanspruch des Klagepatents betraf ein Übertragungsverfahren für Audiodaten. Der Patentanspruch enthielt die coderseitigen und die decoderseitigen Verfahrensschritte der Übertragung.

Für das Übertragungsverfahren nötig, aber nicht im Anspruch enthalten waren darüber hinaus die Modulierung der codierten Daten auf ein Trägersignal und die entsprechende Demodulierung auf der Seite des Decoders.

Im Patentverletzungsverfahren wurden verschiedene Ausführungsbeispiele angegriffen: Zunächst gab es angegriffene Ausführungsformen, bei denen die Kombination aus einem Gerät zur Demodulation (typischerweise ein USB-Stick) und eine Software zur Decodierung angeboten wurde. Diese Ausführungsbeispiele stellten eine mittelbare Patentverletzung dar.

Darüber hinaus gab es jedoch angegriffene Ausführungsformen, bei denen nur das Gerät zur Demodulation (typischerweise ein USB-Stick) geliefert wurde. Die Decodierung wurde von anderer Software (z.B. Windows Media Player) ausgeführt, die nicht zur angebotenen Ausführungsform gehörten. Für diese wurde die Verletzung verneint.

2. Ein bedeutender Aspekt dieser Entscheidung liegt nach meiner Auffassung darin, dass der BGH klarstellt, dass auch bei mittelbarer Patentverletzung eines Verfahrensanspruchs nicht erforderlich ist, dass die beanspruchten Verfahrensschritte von ein- und derselben Person ausgeführt werden müssen. Eine mittelbare Patentverletzung kommt auch dann in Betracht, wenn ein wesentliches Mittel zur Realisierung eines Verfahrens angeboten oder geliefert wird, wenn die Verfahrensschritte dieses Verfahrens von zwei oder mehr unterschiedlichen Personen ausgeführt werden (vorliegend: Codierung durch eine Sendeanstalt, Decodierung durch die Software auf dem Computer des Benutzers). Dies ist eine Folge der vom BGH bejahten Möglichkeit der nebentäterschaftlichen Haftung für Patentverletzungen (BGH, Urteil vom 27. Februar 2007 – X ZR 113/04 Rn. 19 – Rohrschweißverfahren; BGH, Urteil vom 17. September 2009 – Xa ZR 2/08 Rn. 34 – MP3-Player-Import).

Dies ist für die Praxis des Patentverletzungsverfahrens insofern von Bedeutung, als die deutsche Praxis sich von der höchstrichterlichen Rechtsprechung des U.S. Supreme Court unterscheidet. Die Entscheidung US Supreme Court – LIMELIGHT NETWORKS scheint darauf hinzudeuten, dass eine mittelbare Verletzung eines Verfahrensanspruchs nur in Betracht kommt, wenn alle Verfahrensschritte des Patentanspruchs von derselben Person ausgeführt werden („single entity“-Theorie). So führt der Supreme Court in Abschnitt II.A der Entscheidung aus:

… there has simply been no infringement of the method in which respondents have staked out an interest, because the performance of all the patent’s steps is not attributable to any one person. And, as both the Federal Circuit and respondents admit, where there has been no direct infringement, there can be no inducement of infringement under §271(b).

3. Ein weiterer bedeutender Aspekt der BGH-Entscheidung: Der allgemeine Ansatz bei der patentanwaltlichen Praxis des Patent-Drafting ist, dass in den Patentansprüche meist gilt: „weniger ist mehr“. Überflüssige Merkmale sind aus den Ansprüchen wegzulassen.

In dem dieser BGH-Entscheidung zugrundeliegenden Fall hätte jedoch die mittelbare Patentverletzung durch diejenigen Ausführungsformen, die nur den Demodulierer, aber nicht den Decoder enthielten, wohl nicht mit der vom BGH gegebenen Begründung verneint worden können. Möglicherweise wäre die Entscheidung also anders ausgefallen, wenn der Patentanspruch nicht nur die Codierung und Decodierung der Daten, sondern auch die Modulations- und Demodulationsschritte, wenn auch nur in allgemeiner und breiter Form, enthalten hätte.

BGH, X ZR 76/13 – Stabilisierung der Wasserqualität

BGH, Urteil vom 3. Februar 2015 – X ZR 76/13 – Stabilisierung der Wasserqualität

Amtliche Leitsätze:

a) Ob eine Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fach-mann sie ausführen kann, ist ebenso eine Rechtsfrage wie die Frage, ob dem Gegenstand eines Patents Patentfähigkeit zukommt.

b) Die Ausführbarkeit der in einem Patentanspruch umschriebenen technischen Lehre darf nicht mit der Erreichbarkeit derjenigen Vorteile gleichgesetzt wer-den, die der Erfindung in der Beschreibung zugeschrieben werden.

BGH, I ZR 162/13 – Combiotik

BGH, Urteil vom 9. Oktober 2014 – I ZR 162/13 – Combiotik

Amtliche Leitsätze:

a) Wird die Bezeichnung „Combiotik®“ zusammen mit den Bezeichnungen „Praebiotik®“ und „Probiotik®“ für Babynahrung verwendet und versteht der Verkehr dies dahin, dass in dem so bezeichneten Produkt präbiotische und probiotische Inhaltsstoffe kombiniert verwendet werden, handelt es sich bei „Combiotik®“ in dieser konkreten Verwendungsform um eine gesundheitsbezogene Angabe im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 (Fortführung von BGH, Urteil vom 26. Februar 2014 I ZR 178/12, GRUR 2014, 500 – Praebiotik).

b) Die Annahme einer üblichen Bezeichnung einer Zutat im Sinne von § 6 Abs. 3 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nr. 1 LMKV setzt voraus, dass die Zutat nach allgemeiner Verkehrsauffassung mit dieser Bezeichnung eindeutig und unmissverständlich identifiziert werden kann. Die allgemeine Verkehrsauffassung richtet sich nach der Anschauung aller am Verkehr mit Lebensmitteln beteiligten Verkehrskreise, zu denen die Lebensmittel- und Ernährungswirtschaft, der Handel und die Verbraucher zählen. Für die Verkehrsüblichkeit einer Bezeichnung sprechen vor allem regelmäßiger und weit verbreiteter Gebrauch, über den unter anderem Koch- und Fachwörterbücher, Lexika und die Leitsätze der Deutschen Lebensmittelbuchkommission Aufschluss geben können.

c) Für die Annahme einer beschreibenden Verkehrsbezeichnung im Sinne von § 6 Abs. 3 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nr. 2 LMKV ist erforderlich, dass die charakteristische Besonderheit der Zutat zum Ausdruck kommt, aufgrund derer sie von ähnlichen und deshalb verwechselbaren Erzeugnissen eindeutig unterschieden werden kann. Die Angabe eines bloßen Oberbegriffs für eine bestimmte Gattung, der die konkrete Zutat nicht identifiziert oder individualisiert, genügt nicht.

BGH X ZR 81/31 – Kochgefäß: Äquivalente Patentverletzung

In dem Urteil BGH X ZR 81/31 – Kochgefäß vom 13.1.2015 beschäftigt sich der Bundesgerichtshof erneut mit Fragen der äquivalenten Patentverletzung. Über die Leitsätze wurde bereits auf diesem Blog berichtet.

Das Berufungsgericht hatte die äquivalente Verletzung bejaht, das Berufungsurteil aber maßgeblich auf die Verwirklichung der Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs und die damit erzielten „erfindungswesentlichen“ Wirkungen gestützt.

Nach Auffassung des Revisionsgerichts wurden Unterschiede im Oberbegriff und die damit erzielten Wirkungen vom Berufungsgericht nicht ausreichend berücksichtigt. Entsprechend erhebt der Senat zum Leitsatz:

1. Zur Prüfung der Gleichwirkung ist es erforderlich, den Patentanspruch darauf zu untersuchen, welche der Wirkungen, die mit seinen Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe erfindungsgemäß zusammenkommen müssen. Die Gesamtheit dieser Wirkungen repräsentiert die patentgemäße Lösung; ihre weitere Unterteilung in „erfindungswesentliche“ und „zusätzliche“ Wirkungen ist verfehlt.

Dies zeigt wieder einmal, wie viel Bedacht der Patentanmelder und sein Vertreter nicht nur bei der Formulierung des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs, sondern auch bei der Formulierung des Oberbegriffs, der den nächstliegenden Stand der Technik wiedergibt, walten lassen muss. Nur wenn überflüssige Einschränkungen im Oberbegriff des Patentanspruchs vermieden werden, kann der Anmelder das Risiko minimieren, dass ein potenzieller Verletzer durch Abwandlungen, die nicht den Kern der Erfindung betreffen, den Schutz des Patentes leicht umgehen kann.

Der zweite Leitsatz betont, dass der Gutglaubensschutz nach Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG a.F. auch für denjenigen streitet, der die fehlerhafte Übersetzung nicht kannte, in Kenntnis derselben aber zu dem Schluss hätte kommen dürfen, das Patent würde einen anderen Gegenstand als den nach der Sprache des Erteilungsverfahrens tatsächlich beanspruchten Gegenstand schützen.