Zum 1. Januar 2016 sind Änderungen im PACE-Verfahren am EPA in Kraft getreten. Insbesondere führt ein Fristgesuch im Prüfungsverfahren nunmehr zum Verlust des PACE-Status (Ziffer 4 der Mitteilung des EPA über das PACE-Programm), wobei anschließend kein weiterer PACE-Antrag gestellt werden kann, um die Prüfung erneut nach dem PACE-Programm zu beschleunigen (Ziffer 2 der Mitteilung des EPA über das PACE-Programm).

Die Regelung, dass eine Anmeldung nach einem Fristgesuch aus dem PACE-Programm entfernt wird, gilt auch für solche Anmeldungen, für die bereits vor dem 1. Januar 2016 ein PACE-Antrag gestellt wurde (Ziffer 17 der Mitteilung des EPA über das PACE-Programm).

Das EPA hatte erst zum 1.1.2014 seine Praxis im Hinblick auf handschriftliche Änderungen dahingehend geändert, dass in strikter Anwendung von Regel 50 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 49 (8) EPÜ handschriftliche Änderungen in Schriftstücken, die die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung ersetzen, nicht mehr akzeptiert werden (Abl. EPA 2013, 603 ).

Die Beschwerdekammern wenden diese Praxis weithin nicht an. Für Anmeldervertreter und vermutlich auch die Prüferschaft des EPA bedeutet diese Praxis einen erheblichen Mehraufwand.

Aus persönlicher Praxis kann ich auch anfügen, dass das elektronische System des EPA zur Erstellung des elektronischen Druckexemplars schlicht nicht zuverlässig arbeitet. Bei einer R. 71(3) – Mitteilung, die ich vor einigen Tagen in der Hand hatte, hatte das EDREX-System des EPA auf zahlreichen von der Prüfungsabteilung bearbeiteten Seiten die erste Zeile abgeschnitten, so dass Korrekturen nach R. 139 EPÜ beantragt werden mussten.

Nach Gerüchten scheint die Amtsleitung des EPA nun zu überdenken, handschriftliche Änderungen wieder zuzulassen und somit zur alten Praxis zurückzukehren. Dies wäre erfreulich. Doch mag man sich nicht vorstellen, welche Geldsummen aus den von Anmeldern entrichteten, beim EPA sowieso sehr hohen Gebühren zur Entwicklung eines nicht zuverlässig funktionierenden Systems zur Erstellung des elektronischen Druckexemplars nutzlos aufgewendet wurden.

Die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung kann sich schon aufgrund der Amtsgebühren als kostspielige Angelegenheit erweisen. Noch ärgerlicher ist dies, wenn vor Einreichung der Teilanmeldung auch noch Kosten für die Stammanmeldung aufgewandt werden müssen, damit überhaupt eine vor dem EPA anhängige Anmeldung vorliegt, aus der geteilt werden kann.

Ein typisches Szenario für einen solchen Fall ist eine PCT-Anmeldung, bei der das EPA internationale Recherchenbehörde war, aber (wegen unterbliebener Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren im internationalen Verfahren) der internationale Recherchenbericht nur für einen Teil der Ansprüche erstellt wurde. Häufig wird der Anmelder Interesse haben, (nur) die in der internationalen Phase der PCT-Anmeldung nicht recherchierten Ansprüche weiterzuverfolgen. Dazu ist die Einreichung einer Teilanmeldung erforderlich (G 2/92).

Nach der Beschwerdekammerentscheidung J 18/09 kann eine Teilanmeldung zu einer PCT-Anmeldung erst dann eingereicht werden, wenn die PCT-Anmeldung wirksam in die regionale europäische Phase eingetreten ist. Wartet der Anmelder bis kurz vor Ablauf der 31-Monats-Frist zu, müssen insbesondere regelmäßig die Prüfungsgebühr und die Benennungsgebühr (und, falls keine Priorität beansprucht wurde, die Jahresgebühr für das dritte Jahr) gezahlt werden. Nur dann existiert überhaupt eine anhängige europäische Anmeldung, die die Möglichkeit zur Teilung eröffnet. Dies gilt auch dann, wenn die Stammanmeldung gar nicht weiterverfolgt werden soll. Da mit der Einleitung der europäischen Phase die Anmeldung unmittelbar in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergeht, kann die Prüfungsgebühr auch allenfalls teilweise nach Art. 11 b) GebO zurückerstattet werden.

In der Mitteilung des EPA vom 21.2.2013 über den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung stellt das EPA die Amtspraxis zur vorzeitigen Bearbeitung einer europäischen Phase aus einer PCT-Anmeldung dar. Danach müssen für die wirksame Aufhebung des Bearbeitungsverbots neben der Stellung des entsprechenden Antrags nach Art. 23(2) oder Art. 40(2) PCT nur diejenigen der in Regel 159 (1) EPÜ genannten Erfordernisse erfüllt werden, für die bei Einleitung der europäischen Phase oder bei Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung (je nachdem, was später erfolgt) die entsprechende Frist bereits abgelaufen ist.

Um die Kosten für die Einreichung einer Teilanmeldung zu reduzieren, wenn an der Weiterverfolgung der Stammanmeldung sowieso kein Interesse besteht, muss der Anmelder folglich vor Ablauf von sechs Monaten ab Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts und vor Fälligkeit der Jahresgebühr für das dritte Jahr (also frühestens 24 Monate nach dem Prioritätstag) die europäische Phase einleiten und einen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung nach Art. 23(2) oder Art. 40(2) PCT stellen. Dies führt zur Anhängigkeit einer europäischen Patentanmeldung, die geteilt werden kann, ohne dass für die Stammanmeldung die Prüfungsgebühr, die Benennungsgebühr und die Jahresgebühr für das dritte Jahr entrichtet werden muss. Bei Weiterverfolgung der Stammanmeldung müssen die Gebühren natürlich später entrichtet werden, nicht aber, wenn die Stammanmeldung nach Einreichung der Teilanmeldung sowieso nicht weiterverfolgt werden soll.

Durch die Einleitung der Phase vor dem Ablauf von 24 Monaten nach dem Prioritätstag kann der Anmelder in einem Fall, wie er der Entscheidung J 18/09 zugrunde lag, somit Amtsgebühren von derzeit insgesamt EUR 2565 (mit einer erwarteten Steigerung um ca. 5% im Jahr 2014) sparen. Der Preis, der dafür zu zahlen ist, ist eine gegenüber der Frist der Regel 159(1) EPÜ um maximal sieben Monate vorgezogene Entscheidung über die Einleitung der europäischen Phase.

Die Diskussion um den Zeitraum, in dem nach R. 36(1) a) und b) EPÜ eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, wurde nunmehr um eine weitere Facette bereichert: Das EPA hat in der Mitteilung des EPA vom 3.12.2012 nunmehr erläutert, dass eine Mitteilung nach Artikel 94(3) EPÜ die Frist der Regel 36(1) a) EPÜ dann nicht auslöst, wenn sie von einem Formalsachbearbeiter unter Verwendung des Formulars 2001A erlassen wurde. Derartige Formalbescheide, die auf die in der Stellungnahme zum Europäischen Recherchenbericht erhobenen Einwände Bezug nehmen, wurden zwischen 2005 und 2012 in Fällen versandt, in denen der Anmelder auf eine vor dem 1.4.2010 erstellte Stellungnahme zum Recherchenbericht nicht (freiwillig) geantwortet hatte.

Kurz gesagt läuft die Mitteilung des EPA vom 3.12.2012 darauf hinaus, dass nicht jede Mitteilung nach Artikel 94(3) EPÜ als Mitteilung der Prüfungsabteilung nach Artikel 94(3) EPÜ im Sinne der R. 36(1) EPÜ zu verstehen ist. Dies nämlich dann nicht, wenn die Mitteilung unter Verwendung eines Formblatts von einem Formalsachbearbeiter für die Prüfungsabteilung erlassen wurde.

Zum besseren Verständnis der Historie dieser Mitteilung, sei zur Historie der Regel 36(1) EPÜ an Folgendes erinnert:

– Der Verwaltungsrat hatte mit Beschluss vom 25. März 2009 Fristen zur Einreichung von Teilanmeldungen eingeführt, um einem angeblichen Missbrauch durch Ketten von Teilanmeldungen entgegenzuwirken. Die Fristen wurden nach der ursprünglich beschlossenen Fassung der R. 36(1)a) und b) EPÜ ausgelöst durch „Bescheide“ (deutschsprachige Fassung) bzw. „communications“ (englischsprachige Fassung) der Prüfungsabteilung.

– Diese Regelung führte zu erheblicher Rechtsunsicherheit, die sich in umfangreicher Kritik im Schrifttum widerspiegelt. Beispielsweise war unklar, ob auch die Mitteilung nach R 161/162 EPÜ, die auch von der Prüfungsabteilung erlassen wird, die Frist der Regel 36(1) EPÜ a.F. auslöst.

– Das EPA war in der Folge sehr darum bemüht, hier Klarheit zu schaffen. Dies gipfelte in fast humoristisch anmutenden Klarstellungsversuchen, dass eben nicht jede Mitteilung der Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach R. 36(1) EPÜ sei (siehe Mitteilung des EPA vom 20.8.2009, Buchst. a): „The Examining Division’s first communication is a communication under Article 94(3) and Rule 71(1), (2) EPC or, where appropriate, Rule 71(3) EPC.„) Für einen Überblick über die geäußerte Kritik siehe etwa Frischknecht und Kley in epi Information 3/2009 oder epi Information 1/2010.

– Erst durch einen weiteren Beschluss des Verwaltungsrates vom 26.10.2010 wurde die Situation durch eine klarere Fassung von R. 36(1) EPÜ verbessert. In der neuen (und derzeit geltenden Fassung) nimmt beispielsweise R. 36(1) a) EPÜ Bezug auf „the Examinin Division’s first communication under Article 94, paragraph 3, and Rule 71, paragraph 1 and 2, or Rule 71, paragraph 3„.

– Die oben genannte Mitteilung des EPA vom 3.12.2012 führt nun aus, dass – trotz des Wortlauts der R. 36(1) EPÜ – eine Mitteilung nach Artikel 94(3) EPÜ, die vom Formalsachbearbeiter für die Prüfungsabteilung unter Verwendung des Formblatts 2001A erlassen wurde, vom EPA nicht als fristauslösend für die Teilungsfrist der R. 36(1) EPÜ angesehen wird.

Auslöser für die Mitteilung des EPA vom 3.12.2012 war die Entscheidung J 9/10, in der sich die Juristische Beschwerdekammer damit zu befassen hatte, was der maßgebliche Zeitpunkt für den Beginn der Sachprüfung durch die Prüfungsabteilung für die Frage der Gebührenrückerstattung nach Art. 11 b) GebO ist. In dieser Entscheidung führt die Juristische Beschwerdekammer beispielsweise aus (J 9/10, r. 2.9): „It follows from the previous considerations that the communication of 28 May 2009 on EPO Form 2001A did not constitute an act of the examining division pertaining to the examination in accordance with Article 94(3) EPC.“

Die Mitteilung des EPA vom 3.12.2012 hat mehrere für die Praxis bedeutsame Konsequenzen:

a) Der Angabe im Register, wann der erste Bescheid ergangen ist, ist für die Berechnung der Frist nach R. 36(1) EPÜ keine zuverlässige Grundlage mehr. Im Register wird (derzeit) nicht differenziert zwischen Bescheiden nach Artikel 94(3) EPÜ, die von der Prüfungsabteilung selbst erlassen wurden, und solchen, die von einem Formalsachbearbeiter für die Prüfungsabteilung unter Verwendung des Formblatts 2001A erlassen wurde.

b) Bei bereits notierten Fristen nach R. 36(1) EPÜ wird immer im Einzelfall geprüft werden müssen, ob die Frist nach der in der Mitteilung des EPA vom 3.12.2012 dargelegten Praxis bereits abgelaufen ist oder sich verlängert, weil eine Mitteilung nach Artikel 94(3) EPÜ vom Formalsachbearbeiter für die Prüfungsabteilung unter Verwendung des Formblatts 2001A erlassen wurde.

c) Wird eine Teilanmeldung innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach der ersten Mitteilung der Prüfungsabteilung, aber später als zwei Jahre nach der vom Formalsachbearbeiter für die Prüfungsabteilung unter Verwendung des Formblatts 2001A erlassenen Mitteilung eingereicht, werden trotz allem Rechtsunsicherheiten bestehen, inwieweit sich diese Anmeldung oder ein darauf erteiltes Patent als rechtsbeständig erweist. Denn selbst wenn eine Mitteilung nach Artikel 94(3) EPÜ unter Verwendung des Formblatts 2001A nicht bedeutet, dass die Prüfungsabteilung mit der Sachprüfung begonnen hat (so J 9/10), bedeutet dies nicht, dass es sich dabei nicht doch um eine fristauslösende Mitteilung im Sinne der R. 36(1) EPÜ handeln kann. Klärung wird allenfalls durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern herbeigeführt werden können.

Bereits im Dezember letzten Jahres hat das EPA eine Mitteilung über die geänderte Regel 71 und die neue Regel 71a EPÜ veröffentlicht, die am 1. April 2012 in Kraft treten.

In der geänderten Regel 71 EPÜ sind die Absätze 3 bis 11 der alten Fassung durch neue Absätze 3 bis 7 ersetzt.

Die gravierendsten Änderungen betreffen den Fall, dass der Anmelder nicht mit der nach Regel 71 (3) EPÜ zur Erteilung mitgeteilten Fassung einverstanden ist.

Hatte der Anmelder nach der bisherigen Regel 71(4) EPÜ nur die Möglichkeit Änderungen nach Regel 137 (3) vorzunehmen oder Fehler nach Regel 139 zu berichtigen, so gibt die neue Regel 71 (6) EPÜ nun zusätzlich die Möglichkeit, an der letzten von ihm vorgelegten Fassung festzuhalten und entsprechende Argumente zu liefern. In diesem Fall erlässt die Prüfungsabteilung bei Zustimmung eine neue 71 (3) Mitteilung oder sie nimmt das Prüfungsverfahren wieder auf. Zwar war es auch bisher grundsätzlich möglich, der mit der Regel 71(3) mitgeteilten Fassung zu widersprechen, aber es war unklar was passiert, wenn bspw. die Prüfungsabteilung einen Hilfsantrag gewährt hat. In diesem Fall war nämlich der Anmelder nicht beschwert und der Hilfsantrag konnte als die vom Anmelder gebilligte Fassung verstanden werden.

Nach der geänderten Regel 71 ist es jetzt möglich, in solchen Fällen am Hauptantrag festhalten zu können, wenn die 71 (3) Mitteilung auf Grundlage eines Hilfsantrages erlassen wurden,da die oben genannte Mitteilung u.a. klarstellt:

„Die Reaktion des Anmelders auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ kann auch darin bestehen, die dort vorgeschlagene Fassung schlicht abzulehnen und keine Gebühren zu entrichten oder keine Übersetzungen einzureichen. Sofern die nachstehenden Kriterien zutreffen, wird die Anmeldung in solchen Fällen nach Artikel 97 (2) EPÜ wegen Nichtbeachtung des Artikels 113(2) EPÜ zurückgewiesen, weil keine vom Anmelder gebilligte Fassung vorliegt:

i) Die Prüfungsabteilung hat in der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ keine Änderungen oder Berichtigungen der Anmeldung vorgeschlagen,

ii) die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ wurde nicht auf der Grundlage eines Hilfsantrags erstellt, und

iii) der Anmelder hat mit seiner Ablehnung keine Änderungen oder Berichtigungen eingereicht.

Wenn eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, wird entweder die Prüfung wieder aufgenommen oder, falls die Anträge des Anmelders zu einer gewährbaren Fassung geführt haben, eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ versendet.“

Außerdem ist nun klargestellt, dass der Anmelder, wenn er der R. 71 (3) Fassung widerspricht, keine Gebühren bezahlen muss, sondern diese bezahlen kann. Wenn er sie freiwillig entrichtet, werden ihm diese nach der neuen Regeil 71a (5) EPÜ nach Erlass einer weiteren Regel 71 (3) Mitteilung angerechnet.

Weitere Informationen finden sich in der oben genannten Mitteilung.