Autor: Dr. Martin Meggle-Freund

BPatG, 25 W (pat) 13/14 – Farbmarke Rot – HKS 13 (Sparkassen-Rot)

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BPatG, Beschl. v. 8. Juli 2015 – 25 W (pat) 13/14 – Farbmarke Rot – HKS 13 (Sparkassen-Rot)

Amtliche Leitsätze:

1. Die bei einer Entscheidung zu § 8 Abs. 3 MarkenG relevante Frage der markenmäßigen Benutzung einer konturlosen Farbe, die nicht in Form einer stets wiederkehrenden einheitlichen Produktgestaltung, sondern im Zusammenhang mit den im vorliegenden Verfahren beanspruchten „Bankdienstleistungen für Privatkunden“ in unterschiedlichster Art und Weise verwendet wird (äußere Gestaltung von Bankzentralen und – filialen [Gebäude und Räume], von Briefpapier, von Geschäfts- und Werbeunterlagen und sonstigem Werbematerial), kann nicht isoliert von der Frage der Verkehrsdurchsetzung beantwortet werden. Eine nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung muss zwangsläufig auch zur Bejahung einer markenmäßigen Benutzung führen.

2. Dem Markeninhaber obliegt im Löschungsverfahren die Darlegungs- und Beweislast in Bezug auf die von ihm behauptete Verkehrsdurchsetzung zum Anmeldezeitpunkt auch dann, wenn die angegriffene Marke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist (im Anschluss an EuGH, GRUR 2013, 844 Rn. 62 ff. – Sparkassen-Rot; abw. BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 48 – ROCHER-Kugel; GRUR 2009, 669 Rn. 31 – Post II). Dies ergibt sich aus Normstruktur der maßgeblichen Vorschriften § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 und § 8 Abs. 3 MarkenG und dem allgemein anerkannten Beweislastgrundsatz, dass jeder Beteiligte die Beweislast für das Vorhandensein aller Voraussetzungen der ihm günstigen Norm trägt.

3. Soweit eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG geltend gemacht wird, unterliegen die tatsächlichen Umstände dem Beibringungs- und nicht dem Untersuchungsgrundsatz. Die aktuelle Verfahrensweise, wonach Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung regelmäßig durch die Anmelder bzw. Markeninhaber erholt werden, ist auch im Rahmen des Beibringungsgrundsatzes nicht vorgesehen. Diese Praxis birgt strukturelle Risiken in Form einer Einflussnahme der Auftraggeber auf die Gutachter. Solche Risiken werden durch eine ZPO-konforme Vorgehensweise nach §§ 404, 404 a ZPO vermieden.

4. Gegen die bislang übliche und in der Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts für die Prüfung von Markenanmeldungen (vgl. BlPMZ 2005, 245 ff., 255, 256) empfohlene Fragestellung bei Verbraucherbefragungen zur Ermittlung des Kennzeichnungsgrades, die auf Entscheidungen des Bundespatentgerichts zurückgeht (vgl. dazu u. a. Beschluss vom 14. Mai 2003, 29 W (pat) 108/01 = GRUR 2004, 61 – BVerwGE; unter dem Gliederungspunkt II., 3., 3.3), legt dem Befragten suggestiv nahe, entsprechende Zeichen als Unternehmenshinweis zu qualifizieren. Die mit einer solchen Fragestellung erzielten Kennzeichnungsgrade dürften tendenziell über den bei angemessen neutraler Fragestellung zu erzielenden Werten liegen.

Aus der Urteilsbegründung:

Die Verwendung von Farben als betrieblicher Herkunftshinweis auf bestimmte Anbieter ist, wie die Markenabteilung zu Recht festgestellt hat, im Bankensektor nicht festzustellen, zumal es eine sehr große Anzahl von Anbietern gibt, die sich angesichts der begrenzten Anzahl voneinander ohne weiteres unterscheidbarer Farben farblich gar nicht voneinander abgrenzen können, so dass auch aus diesem Grund von einer entsprechenden individuell betriebskennzeichnenden Gewöhnung des Verkehrs und von einem entsprechenden Verkehrsverständnis nicht ausgegangen werden kann. Bei dem konkreten streitgegenständlichen Rotton handelt es sich um einen gängigen Farbton, dessen Monopolisierung nicht zuletzt auch das Allgemeininteresse an der freien Verwendung der geringen Anzahl voneinander deutlich unterscheidbarer Farben entgegensteht.

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass sich die angegriffene Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG infolge einer markenmäßigen Benutzung (siehe dazu
nachfolgend c.) für die Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt und damit das Schutzhindernis der fehlenden
Unterscheidungskraft überwunden hätte, und zwar weder im Zeitpunkt der Anmeldung (siehe dazu nachfolgend e.) noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die
Beschwerde (siehe dazu nachfolgend f.). Dabei können entsprechende hinreichend gesicherte Erkenntnisse bei einer abstrakten Farbmarke letztlich nur aufgrund
eines demoskopischen Gutachtens getroffen werden (siehe dazu nachfolgend d.).

BGH, X ZR 101/13 – Polymerschaum II

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BGH, Urteil vom 9. Juni 2015 – X ZR 101/13 – Polymerschaum II

Amtliche Leitsätze:

a) Der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung muss eine Auslegung des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen, bei der dessen Sinngehalt und insbesondere der Beitrag, den ein streitiges Merkmal zum Leistungsergebnis der Erfindung liefert, zu bestimmen sind.

b) Von der Bestimmung des Erfindungsgegenstands kann nicht mit der Begründung abgesehen werden, ein Merkmal sei unbestimmt und (deshalb) zur Abgrenzung vom Stand der Technik ungeeignet (im Anschluss an BGH, Urteil vom 31. März 2009 – X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 – Straßenbaumaschine).

BGH, I ZR 88/14: internationale Zuständigkeit

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BGH, Urteil vom 15. Januar 2015 – I ZR 88/14

Amtliche Leitsätze:

a) Für eine Klage auf Zahlung von Maklerlohn ist eine internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte gemäß Art. 5 Nr. 1 Brüssel-I-VO unter dem Gesichtspunkt des Erfüllungsortes gegeben, wenn der Makler seine Leistungen in Deutschland erbracht hat.

b) Beruft sich der Kunde des Maklers darauf, der Maklervertrag stelle eine Verbrauchersache im Sinne von Art. 15 Abs. 1 Buchst. c Brüssel-I-VO dar, so dass eine ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte seines Wohnsitzlandes nach Art. 16 Abs. 2 Brüssel-I-VO in Betracht kommt, ist er dafür darlegungsund beweispflichtig, dass der Makler bei Abschluss des Maklervertrags seine Tätigkeit auf Verbraucher in seinem Wohnsitzland ausgerichtet hat.

c) Hat der Verbraucher zuständigkeitsleugnende Tatsachen zum Zeitpunkt der Einleitung des Klageverfahrens im Einzelnen dargelegt und bewiesen und hatte er bei Abschluss des Vertrags mit dem Makler keinen Anlass, Beweise hierfür zu sichern, obliegt es dem Makler, diesen Vortrag mit detailliertem Vorbringen zu bestreiten, wenn er sich auf in seiner Sphäre liegende zuständigkeitsbegründende Vorgänge beruft.

BGH, X ZR 43/13 – Rotorelemente

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BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13 – Rotorelemente

Amtliche Leitsätze:

a) Der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung muss die Ermittlung des Sinngehalts des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen.

b) Bei der Ermittlung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist auch ein für sich genommen eindeutiger Wortlaut nicht ausschlaggebend, wenn die Auslegung des Anspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der weiteren Patentansprüche ergibt, dass zwei im Patentanspruch verwendete Begriffe gegeneinander auszutauschen sind.

Aus der Urteilsbegründung:

Der Inhalt der Ursprungsunterlagen oder der Veröffentlichung der Anmeldung bleibt bei der Auslegung außer Betracht. Weder darf der Patentanspruch – zur Vermeidung einer unzulässigen Erweiterung – nach Maßgabe des ursprünglich Offenbarten ausgelegt werden (BGHZ 194, 107, Rn. 28 – Polymerschaum I), noch darf umgekehrt sein Sinngehalt dadurch ermittelt werden, dass dem Wortlaut des Patentanspruchs abweichende Formulierungen der Anmeldung gegenübergestellt werden. Allenfalls dann, wenn zweifelhaft bleibt, ob sich Patentanspruch und Beschreibung sinnvoll zueinander in Beziehung setzen lassen, darf die „Anspruchsgeschichte“ zur weiteren Klärung der Frage herangezogen werden, ob mit dem Anspruch ein Gegenstand unter Schutz gestellt worden ist, der von dem in der Beschreibung offenbarten abweicht oder hinter diesem zurückbleibt (BGHZ 189, 330, Rn. 25 – Okklusionsvorrichtung; BGHZ 194, 107, Rn. 28 – Polymerschaum I).

EPA, T 0037/12, Entscheidung vom 2.10.2014 – Handschriftliche Änderungen in der mündlichen Verhandlung

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T 0037/12, Entscheidung vom 2.10.2014 – Handschriftliche Änderungen in der mündlichen Verhandlung

Amtliche Leitsätze:

1. Bei Anwendung der Generalverweisung in Regel 99 (3) EPÜ ist nach deren Entstehungsgeschichte und Zweck im Einzelfall zu prüfen, ob und wie eine der Regeln, auf die verwiesen wird, auf einen bestimmten Sachverhalt anzuwenden ist.

2. Eine entsprechende Anwendung der Regeln 49 (8) und 50 (1) EPÜ auf Unterlagen, die während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht werden, würde der Verfahrensökonomie widersprechen und ist auch nicht aus anderen Gründen geboten.

3. Die Einführung von Regel 99 (3) EPÜ hat daher keinen Anlass gegeben, die jahrelang geübte Praxis aufzugeben, wonach in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichte Unterlagen gut lesbare handschriftliche Änderungen aufweisen dürfen.

Jahresgebühren für das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (EPEW)

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Die Jahresgebühren für das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (EPEW) berechnen sich nach der nun beschlossenen „True Top 4“-Lösung aus der Summe der Gebühren, die derzeit eine Anmeldung eines Patents beim EPA in den vier anmeldestärksten EU-Mitgliedsstaaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Niederlanden kosten würde.

EuG, T-395/14 und T-396/14: Das Gericht bestätigt die Eintragung der Form der Legofiguren als Gemeinschaftsmarke

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Gericht der Europäischen Union, PRESSEMITTEILUNG Nr. 71/15, Luxemburg, den 16. Juni 2015, Urteil in den Rechtssachen T-395/14 und T-396/14

Mit seinen heutigen Urteilen weist das Gericht die Klagen von Best Lock ab und bestätigt damit
die Entscheidungen über die Eintragung der Form der Legofiguren als Gemeinschaftsmarke.

BPatG, 3 ZA (pat) 2/15 zu 3 Ni 3/12 (EP) (KoF 44/14) – selbst (eigenhändig) durchgeführte Recherche

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BPatG, Beschl. v. 20. Mai 2015 – 3 ZA (pat) 2/15 zu 3 Ni 3/12 (EP) (KoF 44/14) – selbst (eigenhändig) durchgeführte Recherche

Amtliche Leitsätze:

Führt der Kläger eines Nichtigkeitsverfahrens eine Recherche nach einschlägigem Stand der Technik selbst (eigenhändig) durch, anstatt eine entgeltliche professionelle Recherche in Auftrag zu geben, so handelt es sich bei dem damit verbundenen Zeit- und Müheaufwand nicht um Kosten i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, sondern um allgemeinen Prozessaufwand i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO, der grundsätzlich nicht erstattet wird.

Soweit nach der Rechtsprechung (vgl. OLG Nürnberg MDR 2001, 1439), ausnahmsweise eine Erstattung von allgemeinem Prozessaufwand in Betracht kommt, etwa bei Unzumutbarkeit der Eigenleistung oder Fehlen der besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten zur sachgerechten Prozessführung, sind die zu § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO entwickelten Grundsätze über die Notwendigkeit von Kosten heranzuziehen, insbesondere das Kostenschonungsgebot und die Schadensminderungspflicht. Zudem ist der Partei ein erheblicher Zeitaufwand zuzumuten.

Jedenfalls bei einer mit einem völlig überzogenen Zeitaufwand selbst durchgeführten Recherche wird der damit verbundene Zeit- und Müheaufwand nicht erstattet.

BGH, I ZR 8/13 – UsedSoft III

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BGH, Urteil vom 11. Dezember 2014 – I ZR 8/13 – UsedSoft III

Amtliche Leitsätze:

a) Die Erschöpfung des Verbreitungsrechts an den Kopien eines Computerprogramms tritt unabhängig davon ein, ob der Rechtsinhaber der Veräußerung einer bestimmten Anzahl körperlicher Datenträger zustimmt oder ob er dem Anfertigen einer entsprechenden Anzahl von Kopien durch Herunterladen einer Kopie des Computerprogramms und dem Anfertigen weiterer Kopien von dieser Kopie zustimmt (Fortführung von BGH, Urteil vom 17. Juli 2013 – I ZR
129/08, GRUR 2014, 264 = WRP 2014, 308 – UsedSoft II).

b) Ist ein körperliches oder ein unkörperliches Vervielfältigungsstück eines Computerprogramms mit Zustimmung des Rechtsinhabers im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, ist die Weiterverbreitung aufgrund
der eingetretenen Erschöpfung des urheberrechtlichen Verbreitungsrechts ungeachtet einer inhaltlichen Beschränkung des eingeräumten Nutzungsrechts frei (Fortführung von BGH, Urteil vom 6. Juli 2000 – I ZR 244/97,
BGHZ 145, 7 – OEM-Version).

c) Hat der Ersterwerber eine Lizenz erworben, die die Nutzung der auf einem Server installierten Kopie des Computerprogramms durch mehrere Nutzer gestattet, kann sich der Nacherwerber der Kopie dieses Programms nur
dann mit Erfolg auf die Erschöpfung des Verbreitungsrechts an dieser Kopie berufen, wenn der Ersterwerber diese Kopie unbrauchbar gemacht hat. Hat der Ersterwerber dagegen eine Lizenz erworben, die die Nutzung mehrerer
eigenständiger Kopien des Computerprogramms erlaubt, kann sich der Nacherwerber von Kopien dieses Programms bereits dann mit Erfolg auf die Erschöpfung des Verbreitungsrechts an diesen Kopien berufen, wenn der
Ersterwerber eine entsprechende Anzahl von Kopien unbrauchbar gemacht hat.

d) Das dem Nacherwerber einer „erschöpften“ Kopie eines Computerprogramms durch § 69d Abs. 1 UrhG vermittelte Recht zu dessen bestimmungsgemäßer Nutzung kann nicht durch vertragliche Bestimmungen eingegrenzt
werden, die die Verkehrsfähigkeit des Computerprogramms beeinträchtigen. Bestimmungen eines Lizenzvertrages, die den Einsatz der Software auf einen bestimmten Nutzerkreis oder einen bestimmten Verwendungszweck
einschränken, regeln daher nicht die bestimmungsgemäße Nutzung des Computerprogramms im Sinne von § 69d Abs. 1 UrhG.

BPatG, 4 Ni 25/09 – Kostentragung bei streitgenössischer Nebenintervention

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BPatG, Beschl. v. 20. März 2013 – 4 Ni 25/09 – Kostentragung bei streitgenössischer Nebenintervention

Amtliche Leitsätze:

1. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG ermöglicht auch im Falle der nach Rücknahme der Nichtigkeitsklage entsprechend § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO auf Antrag zu treffenden isolierten Kostenentscheidung die Einbeziehung materiell-rechtlicher Billigkeitserwägungen.

2. Wird die Nichtigkeitsklage aufgrund einer ausschließlich zwischen den Hauptparteien getroffenen vergleichsweisen Vereinbarung unter Verzicht auf Kostenerstattungsansprüche des Beklagten gegenüber der Klägerin zurückgenommen, so ist der gegen die streitgenössische Nebenintervenientin gerichtete Kostenantrag auf anteilige Erstattung der außergerichtlichen Kosten zurückzuweisen.