Teilanmeldungen beim EPA – Möglichkeiten zur Gebühreneinsparung
Die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung kann sich schon aufgrund der Amtsgebühren als kostspielige Angelegenheit erweisen. Noch ärgerlicher ist dies, wenn vor Einreichung der Teilanmeldung auch noch Kosten für die Stammanmeldung aufgewandt werden müssen, damit überhaupt eine vor dem EPA anhängige Anmeldung vorliegt, aus der geteilt werden kann.
Ein typisches Szenario für einen solchen Fall ist eine PCT-Anmeldung, bei der das EPA internationale Recherchenbehörde war, aber (wegen unterbliebener Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren im internationalen Verfahren) der internationale Recherchenbericht nur für einen Teil der Ansprüche erstellt wurde. Häufig wird der Anmelder Interesse haben, (nur) die in der internationalen Phase der PCT-Anmeldung nicht recherchierten Ansprüche weiterzuverfolgen. Dazu ist die Einreichung einer Teilanmeldung erforderlich (G 2/92).
Nach der Beschwerdekammerentscheidung J 18/09 kann eine Teilanmeldung zu einer PCT-Anmeldung erst dann eingereicht werden, wenn die PCT-Anmeldung wirksam in die regionale europäische Phase eingetreten ist. Wartet der Anmelder bis kurz vor Ablauf der 31-Monats-Frist zu, müssen insbesondere regelmäßig die Prüfungsgebühr und die Benennungsgebühr (und, falls keine Priorität beansprucht wurde, die Jahresgebühr für das dritte Jahr) gezahlt werden. Nur dann existiert überhaupt eine anhängige europäische Anmeldung, die die Möglichkeit zur Teilung eröffnet. Dies gilt auch dann, wenn die Stammanmeldung gar nicht weiterverfolgt werden soll. Da mit der Einleitung der europäischen Phase die Anmeldung unmittelbar in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergeht, kann die Prüfungsgebühr auch allenfalls teilweise nach Art. 11 b) GebO zurückerstattet werden.
In der Mitteilung des EPA vom 21.2.2013 über den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung stellt das EPA die Amtspraxis zur vorzeitigen Bearbeitung einer europäischen Phase aus einer PCT-Anmeldung dar. Danach müssen für die wirksame Aufhebung des Bearbeitungsverbots neben der Stellung des entsprechenden Antrags nach Art. 23(2) oder Art. 40(2) PCT nur diejenigen der in Regel 159 (1) EPÜ genannten Erfordernisse erfüllt werden, für die bei Einleitung der europäischen Phase oder bei Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung (je nachdem, was später erfolgt) die entsprechende Frist bereits abgelaufen ist.
Um die Kosten für die Einreichung einer Teilanmeldung zu reduzieren, wenn an der Weiterverfolgung der Stammanmeldung sowieso kein Interesse besteht, muss der Anmelder folglich vor Ablauf von sechs Monaten ab Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts und vor Fälligkeit der Jahresgebühr für das dritte Jahr (also frühestens 24 Monate nach dem Prioritätstag) die europäische Phase einleiten und einen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung nach Art. 23(2) oder Art. 40(2) PCT stellen. Dies führt zur Anhängigkeit einer europäischen Patentanmeldung, die geteilt werden kann, ohne dass für die Stammanmeldung die Prüfungsgebühr, die Benennungsgebühr und die Jahresgebühr für das dritte Jahr entrichtet werden muss. Bei Weiterverfolgung der Stammanmeldung müssen die Gebühren natürlich später entrichtet werden, nicht aber, wenn die Stammanmeldung nach Einreichung der Teilanmeldung sowieso nicht weiterverfolgt werden soll.
Durch die Einleitung der Phase vor dem Ablauf von 24 Monaten nach dem Prioritätstag kann der Anmelder in einem Fall, wie er der Entscheidung J 18/09 zugrunde lag, somit Amtsgebühren von derzeit insgesamt EUR 2565 (mit einer erwarteten Steigerung um ca. 5% im Jahr 2014) sparen. Der Preis, der dafür zu zahlen ist, ist eine gegenüber der Frist der Regel 159(1) EPÜ um maximal sieben Monate vorgezogene Entscheidung über die Einleitung der europäischen Phase.