BPatG, 4 Ni 36/13 (EP) – Brustpumpe
BPatG, Urteil v. 3. Februar 2015 – 4 Ni 36/13 (EP) – Brustpumpe
Amtliche Leitsätze:
1. Losgelöst von der Frage, ob ein Nichtigkeitsangriff im Verfahren vor dem Bundespatentgericht wegen unzulässiger Erweiterung des aus einer Teilanmeldung hervorgegangenen EP-Patents auch darauf gestützt werden kann, dass das Streitpatent gegenüber dem Inhalt der Teilanmeldung erweitert ist, kann der Angriff jedenfalls nicht auf Änderungen der Teilanmeldung gestützt werden, die allein für die Beurteilung der Zulässigkeit nach Art. 76 EPÜ maßgeblich sind und auf den Gegenstand des aus der Teilanmeldung hervorgegangenen Streitpatents keinen Einfluss haben.
2. Es ist deshalb auch unbeachtlich, ob die ursprünglich eingereichten Patentansprüche der Teilanmeldung zulässig waren oder die Teilanmeldung aus anderen Gründen zurückzuweisen gewesen wäre.
3. Mängel der Teilanmeldung sind – wie auch andere Mängel eines Erteilungsverfahrens – mit der Patenterteilung geheilt (im Anschluss an BPatG Urt. v. 10.4.2014, 2 Ni 34/12; zu § 39 PatG: BGH GRUR 2003, 47 – Sammelhefter) und können nicht zur Nichtigerklärung der aus der Teilanmeldung resultierenden erteilten Patentansprüche führen (zum erweiterten Prüfungsumfang geänderter Patentansprüche nach Art. 76 EPÜ BPatG GRUR 2013, 609 – Unterdruckwundverband).
4. Eine ursprünglich durch den gesamten Inhalt der Stammanmeldung bereits als zur Erfindung gehörend offenbarte technische Lehre wird auch nicht dadurch unzulässig geändert, weil der Patentinhaber im Verfahren über die Teilanmeldung diese Lehre erstmals eigenständig unter Schutz stellt.
5. Die im Zusammenhang mit Ausführungsbeispielen einer erfindungsgemäßen Vorrichtung (hier Brustpumpe) offenbarten Vorrichtungsbestandteile (hier Deckel, Schale) können eigenständige Erfindungsgestände sein und müssen als solche weder auf die ausführungsgemäße konkrete Ausgestaltung noch auf den insoweit aufgezeigten konkreten Verwendungszusammenhang
festgelegt sein.
Aus der Urteilsbegründung:
Soweit sich die Klägerin auf eine unzulässige Erweiterung des Patentgegenstandes gegenüber dem Inhalt der Teilanmeldung abstellt, hat der Senat bereits Zweifel, ob die Klägerin sich insoweit überhaupt auf einen Nichtigkeitstatbestand berufen kann. Denn in Art. II § 6 Abs. 2 Nr. 3 Halbsatz 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c Halbsatz 2 EPÜ wird bestimmt, dass das EP-Patent „nur für nichtig erklärt werden kann, wenn…der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten ursprünglichen Fassung oder, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung…beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht“.
Zutreffend ist zwar, dass die Teilanmeldung eine eigenständige Anmeldung darstellt, für welche Art. 76 EPÜ besondere Anforderungen aufstellt. Hieraus folgt nach Überzeugung des Senats jedoch nicht zwingend, dass der Patentanspruch eines erteilten Patents zur Vermeidung einer Nichtigerklärung im Hinblick auf eine unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung zwei Tests bestehen muss: nämlich primär ggü. der Teilanmeldung und einer mit Art. 123 Abs. 2 EPÜ korrespondierenden Prüfung auf Erweiterung als eigenständige Anmeldung nach dem 1. Halbsatz der Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 Halbsatz 1IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ und ferner gegenüber der „früheren Anmeldung“ nach dem jeweiligen Halbsatz 2, also der ausdrücklichen Regelung für die Teilanmeldung. Eine derartige zweifache Prüfung und ein Verständnis kumulativer Anforderungen nach Halbsatz 1 und Halbsatz 2 entspricht zwar der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zu Art. 76 EPÜ und gründet auf dem Verständnis der Teilanmeldung als eigenständige Anmeldung, welche auch das Gebot nach Art. 123 Abs. 2 EPÜ zu beachten habe; auch in der Literatur wird diese Auffassung geteilt (Benkard/Schäfers Art. 123 Rn. 159; Teschemacher in Singer/Stauder, EPÜ, 6. Aufl., Art. 76 Rn. 12; Keukenschrijver/Busse PatG, 7. Aufl., § 39 Rn .77). Soweit diese Forderung jedoch ebenso im Rahmen der Überprüfung erteilter Patente Einspruchsverfahren nach dem insoweit mit Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ wortgleichen Art. 100 lit. c EPÜ herangezogen wird (vgl. Rspr. der Beschwerdekammern des Europäischen
Patentamts 2013, II.F.1, zu Art. 100c EPÜ S. 513; Benkard/Rogge/Ehlers EPÜ, 2. Aufl. 2012, Art. 100 Rn. 12; ferner Benkard/Dobrucki Art. 76 Rn. 9), erscheint dem Senat diese Folgerung jedenfalls im Rahmen des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ nicht zwingend. (so auch Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., Art. II § 6 IntPatÜG, Rn. 14, zum EP-Einspruchsverfahren § 21 Rn. 85; abweichend BGH Urt. v. 16.01.2014 – X ZR 78/12).
Insoweit spricht nicht nur der Gesetzeswortlaut gegen ein derartiges Verständnis, sondern auch die nur formale Selbständigkeit der Teilanmeldung als eigenständige Anmeldung, welche inhaltlich nur die Abspaltung eines Teils der Stammanmeldung mit identischem Anmeldetag darstellt. Auch zum nationalen Recht und der durch Teilungserklärung hervorgegangenen Teilanmeldung, welche gleichfalls zu einer abgespaltenen, formal selbständigen Anmeldung führt, wird in der wortgleichen Fassung des § 21 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 PatG nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Beleg dafür gesehen, dass auch insoweit für die Beurteilung einer unzulässigen Erweiterung des aus einer Teilanmeldung hervorgegangenen Patentgegenstandes allein der Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung maßgeblich ist (GRUR 1992, 38 – Straßenkehrmaschine; GRUR 1999, 148 – Informationsträger; zu gestuften Teilungen bzw. zur Kette von Teilanmeldungen G1/06 = ABL. 2008, 307; Melullis GRUR 2001, 971).