BGH: Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren

Im Beschluss X ZB 11/12 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren konnte sich der Bundesgerichtshof zur Erstattungsfähigkeit von Kosten im Patentnichtigkeitsverfahren äußern, die durch die Doppelvertretung (Patentanwalt und Rechtsanwalt) verursacht werden. Die wichtigsten Punkte der Entscheidung:

1. Der BGH ist der Auffassung, dass die Rechtsbeschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse des Patentgerichts statthaft ist. In der Kommentarliteratur war weithin die gegenteilige Auffassung vertreten worden (Benkard, 10 Aufl., § 84 Rn. 41; Schulte, 8. Aufl., § 84 Rn. 64).

Warum allerdings „[w]eder § 84 Abs. 2 noch § 99 Abs. 2 PatG … der Grundsatz entnommen werden [kann], dass eine Überprüfung des Kostenfestsetzungsbeschlusses in der Rechtsbeschwerdeinstanz in dieser Konstellation schlechthin ausgeschlossen sein soll“ (Rz. 14 des Beschlusses), bleibt im Dunkeln. Denn § 84 Abs. 2 S. 3 PatG nimmt die Rechtsbehelfe der ZPO im Kostenfestsetzungsverfahren ausdrücklich von der dynamischen Verweisung des § 84 Abs. 2 PatG aus und verweist auf die Spezialregelung des § 99 Abs. 2 PatG.

2. Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (Leitsatz). Entsprechend sind die Mehrkosten, die durch die Doppelvertretung entstehen, erstattungsfähig.

Einige Nichtigkeitssenate des BPatG (BPatG 1 ZA (pat) 14/11 oder BPatG 4 ZA (pat) 81/08) hatten teilweise deutlich strengere Kriterien für die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten entwickelt. Siehe beispielsweise Ziffer 2. der Entscheidungsgründe des Beschlusses BPatG 1 ZA (pat) 14/11: „Danach ist eine Doppelvertretung dann als nicht notwendig anzusehen, wenn trotz parallelem Verletzungsrechtsstreit keine zusätzlichen konkreten Umstände für ihre Erforderlichkeit dargetan werden, so z. B. wegen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten, welche über die fachliche Kompetenz eines Patentanwalts hinausgehen. Auch begründen weder die Abstimmung und Neuformulierung der Patentansprüche, noch deren Auslegung derartige Umstände, zumal der Patentanwalt durch seine spezielle Ausbildung hierzu regelmäßig in besonderer Weise geeignet ist.“