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BGH, Urteil vom 27. Juli 2021 – X ZR 61/20 – Zündlanze
Amtlicher Leitsatz:
Ein Arbeitgeber ist nach einer Mitteilung im Sinne von § 16 Abs. 1 ArbNErfG nur dann zur Übertragung des Rechts an den Arbeitnehmer verpflichtet, wenn dieser ein entsprechendes Verlangen innerhalb der in § 16 Abs. 2 ArbNErfG normierten Frist äußert. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber an seiner Absicht, die Schutzrechtsanmeldung bzw. das Schutzrecht aufzugeben, nicht mehr festhält.
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Der X. Senat des Bundesgerichtshofs hat in dem Urteil v. 26.11.2013 – Profilstrangpressverfahren entscheiden, dass das Verfahren vor der am DPMA errichteten Schiedsstelle nach dem ArbNEG die Verjährung der Ansprüche des Arbeitnehmererfinders in entsprechender Anwendung der Vorschrift des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB („Die Verjährung wird gehemmt durch die Veranlassung der Bekanntgabe des Güteantrags, der bei einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle oder, wenn die Parteien den Einigungsversuch einvernehmlich unternehmen, bei einer sonstigen Gütestelle, die Streitbeilegungen betreibt, eingereicht ist“) hemmt.
Die Vorinstanz hatte die entsprechende Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB noch verneint.
Die in der Literatur und auch von der Vorinstanz in Betracht gezogene Hemmung in analoger Anwendung von § 204 Abs. 1 Nr. 12 BGB (Hemmung durch Einreichung des Antrags bei einer Behörde, wenn die Zulässigkeit der Klage von der Vorentscheidung dieser Behörde abhängt) hatte der BGH abgelehnt. Die vom BGH bejahte Verjährungshemmung nach § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB analog hängt – anders als bei einer analogen Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 12 BGB – nicht davon ab, dass der Arbeitnehmererfinder innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Schiedsstellenverfahrens Klage erhebt.
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BGH, Urteil vom 5. Februar 2013 – X ZR 59/12 – Genveränderungen
Amtliche Leitsätze:
a) Zu den Einnahmen im Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG gehören nicht nur Geldzahlungen, die dem Dienstherrn aufgrund der Verwertung der Erfindung zufließen, sondern auch alle sonstigen geldwerten Vorteile, die der Dienstherr infolge der Verwertung erlangt.
b) Ein solcher Vorteil fließt dem Dienstherrn auch dann zu, wenn es ein Lizenznehmer auf eigene Kosten übernimmt, zu Gunsten des Dienstherrn ein Schutzrecht zu begründen, aufrechtzuerhalten oder zu verteidigen.
c) Zur Bewertung dieses Vermögensvorteils kann in der Regel auf die Kosten abgestellt werden, die dem Lizenznehmer für die Anmeldung, Erteilung, Aufrechterhaltung oder Verteidigung des Schutzrechts entstanden sind.
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In seinem Urteil in der Rechtssache X ZR 59/12 – Genveränderung konnte der X. Zivilsenat zu einer spezifischen Frage der Vergütung von Hochschulerfindern Stellung nehmen.
Mit der Reform des Arbeitnehmererfinderrechts aus dem Jahr 2002 wurden auch die Erfindungen von Hochschullehrern in den Anwendungsbereich des ArbNEG einbezogen. Zu den für die Hochschullehrer vorgesehenen Sonderregelungen gehört die besondere Vergütungsregelung des § 42 Nr. 4 ArbNEG: Der Vergütungsanspruch des Hochschulerfinders beträgt 30 % der vom Dienstherrn erzielten (Brutto-)Einnahmen. Im Vergleich zu typischen Vergütungsansprüchen von Arbeitnehmererfindern, die keine Hochschullehrer sind, stellt dies eine deutliche Besserstellung der Hochschulerfinder dar.
Nach dem Urteil in der Rechtssache X ZR 59/12 – Genveränderung sind „Einnahmen“ i.S.v. § 42 Nr. 4 ArbNEG nicht nur Geldzahlungen, sondern auch andere geldwerte Vorteile, die dem Dienstherrn zufließen. Bei dem dem Urteil zugrunde liegenden Sachverhalt waren dies die Kosten für die Ausarbeitung und Einreichung einer Patentanmeldung, die ein die Erfindung als Lizenznehmer verwertendes Unternehmen für den Dienstherrn des Hochschulerfinders übernommen hatte.
Der X. Zivilsenat führt aus, dass ein geldwerter Vorteil dem Dienstherrn auch dann zufließt, wenn es ein Lizenznehmer auf eigene Kosten übernimmt, zu Gunsten des Dienstherrn ein Schutzrecht zu begründen, aufrechtzuerhalten oder zu verteidigen. Während der Lebenszeit des Patents hat der Hochschullehrererfinder neben dem Vergütungsanspruch auf 30 % der dem Dienstherrn zufließenden Lizenzeinnahmen somit zusätzlich beispielsweise auch einen Vergütungsanspruch auf 30 % der vom Lizenznehmer übernommenen Jahresgebührenzahlungen.
Nach Auffassung des X. Zivilsenats besteht ein derartiger Vergütungsanspruch auch für die Einreichung von Patentanmeldungen sowie die Aufrechterhaltung und Verteidigung von Patenten im Ausland, obwohl dort keine Anmeldepflicht des Dienstherrn besteht (Rz. 31-32 des Urteils).
Etwas anderes gilt, wenn die Hochschule alle Rechte an einer Erfindung, einschließlich des Rechts auf Erteilung des Patents, an einen Dritten veräußert und dieser dann die Patentanmeldung auf seine Kosten ausarbeiten und in seinem Namen einreichen lässt. Die für die Anmeldung bzw. das Patent aufgewandten Kosten sind dann keine geldwerten Vorteile mehr, die dem Dienstherrn des Hochschulerfinders zufließen.
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OLG Karlsruhe Urteil vom 26.9.2012, 6 U 126/11
Amtlicher Leitsatz:
Das Recht zur Inanspruchnahme einer Diensterfindung ist kein Anwartschaftsrecht, sondern ein Recht eigener Art. Es handelt sich dabei um ein höchstpersönliches Recht des Arbeitgebers, das als solches nicht übertragbar, verpfändbar oder pfändbar ist, und damit nicht in die Insolvenzmasse fällt.
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BGH, Beschluss vom 12. Juni 2012 – X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack II
Amtliche Leitsätze;
a) Bei einem nach § 38 ArbEG unbezifferten Antrag auf Festsetzung einer angemessenen Erfindervergütung ist der Streitwert, soweit der Kläger nicht einen verbindlichen Mindestbetrag angegeben hat, in freier Schätzung nach § 3 ZPO festzusetzen, wobei grundsätzlich nach dem Betrag zu bemessen ist, den das Gericht aufgrund des Sachvortrags des Klägers als angemessen erachtet. Offensichtlich übertriebene Einschätzungen und Angaben insbesondere zu Umständen, über die der Beklagte erst Auskunft erteilen soll, haben dabei außer Betracht zu bleiben.
b) Zielt das Klagebegehren auf eine grundsätzlich abweichende rechtliche Beurteilung der Höhe einer angemessenen Vergütung, muss sich dieses Rechtsschutzziel im Streitwert niederschlagen. Dabei ist jedoch umso mehr Zurückhaltung geboten, desto fernliegender es erscheint, dass die rechtlichen Erwägungen des Klägers die Höhe des Vergütungsanspruchs maßgeblich bestimmen könnten.
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BGH, Urteil vom 6. März 2012 – X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack
Amtliche Leitsätze:
a) Die Vergütung einer Diensterfindungen ist nicht deshalb unangemessen, weil ihr nach der in der Vergütungsvereinbarung zur Bemessung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Erfindung gewählten Methode der Lizenzanalogie ein Erfindungswert zugrunde liegt, der erheblich geringer ist als der Gewinn, den der Arbeitgeber durch die Herstellung und den Vertrieb eines erfindungsgemäßen Produkts erwirtschaftet.
b) Auch die Bemessung der Vergütung eines an einer Hochschule beschäftigten Erfinders mit 30 % der durch die Verwertung der Erfindung erzielten Einnahmen hat keinen Einfluss auf die Ermittlung der angemessenen Vergütung eines Arbeitnehmers nach § 9 ArbEG.
c) Die Findung eines angemessenen Lizenzsatzes obliegt dem Tatrichter. Das Revisionsgericht kann nur prüfen, ob dieser von verfahrensfehlerfrei festgestellten Anknüpfungstatsachen ausgegangen ist und sämtliche erhebliche Gesichtspunkte in seine Gesamtwürdigung einbezogen und hierbei Erfahrungssätze und Denkgesetze beachtet hat.
d) Die Ermittlung der Analoglizenzgebühr aus dem Produkt von Nettoverkaufserlösen und angemessenem Lizenzsatz begründet nicht ohne weiteres deshalb eine erhebliche Unbilligkeit der Vergütungsvereinbarung, weil als Verkaufspreise bei Lieferungen an konzernangehörige Unternehmen vereinbarungsgemäß die konzerninternen Abgabepreise des Arbeitgebers anzusetzen sind.
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Amtlicher Leitsatz des Urteils des BGH vom 22. November 2011 – X ZR 35/09 – Ramipril II:
ArbNErfG § 9
Ein Anspruch auf Erfindervergütung kommt auch dann in Betracht, wenn bei der Verwertung eines auf eine gemeldete Diensterfindung zurückgehenden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das auf-grund des Beitrags einer weiteren Person der Patentanmeldung hinzuge-fügt worden ist und nicht bereits Gegenstand der Erfindungsmeldung war.
Aus der Entscheidungsbegründung:
Der Vergütungsanspruch eines Miterfinders hängt nicht davon ab, dass die wirtschaftliche Verwertung gerade wegen eines Bestandteils der erfindungsgemäßen Lehre erfolgt, der auf den Miterfinder zurückgeht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs richtet sich die Berechtigung eines Miterfinders dem Grunde und der Höhe nach vielmehr nach dem Beitrag, den dieser zu der Gesamterfindung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge im Verhältnis zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen ist.
Nichts anderes gilt für den Vergütungsanspruch eines Arbeitnehmermiterfinders. Auch dieser hat seinen Grund in der Beteiligung des Arbeitnehmermiterfinders an der (im Patent unter Schutz gestellten) erfinderischen Gesamtleistung. Deshalb ist es für das Bestehen des Vergütungsanspruchs nicht entscheidend, ob es sich bei den Merkmalen, die die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung begründen, gerade um solche handelt, die auf den Arbeitnehmermiterfinder zurückgehen. Vielmehr richtet sich auch der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmermiterfinders gegenüber dem Arbeitgeber dem Grunde und der Höhe nach nach dem Beitrag, den dieser zu der im Patent unter Schutz gestellten Gesamterfindung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen ist.
Die Bewertung der Einzelbeiträge erfolgt dabei nicht unter wirtschaftlichen, sondern unter technischen Gesichtspunkten im Hinblick darauf, welches Gewicht dem Beitrag im Lichte des Standes der Technik für das Zustandekommen der erfindungsgemäßen Lehre beizumessen ist. In diesem Zusammenhang kann der Umstand, dass ein wirtschaftlicher Erfolg der Erfindung insbesondere mit einem bestimmten Merkmal in Verbindung gebracht werden kann, allenfalls eine gewisse indizielle Bedeutung dafür haben, dass dieser Beitrag auch mit Blick auf die Entwicklung der technischen Lehre Gewicht hat.
Allerdings wird sich in der Regel schon ein Kausalzusammenhang zwischen wirtschaftlicher Verwertung der Erfindung und bestimmten Merkmalen nicht belegen lassen, da die patentierte Erfindung notwendigerweise jedenfalls mit allen denjenigen Merkmalen benutzt wird, die Eingang in den Hauptanspruch des Patents gefunden haben.