BGH X ZR 77/12 – Proteintrennung: Neuheit im Patentrecht

In der Leitsatzentscheidung BGH X ZR 77/12 – Proteintrennung bestätigt der Bundesgerichtshof im Grundsatz die schon aus der Olanzapin-Entscheidung bekannten Grundsätze zum Offenbarungsgehalt: Implizit offenbart ist nur das, was vom Fachmann als notwendig mitgelesen wird.

Der erkennende Senat ist im entschiedenen Fall zu der Überzeugung gelangt, dass in einer nachveröffentlichten Druckschrift ein Anspruchsmerkmal notwendig mitgelesen wird, da der entsprechende Verfahrensschritt, mit dem ein Präparat zur therapeutischen Anwendung haltbar gemacht wird, nach dem Vortrag und Beweisantritt der Nichtigkeitsklägerinnen in nur einer einzigen Weisen realisiert werden konnte. Die Nichtigkeitsbeklagte konnte etwaige Alternativverfahren jedenfalls nicht ausreichend substantiiert aufzeigen.

Die Entscheidung BGH X ZR 77/12 – Proteintrennung ist bereits das zweite vom Bundesgerichtshof erlassene Nichtigkeitsberufungsurteil zu demselben Patent. In der ersten Entscheidung BGH Xa ZR 10/07 hatte der Xa-Senat abweichend von der jüngeren Entscheidung erkannt, dass der Anspruch durch denselben Stand der Technik (!), der nun zur Vernichtung des Patents führte, nicht neuheitsschädlich getroffen ist. Der Verfahrensgang ist ein gutes Beispiel dafür, wie komplex sich selbst eine Neuheitsprüfung im Patentrecht gestalten kann.