EuGH zum Unterlassungsanspruch aus standardessenziellen Patenten (C-170/13)

Der EuGH hat die Vorlagefragen des LG Düsseldorf (Beschluss vom 21.03.2013 – 4b O 104/12) zur Verletzung standardessenzieller Patente im Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13 beantwortet. Ausgangspunkt des Vorlageverfahrens waren Unterschiede in den Bedingungen, unter denen sich ein angeblicher Verletzer auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen kann, die das LG Düsseldorf zwischen einer Pressemitteilung der Europäischen Kommission (Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 21.12.2012 über die Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen möglichen Patentmissbrauchs auf dem Mobiltelefonmarkt) und der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (BGH, Urteil vom 06.05.2009 – KZR 39/06 – Orange-Book-Standard) sah.

In seinem Urteil gibt der Gerichtshof sehr detaillierte Hinweise, wie sich der angebliche Verletzer verhalten muss, um sich erfolgreich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand aus FRAND-Bedingungen berufen zu können (Rn. 61-71 des Urteils vom 16. Juli 2015 – C-170/13 ).

Nur zwei Punkte seien hier hervorgehoben:
– Der angebliche Verletzer ist verpflichtet, eine Sicherheit für Benutzungshandlungen zu leisten, wenn er sich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen will (Rn. 67 des Urteils vom 16. Juli 2015 – C-170/13 ). Dies ist jedenfalls ähnlich zu der nach Orange-Book-Standard etablierten Praxis, nach der der angebliche Verletzer Lizenzgebühren an den Patentinhaber zahlen oder bei Gericht hinterlegen muss.
– Abweichend von zahlreichen Entscheidungen, die die deutschen Instanzgerichte basierend auf der Orange-Book-Standard-Entscheidung getroffen haben, bleibt es dem angeblichen Verletzer unbenommen, den Rechtsbestand des Patents anzugreifen. Teilweise hatten die deutschen Instanzgerichte bislang sogar die Auffassung vertreten, dass der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand abgeschnitten ist, wenn sich der angebliche Verletzer einen Angriff auf den Rechtsbestand des standardessenziellen Patents vorbehält (vgl. etwa LG Mannheim, Urteil vom 9. Dezember 2011 – 7 O 122/11, Rn. 125).